吳杏　周艷紅　李香波

摘 要 在涉及光學透鏡的權(quán)利要求中，采用開放式撰寫方式限定光學鏡頭結(jié)構(gòu)的情況十分普遍，本文通過一個光學透鏡領(lǐng)域的發(fā)明專利審查案例，對實用新型的開放式權(quán)利要求與發(fā)明的封閉式權(quán)利要求是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)提出了一些個人觀點。

關(guān)鍵詞 光學透鏡 開放式 封閉式 重復(fù)授權(quán)

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A

0引言

專利法第九條第一款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”，第二款規(guī)定“兩個以上的申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”。上述條款規(guī)定了不能重復(fù)授予專利權(quán)的原則。禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項專利權(quán)，是為了防止權(quán)利之間存在沖突。通常，第一款被稱為“禁止重復(fù)授權(quán)原則”， 第二款被稱為“先申請原則”，二者是專利法框架下對于專利權(quán)的排他性和專有性的本質(zhì)屬性作出限制的重要審查原則。對于同日申請的發(fā)明和實用新型而言，當實用新型已經(jīng)獲得授權(quán)，發(fā)明也滿足授權(quán)條件的時候，判斷發(fā)明與實用新型是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的第一步即是要確定出發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷谋Ｗo范圍。如何判斷權(quán)利要求的保護范圍是否相同這在實質(zhì)審查過程中是一個難點，目前的普遍做法是要求完全一樣或者存在保護范圍完全一致的并列技術(shù)方案，權(quán)利要求的保護范圍只要稍微有點區(qū)別，就會判定為非重復(fù)授權(quán)。

通常，開放式權(quán)利要求采用“包含”、“包括”、“主要由什么組成”的表達方式，其解釋為還可以含有權(quán)利要求中沒有涉及的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟。封閉式的權(quán)利要求采用“由什么組成”的表達方式，其一般解釋為不含有該權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟。光學透鏡領(lǐng)域是一個非常特殊的領(lǐng)域，透鏡系統(tǒng)通常采用透鏡的結(jié)構(gòu)參數(shù)，如每一個透鏡表面的曲率半徑或者面型、表面間距等，結(jié)合透鏡系統(tǒng)的各光學性能參數(shù)如系統(tǒng)中每一片透鏡的焦距、整個透鏡系統(tǒng)的焦距能夠達到的像差條件等以及參數(shù)之間的滿足的關(guān)系等進行描述和限定。在涉及透鏡的發(fā)明創(chuàng)造的撰寫時，開放式的權(quán)利要求撰寫方式可以表達為：一種變焦鏡頭，包括（包含）具有正屈折力的第一透鏡組、具有負屈折力的第二透鏡組，……， 封閉式的權(quán)利要求撰寫方式可以表達為：一種變焦鏡頭，由具有正屈折力的第一透鏡組、具有負屈折力的第二透鏡組，……，組成。通常對于兩種不同撰寫方式是否會導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)存在不同的操作方式，目前還存在爭議。

本文主要圍繞專利法第九條第一款對應(yīng)的情況“同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上的專利申請”來展開，從透鏡領(lǐng)域?qū)彶閷嵺`中遇到的實際案例出發(fā)，提出一點實用新型的開放式權(quán)利要求與發(fā)明的封閉式權(quán)利要求是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的見解。

1案例分析

1.1案情簡介

本申請在申請發(fā)明專利的同時還同日申請了實用新型專利，且已被授予專利權(quán)的實用新型專利與同日提交的發(fā)明專利的保護范圍相同。

同日提交的發(fā)明的權(quán)利要求1、4如下：

1一種魚眼鏡頭，包括靠近物側(cè)且具有負光焦度的第一透鏡組，靠近成像面且具有正光焦度的第二透鏡組，及設(shè)于所述第一透鏡組和所述第二透鏡組之間的光闌，其特征在于， 所述第一透鏡組從物側(cè)到成像面依次包括具有負光焦度且凹面朝向成像面的彎月型第一透鏡、第二透鏡和第三透鏡；所述第二透鏡組從物側(cè)到成像面依次包括具有正光焦度的雙凸第四透鏡、第五透鏡及具有負光焦度且凹面朝向物側(cè)的彎月型第六透鏡，所述第五透鏡和所述第六透鏡膠合組成具有正光焦度的透鏡元件；所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡及所述第六透鏡都為玻璃球面鏡片，且各個透鏡的光學中心位于同一直線上。

4根據(jù)權(quán)利要求1所述的魚眼鏡頭，其特征在于，所述魚眼鏡頭滿足條件式：0.3<<0.55，其中， 2表示所述第二透鏡組的光焦度， 表示整個所述魚眼鏡頭的光焦度。

審查員一通指出權(quán)利要求1、3、6-10不具有創(chuàng)造性，同時指出權(quán)利要求1得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，通知書評述內(nèi)容節(jié)選如下：權(quán)利要求1中給出了“包括”第一至第六透鏡，而依據(jù)說明書的內(nèi)容，本申請的魚眼鏡頭都是由六個透鏡構(gòu)成來實現(xiàn)光學鏡頭的小型化和提升成像品質(zhì)，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可知，在透鏡組中，透鏡的個數(shù)對整個透鏡的性能和光路有著很大的影響，因此，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法從說明書充分公開的內(nèi)容中得到由其它數(shù)量的透鏡構(gòu)成的魚眼鏡頭是否也能達到小型化和提升成像品質(zhì)的效果，因此權(quán)利要求1沒有得到說明書的支持，不符合說明書第26條第4款的規(guī)定。

申請人在答復(fù)一通時克服了創(chuàng)造性的問題，并將未進行創(chuàng)造性評述的權(quán)利要求4合并至權(quán)利要求1，同時將權(quán)利要求1從開放式權(quán)利要求修改為了封閉式權(quán)利要求，新修改的權(quán)利要求如下1：

1一種魚眼鏡頭，由靠近物側(cè)且具有負光焦度的第一透鏡組，靠近成像面且具有正光焦度的第二透鏡組，及設(shè)于所述第一透鏡組和所述第二透鏡組之間的光闌組成，……。

1.2案情分析

針對本案，申請人同日提交了保護范圍相同的發(fā)明和實用新型，實用新型已經(jīng)獲得授權(quán)。同日提交的權(quán)利要求為開放式權(quán)利要求，采用了“包括”的表達方式，而發(fā)明修改后的權(quán)利要求已經(jīng)由“包括”修改為“由…組成”的表達方式，此時的發(fā)明與實用新型的保護范圍，即發(fā)明的權(quán)利要求1的保護范圍與實用新型的權(quán)利要求4的保護范圍是否一致，發(fā)明與已經(jīng)授權(quán)的實用新型是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)呢？

觀點一：雖然實用新型采用的是開放式的權(quán)利要求的撰寫方式，但是其說明書中所有實施例均是六片透鏡的結(jié)構(gòu)，已經(jīng)授權(quán)的實用新型實質(zhì)上也存在得不到說明書的支持的缺陷，同日申請的發(fā)明與實用新型的權(quán)利要求書、說明書、附圖均相同，發(fā)明與實用新型實質(zhì)上保護的同樣的發(fā)明創(chuàng)造，二者應(yīng)該理解為是相同的發(fā)明創(chuàng)造，發(fā)明與實用新型構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。

觀點二：審查指南中明確指出，為了避免重復(fù)授權(quán)，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應(yīng)當將兩件發(fā)明或者實用新型專利申請或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或者專利文件的全部內(nèi)容進行比較。目前的發(fā)明權(quán)利要求已經(jīng)由開放式改為封閉式，與實用新型的保護范圍不同，構(gòu)成了區(qū)別，因此不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。

2筆者的觀點

（1）從審查的角度來講，透鏡領(lǐng)域是一個很特殊的技術(shù)領(lǐng)域，“包括”在此處的理解不應(yīng)等同于常規(guī)的“包括”，“包括”不僅可能包括平板玻璃、濾光片這類不具有屈折力的光學元件，還可能包括具有屈折力類，如還具有權(quán)利要求中包括的透鏡結(jié)構(gòu)以外的其他透鏡來影響整個透鏡系統(tǒng)的光學性能。審查員應(yīng)當充分站位于本領(lǐng)域技術(shù)人員，從權(quán)利要求的撰寫方式出發(fā)，客觀判斷分析權(quán)利要求間的透鏡結(jié)構(gòu)對應(yīng)關(guān)系，將有助于判斷開放式權(quán)利要求的實質(zhì)保護范圍。

參看申請日提交的發(fā)明的權(quán)利要求4，權(quán)利要求的撰寫包括對前后透鏡組的具體面型的限定，還進一步限定了后透鏡組與整體鏡頭的光焦度的比值范圍，也就是說權(quán)利要求既包含結(jié)構(gòu)限定還包含結(jié)構(gòu)參數(shù)限定，通過對說明書中背景技術(shù)的解讀可知，現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展狀況是，魚眼鏡頭的基本結(jié)構(gòu)主要包括前透鏡組和后透鏡組，前透鏡組為具有很大負光焦度的彎月型透鏡，后透鏡組為復(fù)雜化的正光焦度的透鏡組?，F(xiàn)有技術(shù)中的魚眼鏡頭的鏡片數(shù)量較多如十片左右，造成魚眼鏡頭整體體積較大，成本高，加工難度大。本發(fā)明的魚眼鏡頭保持了基本的前負后正以及前透鏡組為彎月型的透鏡結(jié)構(gòu)，對現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻點體現(xiàn)為權(quán)利要求4限定的技術(shù)特征。說明書中指出“所述第二透鏡組的光焦度 2與所述魚眼鏡頭的光焦度 的比值范圍為：0.3<< ，其中， 2表示所述第二透鏡組的光焦度， 表示整個所述魚眼鏡頭的光焦度。此條件限制了所述第二透鏡組具有正光焦度，主要用于將經(jīng)過所述第一透鏡片組的光線會聚于成像面上，同時平衡所述魚眼鏡頭的畸變像差”，這一限定給出了該魚眼鏡頭的整體結(jié)構(gòu)參數(shù)與某一鏡頭組的結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的關(guān)系，這樣一來，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期權(quán)利要求4請求保護的魚眼鏡頭的結(jié)構(gòu)和技術(shù)效果，這樣的參數(shù)限定使得權(quán)利要求4記載的第一透鏡組、第二透鏡組的結(jié)構(gòu)被限定在一個合理的范圍內(nèi)，如實體現(xiàn)了申請人的發(fā)明構(gòu)思，相當程度上排除了還包含其他不可預(yù)知結(jié)構(gòu)的可能性，也就是說，權(quán)利要求4中限定的第一、第二透鏡組的透鏡片數(shù)實質(zhì)上應(yīng)理解為就是六片，因此，與發(fā)明同日提交的實用新型雖采用了開放式權(quán)利要求的撰寫方式，但是其實質(zhì)上與采用封閉式撰寫的權(quán)利要求的保護范圍應(yīng)理解為是一致的，即與發(fā)明的保護保護范圍應(yīng)理解為是相同的，與發(fā)明構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。

（2）從申請人的角度來講，由于是同一申請人同日提交的兩件一樣的申請，所有申請文件均相同，毫無疑問，本質(zhì)上二者的保護范圍是相同的。初審審查員由于對實用新型只進行初步審查，未進行實質(zhì)審查，不管是何種審查制度，兩件申請本質(zhì)存在的問題是一樣的，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，二者的保護范圍并不因為撰寫方式的不同而具有實質(zhì)的不同，且根據(jù)說明書的內(nèi)容來看，二者要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果也是相同的，實質(zhì)上是保護范圍相同的權(quán)利要求，構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。

（3）從侵權(quán)的角度來講，假設(shè)發(fā)明與實用新型是由不同申請人同日提交的專利申請，如實用新型由申請人A提交，并且獲得授權(quán)，而發(fā)明由申請人B提交，并且在實用新型獲得授權(quán)后才公開。在發(fā)明也滿足授權(quán)的情況下，判定兩個權(quán)利要求是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，筆者認為對于保護范圍的確定并不只是文字上的不同，最終應(yīng)該取決于對權(quán)利要求的解釋。如果解釋的權(quán)利要求保護范圍相同，則應(yīng)當認定為是重復(fù)授權(quán)。2001年的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條第1款明確指出：“發(fā)明或者實用新型的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的保護范圍為準，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征以及基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”，由此可見，在后續(xù)程序中，也是以技術(shù)方案的實質(zhì)來判斷保護范圍，而不是簡單的文字判斷。此外，對于發(fā)明與實用新型原始權(quán)利要求存在不清楚的情形，發(fā)明經(jīng)過實質(zhì)審查克服了不清楚的缺陷，實用新型未經(jīng)過實質(zhì)審查，在權(quán)利要求還存在不清楚時即獲得授權(quán)，雖然二者文字記載不一致，但是在判斷是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)時，應(yīng)依據(jù)說明書中的清楚記載的技術(shù)方案對權(quán)利要求的保護范圍進行解釋，因此仍然認為實用新型與發(fā)明構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。針對如上情況，顯然兩者對于權(quán)利要求的解釋應(yīng)該是相同的，即保護范圍是相同的，因此二者構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。

對于發(fā)明和實用新型是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的審查，筆者建議如下：

（1）加強審查各個階段與后續(xù)程序的銜接性，審查員在實際操作中應(yīng)該遵照指南進行審查，但是也不應(yīng)該閉門造車，也不能僅僅局限于實質(zhì)審查，還應(yīng)該貫穿于專利權(quán)有效過程中，突破字面意義的審查標準，把握發(fā)明實質(zhì)，爭取與前審、后審以及后續(xù)程序的處理辦法保持一致，節(jié)約社會資源。

（2）統(tǒng)一審查標準，對于開放式權(quán)利要求與封閉式權(quán)利要求的同日申請是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)在特定領(lǐng)域應(yīng)該達成統(tǒng)一標準，這樣在與申請人溝通的過程中，都能夠得到準確唯一的信息，從而不斷優(yōu)化申請質(zhì)量，改善目前我國申請文件質(zhì)量參差不齊的局面。

作者簡介：吳杏（1989-），女，湖北黃岡人，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心光電技術(shù)發(fā)明審查部光學醫(yī)療室，碩士研究生，審查員，研究實習員。周艷紅（1984-），湖北武漢人，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心光電技術(shù)發(fā)明審查部光學醫(yī)療室，審查員，研究實習員。李香波（1984-），女，湖南長沙人，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心光電技術(shù)發(fā)明審查部光學醫(yī)療室，碩士研究生，室主任，助理研究員。備注：第二作者對本文的貢獻與第一作者相同。

參考文獻

[1] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南，2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2013：149，167-169.

[2] 孫平.重復(fù)授權(quán)審查標準的思考[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2010（04）：58-63.

[3] 劉士奎.從一個發(fā)明專利審查案例看重復(fù)授權(quán)的處理[J].中國發(fā)明與專利，2014（03）：69-71.