廣東哲力知識產(chǎn)權(quán)集團知識產(chǎn)權(quán)律師 高玉光

知識產(chǎn)權(quán)問題日益受到玩具企業(yè)的重視。知識產(chǎn)權(quán)是權(quán)利人投入一定人力、物力、財力進行創(chuàng)造的智力成果。該智力成果一旦產(chǎn)生，就會獲得法律上各種形式的保護。而侵權(quán)人是創(chuàng)新驅(qū)動社會發(fā)展的負能量，惡意侵權(quán)會阻礙創(chuàng)新的動力，國家正在逐步加大知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰力度。

知識產(chǎn)權(quán)糾紛表面上看是侵權(quán)維權(quán)糾紛，實質(zhì)上是市場利益的博弈及不同價值觀之間的較量。筆者作為知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)律師，謹以親身經(jīng)歷的幾個案例，分別從原告及被告的角度分析及解讀知識產(chǎn)權(quán)糾紛“攻防大戰(zhàn)”中的一些關(guān)鍵策略，旨在保護真正創(chuàng)新，保護各方的合法權(quán)益。

案例一 權(quán)利競合多重保障

日前，筆者代理了一個玩具著作權(quán)侵權(quán)糾紛。案情為：廣州A公司生產(chǎn)銷售了一款“長頸鹿”玩具（如下圖所示，以下簡稱“涉案玩具”），該涉案玩具為彈性橡膠材質(zhì)，適合兒童玩耍。

該款涉案玩具原被法國B公司在中國申請了外觀設(shè)計專利（以下簡稱“C專利”），C專利因為未繳納年費已經(jīng)失效。C專利失效后，A公司依據(jù)該失效的C專利開始生產(chǎn)并銷售款式相同的玩具。之后，B公司給A公司發(fā)來《律師函》，表示A公司生產(chǎn)銷售的涉案玩具涉嫌侵犯了B公司對涉案玩具享有的著作權(quán)。隨同上述《律師函》一同發(fā)來的還有一份《著作權(quán)登記證書》，該證書顯示著作權(quán)人是B公司。A公司以行為合法為由拒絕了B公司要求停止“侵權(quán)”的要求，B公司遂以A公司涉嫌侵犯其著作權(quán)為由將后者告上法庭，要求停止侵權(quán)并賠償損失。中國和法國都是《伯爾尼公約》的成員國。

本案屬于外觀設(shè)計專利與著作權(quán)“競合”的典型案例。實踐當(dāng)中，國內(nèi)外已經(jīng)發(fā)生過多起類似權(quán)利競合侵權(quán)案例，而各地法院的裁判及觀點不盡相同。

浙江地區(qū)和廣東地區(qū)法院認為外觀設(shè)計專利權(quán)終止后就進入了公有領(lǐng)域，任何人都可以實施，故他人對該外觀設(shè)計的實施不構(gòu)成對著作權(quán)的侵犯。而江蘇地區(qū)法院認為權(quán)利人同時擁有專利權(quán)和著作權(quán)，在外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，他人實施該外觀設(shè)計的行為仍會構(gòu)成對著作權(quán)的侵害。但所有法院包括最高法院都一致認為：“在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)，一種客體可能同時屬于多種知識產(chǎn)權(quán)的保護對象，其中一種權(quán)利的終止并不當(dāng)然導(dǎo)致其他權(quán)利同時也失去效力?！?/p>

原告策略分析：

一種權(quán)利客體可以包含多種知識產(chǎn)權(quán)，多種知識產(chǎn)權(quán)可以并行不悖。本案原告對涉案玩具申請過外觀設(shè)計專利；對“長頸鹿”玩具的設(shè)計底稿或者美術(shù)作品進行了著作權(quán)登記；對于玩具創(chuàng)新性功能或結(jié)構(gòu)申請了實用新型專利；對于玩具的生產(chǎn)方法申請了發(fā)明專利；對于玩具的材質(zhì)，權(quán)利人經(jīng)過研發(fā)添加了秘密配方，使得該玩具具有防火功能，則以商業(yè)秘密予以保護；對于玩具類商品，原告申請注冊了商標；如果經(jīng)過長期經(jīng)營，該玩具已經(jīng)構(gòu)成知名商品，則原告可能同時享有知名商品特有名稱權(quán)、包裝及裝潢權(quán)等等。如是，涉案玩具將獲得全方位立體保護，在保護空間和時間上將獲得極大延展。

原告在一款產(chǎn)品上申請或者持有多種知識產(chǎn)權(quán)，藉此構(gòu)建起多重保障，同時擁有多種“武器”鞏固自己的權(quán)益和市場利益，此為原告的知識產(chǎn)權(quán)全方位立體保護策略！

案例二 螳螂捕蟬黃雀在后

廣東S公司擁有下圖所示的“鯊魚寶寶”玩具外觀設(shè)計專利權(quán)（以下簡稱“涉案專利”），該專利申請日在2017年年初。2017年下半年，S公司一紙訴狀將廣東Q公司告上法庭，起訴后者制造、銷售、許諾銷售涉嫌侵犯其涉案專利的產(chǎn)品，并要求后者停止侵權(quán)、賠償損失。Q公司委托筆者作為代理律師辦理此案。筆者接受委托之后，通過專利數(shù)據(jù)庫進行檢索，發(fā)現(xiàn)一款在先外觀設(shè)計專利（如上圖所示），該在先設(shè)計的申請日為2016年，構(gòu)成了涉案專利的現(xiàn)有設(shè)計。

原告涉案專利

現(xiàn)有設(shè)計

被告策略分析：

當(dāng)遭受原告的維權(quán)行動時，涉嫌專利侵權(quán)的被告可采用多種合法合理的“防御”措施進行對抗，其中比較重要也是最為常用的手段便是“現(xiàn)有設(shè)計”抗辯。

現(xiàn)有設(shè)計是指在申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計。根據(jù)我國專利法第二十三條的規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計?，F(xiàn)有設(shè)計抗辯是指，在外觀設(shè)計專利糾紛中，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計與一項現(xiàn)有設(shè)計相同或無實質(zhì)性差異，則被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計構(gòu)成現(xiàn)有設(shè)計，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)。也就是說，現(xiàn)有設(shè)計抗辯是針對專利權(quán)人提起的侵權(quán)之訴所主張的一種不侵權(quán)抗辯。

本案中，被告的涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有設(shè)計基本一致，當(dāng)然與涉案專利也高度相像，根據(jù)專利法的上述規(guī)定，被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。由于我國的外觀設(shè)計授權(quán)采用初步審查的方式，授權(quán)外觀設(shè)計的新穎性、創(chuàng)造性未予實質(zhì)審查，在這種情況下，一些外觀設(shè)計專利存在不當(dāng)授權(quán)的可能。當(dāng)遭遇原告起訴時，被告應(yīng)該委托專業(yè)人士積極應(yīng)對，如果能檢索到類似本案的現(xiàn)有設(shè)計，則被告除了證明不構(gòu)成侵權(quán)之外，還可以對原告“大舉反攻”，即用檢索到的現(xiàn)有設(shè)計作為證據(jù)到國家知識產(chǎn)權(quán)局針對原告的涉案專利提起無效申請。如果涉案專利被無效掉，則被告從根源上消除了侵權(quán)隱患。原告專利被無效掉，則可謂“得不償失”。

案例三 抽絲剝繭全身而退

廣東D公司是生產(chǎn)兒童鋼琴玩具的廠家，其中一款鋼琴玩具申請了外觀設(shè)計專利（如下左圖所示）。其后，D公司發(fā)現(xiàn)廣東F公司也生產(chǎn)銷售類似鋼琴玩具產(chǎn)品（如下右圖所示），D公司取證之后將F公司告上法庭，要求后者停止侵權(quán)并賠償損失。

侵權(quán)分析：

將被訴產(chǎn)品與涉案專利單獨進行比對，具體如下：

兩者相同點：

1.玩具鋼琴面的圓弧形狀相同；2.琴鍵的排列相同；3.鋼琴腿的數(shù)量相同；4.鋼琴腿部的形狀相似；5.鋼琴整體結(jié)構(gòu)及布局相同。

兩者不同點：

1.鋼琴面的圖案不同：涉案專利是一只蝴蝶，被訴產(chǎn)品是一只蜻蜓；2.鋼琴腳的形狀不同：涉案專利是“馬蹄”狀，被訴產(chǎn)品是圓弧狀。

雙方爭議的焦點問題是被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計與涉案專利設(shè)計是否相似？

專利產(chǎn)品各視圖

被訴侵權(quán)產(chǎn)品各視圖

如果根據(jù)最高人民法院的相關(guān)觀點：被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利產(chǎn)品的外觀設(shè)計在玩具鋼琴體的整體形狀、琴體各組成部分的形狀以及布局方式上的基本相同, 相比其他設(shè)計特征對于外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響。被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利設(shè)計雖然在裝飾圖案上存在差異，但二者均為昆蟲圖案，圖案的題材相同，在玩具鋼琴體的裝飾布局上也基本相同，被訴侵權(quán)設(shè)計實質(zhì)采用了涉案專利設(shè)計的設(shè)計方案。被訴產(chǎn)品以蜻蜓圖案替換涉案專利設(shè)計的蝴蝶圖案，這種簡單替換所導(dǎo)致的差異對于整體視覺效果的影響是局部的、細微的，以一般消費者的知識水平和認知能力來判斷，該差異不足以將被訴侵權(quán)設(shè)計和涉案專利設(shè)計區(qū)分開來，對于判斷被訴侵權(quán)設(shè)計和涉案專利設(shè)計在整體視覺效果上構(gòu)成近似無實質(zhì)性影響。即本案的初步結(jié)論是構(gòu)成侵權(quán)。

但是，被告及其代理律師通過專利檢索，查找到了一款在先設(shè)計（如下圖所示），并且被告藉此作為證據(jù)向國家知識產(chǎn)權(quán)局針對涉案專利提起無效申請。

在先設(shè)計

無效分析：

將在先設(shè)計與涉案專利單獨進行比對，具體如下：

兩者相同點：

1.玩具鋼琴面的圓弧形狀相同；2.琴鍵的排列相同；3.鋼琴腿的數(shù)量相同；4.鋼琴整體結(jié)構(gòu)及布局相同。

兩者不同點：

1.鋼琴面圖案不同：涉案專利是一只蝴蝶，在先設(shè)計是一只蒼鷹；2.鋼琴腿形狀不同：涉案專利是仿“馬蹄”狀，在先設(shè)計是腿部圓柱體、腳部圓錐體狀。

如果仍然參照前述最高人民法院的觀點，上述差異不足以將在先設(shè)計和涉案專利設(shè)計區(qū)分開來，對于判斷在先設(shè)計和涉案專利設(shè)計在整體視覺效果上構(gòu)成近似無實質(zhì)性影響，即涉案專利屬于現(xiàn)有設(shè)計，具有被無效的可能。

在專利復(fù)審委主持的口審過程中，專利權(quán)人為了避免涉案專利被無效掉，當(dāng)庭承認涉案專利的創(chuàng)新點在于玩具鋼琴面的圖案及鋼琴腿部的形狀。合議庭經(jīng)過審查，接受了專利權(quán)人的觀點，即涉案專利的保護范圍限縮為玩具鋼琴面的圖案及鋼琴腿部的形狀。

被告策略分析：

本案中，被告采用的是專利權(quán)無效抗辯。專利權(quán)的無效是指被授予的專利權(quán)因其不符合專利法的有關(guān)規(guī)定，而由有關(guān)單位或個人請求專利復(fù)審委員會通過行政審理程序宣告為無效。經(jīng)專利復(fù)審委員會審理，如果該請求的無效理由成立，則應(yīng)作出決定，宣告專利權(quán)無效，并給予登記和公告。被宣告無效的專利權(quán)被視為自申請日起即不存在。在無效實踐當(dāng)中，即便被提起無效專利不能被完全無效掉，但是基于相關(guān)現(xiàn)有設(shè)計證據(jù)或者公知設(shè)計證據(jù)，專利的創(chuàng)新點會被重新劃定，迫使專利權(quán)人縮小其專利保護范圍，本案就是如此。

本案當(dāng)中，復(fù)審委重新認定的涉案專利保護范圍為：玩具鋼琴面的圖案及鋼琴腿部的形狀。根據(jù)前述“侵權(quán)分析”，二者鋼琴面的圖案不同，鋼琴腿部的形狀也有區(qū)別。結(jié)論為;被訴產(chǎn)品不落入涉案專利的保護范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。

小結(jié)

知識產(chǎn)權(quán)是智力勞動成果。當(dāng)出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時，攻防雙方進行的是一場人力、財力及智力上的角逐。權(quán)利人在智力創(chuàng)造時，應(yīng)該構(gòu)造多種知識產(chǎn)權(quán)作為武器，構(gòu)建全方位立體攻防體系，這樣才能最大程度維護其合法權(quán)益。被訴侵權(quán)人面臨原告的起訴時，也可以多種抗辯手段予以反擊，依法維護自身合法權(quán)益。