專利臨時保護(hù)期的案例評析

隨著我國汽保行業(yè)的不斷發(fā)展，專利保護(hù)問題成了困擾不少自主研發(fā)企業(yè)的難題。由于發(fā)明專利申請程序上具有“早期公開遲延保護(hù)”的特點，致使在專利申請后正式授權(quán)公告前(“臨時保護(hù)期”)專利不能夠受到與被授權(quán)后同等的法律保護(hù)。為規(guī)范“臨時保護(hù)期”內(nèi)專利的保護(hù)，2016年專利法司法解釋二對此類情況作出明確的規(guī)定。因此，本文將以一起發(fā)明專利侵權(quán)案件為例，對于“專利臨時保護(hù)期”內(nèi)專利申請人如何進(jìn)行維權(quán)以及正確適用相關(guān)規(guī)定提供一定的借鑒，希望可以引起廣大汽保企業(yè)對專利臨時保護(hù)期內(nèi)的相關(guān)法律規(guī)定知識的關(guān)注。

一、案情簡介

1.案件事實

深圳A公司于2006年1月19日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請一種名為“制備高純度二氧化氯的設(shè)備”的發(fā)明專利，該專利于2006年7月19日公開，2009年1月21日授權(quán)公告，專利權(quán)人為深圳A公司。2008年10月20日，深圳B公司與深圳C公司簽訂《購銷合同》，深圳B公司向深圳C公司購買了二氧化氯發(fā)生器一套，價格26萬元。深圳C公司已于2008年12月30日就上述產(chǎn)品銷售款要求稅務(wù)機關(guān)代開統(tǒng)一發(fā)票。在上述《購銷合同》中，約定深圳B公司分期向深圳C公司支付設(shè)備款項，深圳C公司為深圳B公司提供安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等技術(shù)支持及售后服務(wù)。

2009年3月16日，深圳A公司以其為“制備高純度二氧化氯的設(shè)備”發(fā)明專利(以下簡稱涉案發(fā)明專利)的合法專利權(quán)人，深圳C公司生產(chǎn)、銷售和深圳B公司使用的二氧化氯生產(chǎn)設(shè)備侵犯其涉案發(fā)明專利為由將深圳C公司和深圳B公司訴至法院，訴請：1.判令深圳C公司停止侵犯涉案發(fā)明專利的生產(chǎn)、銷售行為；2.判令深圳B公司立即停止侵犯涉案發(fā)明專利的使用行為；3.判令深圳B公司和深圳C公司賠償深圳A公司因此造成的經(jīng)濟(jì)損失人民幣30萬元；4.本案的訴訟費由深圳B公司和深圳C公司承擔(dān)。在本案中，深圳A公司沒有提出支付發(fā)明專利臨時保護(hù)期使用費的訴訟請求，在一審法院已作釋明的情況下，深圳A公司仍堅持原訴訟請求。

2.裁判結(jié)果

廣東省深圳市中級人民法院依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十條、《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第五十六條第一款、《最高人民法院關(guān)〈關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定〉》第二十一條、第二十二條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款的規(guī)定，于2010年1月6日作出(2009)深中法民三初字第94號民事判決：1.深圳C公司立即停止制造、銷售涉案發(fā)明專利權(quán)產(chǎn)品的行為；2.深圳B公司和深圳C公司連帶賠償深圳A公司經(jīng)濟(jì)損失8萬元。

深圳B公司、深圳C公司不服一審判決，均提起上訴。廣東省高級人民法院于2010年11月15日作出(2010)粵高法民三終字第444號民事判決：駁回上訴，維持原判。

深圳B公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2011年12月20日作出(2011)民提字第259號民事判決：撤銷原一、二審判決，駁回深圳A公司的訴訟請求。

二、案件評析

專利法中的專利侵權(quán)行為是指發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

由此專利侵權(quán)的概念可知，專利法保護(hù)的對象是已經(jīng)被合法授權(quán)的專利。由于發(fā)明專利的申請程序具有“早期公開遲延審查”的特點，這就造成發(fā)明專利自被公布之日(申請日起滿18個月即公布)起至發(fā)明專利公告之日(專利臨時保護(hù)期)是否受到專利法的保護(hù)，行為人生產(chǎn)、銷售、使用專利權(quán)人的專利產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)成為本文討論的重點關(guān)注的問題。其實這就是司法實踐中經(jīng)常提到的“專利的臨時保護(hù)期”的問題。

透過本案案情，案件在審理過程中的主要爭議焦點為深圳C公司在涉案專利被授權(quán)之前的生產(chǎn)、銷售涉案發(fā)明專利產(chǎn)品、在涉案專利被授權(quán)后銷售涉案發(fā)明專利產(chǎn)品的行為以及深圳B公司在涉案發(fā)明專利授權(quán)后繼續(xù)使用涉案發(fā)明專利產(chǎn)品的行為是否侵犯涉案發(fā)明專利權(quán)。即在專利臨時保護(hù)期內(nèi)，專利權(quán)人以外的單位或個人能否生產(chǎn)、銷售、使用涉案專利產(chǎn)品。

關(guān)于臨時保護(hù)期的問題，我國《專利法》第十三條規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用。第六十八條規(guī)定，侵犯專利權(quán)的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計算。發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前使用該發(fā)明未支付適當(dāng)使用費的，專利權(quán)人要求支付使用費的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥耸褂闷浒l(fā)明之日起計算，但是，專利權(quán)人于專利權(quán)授予之日前即已得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥模詫＠麢?quán)授予之日起計算。通過上述規(guī)定可知，為臨時保護(hù)專利申請人的知識產(chǎn)權(quán)，專利法賦予了發(fā)明專利申請人可以要求實施其發(fā)明專利的單位或者個人在專利臨時保護(hù)期內(nèi)支付專利使用費的權(quán)利，但支付專利使用費卻非強制性義務(wù)，是否要求專利臨時保護(hù)期內(nèi)專利使用費的選擇在于專利申請人，況且現(xiàn)行專利法并未明確在專利臨時保護(hù)期內(nèi)實施其發(fā)明的行為是侵權(quán)行為或享有請求實施其發(fā)明的單位和個人停止實施其專利的權(quán)利，專利法及相關(guān)司法解釋也并未明確禁止該行為。司法實踐中，也并未將此種行為歸于專利侵權(quán)行為。因此，在發(fā)明專利臨時保護(hù)期內(nèi)實施發(fā)明專利申請人發(fā)明專利的行為，不屬于專利法上的專利侵權(quán)行為，即專利權(quán)人無權(quán)禁止他人對專利臨時保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售。

雖然專利臨時保護(hù)期內(nèi)實施其專利的行為不構(gòu)成專利侵權(quán)行為，但是發(fā)明專利被正式授權(quán)后，對于發(fā)明專利臨時保護(hù)期內(nèi)實施發(fā)明得到的產(chǎn)品的后續(xù)使用、銷售、許諾銷售等行為是否構(gòu)成侵權(quán)呢？《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(法釋[2016]1號)第十八條第三款規(guī)定，發(fā)明專利公告授權(quán)后，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內(nèi)已由他人制造、銷售、進(jìn)口的產(chǎn)品，且他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規(guī)定的適當(dāng)費用的，對于權(quán)利人關(guān)于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權(quán)的主張，人民法院不予支持。對于該條款，筆者結(jié)合目前司法實踐分析如下。

1.只要行為人支付或書面承諾支付適當(dāng)?shù)膶＠褂觅M，專利權(quán)人就無權(quán)要求行為人停止使用、銷售、許諾銷售的行為。

2.發(fā)明專利公告后，行為人只能實施“使用、銷售、許諾銷售”三種行為，不得進(jìn)行再生產(chǎn)或制造行為。

該條款的設(shè)計旨在平衡各方之間的利益關(guān)系，對于發(fā)明專利申請來說，在專利申請后，公開日之前實施專利申請的發(fā)明專利的，不構(gòu)成侵權(quán)，在公開日后也應(yīng)當(dāng)允許此前實施發(fā)明得到的產(chǎn)品的后續(xù)實施行為，由于專利法沒有禁止發(fā)明專利授權(quán)前的實施行為，則專利授權(quán)前制造出來的產(chǎn)品的后續(xù)實施也不屬于專利侵權(quán)行為，否則就違背了專利法的立法初衷。但需要注意的是，上述規(guī)定的后續(xù)實施行為是不包括“制造”或“生產(chǎn)”行為的，也就是說如果專利被授權(quán)后，未經(jīng)專利權(quán)人許可，繼續(xù)生產(chǎn)、制造涉案專利權(quán)產(chǎn)品的，將依法構(gòu)成專利侵權(quán)行為。

深圳C公司銷售涉案專利產(chǎn)品是在涉案發(fā)明專利臨時保護(hù)期內(nèi)，依據(jù)上述分析，深圳C公司的銷售行為并不構(gòu)成專利法上的專利侵權(quán)行為。繼而深圳B公司使用所購買的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的行為也應(yīng)不構(gòu)成專利侵權(quán)。同理，深圳C公司在涉案發(fā)明專利授權(quán)后為深圳B公司使用涉案發(fā)明專利產(chǎn)品提供售后服務(wù)的行為不屬于專利侵權(quán)行為。但需要注意的是，深圳A公司在本案中是享有要求深圳B公司和深圳C公司支付專利使用費的權(quán)利的，但經(jīng)法院釋明后深圳A公司未變更訴訟請求，最終最高人民法院依法駁回了深圳A公司的全部訴訟請求。

本案中，一審、二審法院均判決深圳B公司、C公司構(gòu)成專利侵權(quán)行為，但最終最高院依法改判深圳B公司和深圳C公司不構(gòu)成侵權(quán)行為，進(jìn)一步肯定了本文上述分析。希望通過上述案件的分析，能使廣大汽保企業(yè)正確理解臨時保護(hù)期內(nèi)的相關(guān)法律規(guī)定，為企業(yè)避免侵權(quán)以及依法維權(quán)提供一定的借鑒。

(供稿：中國汽車保修設(shè)備行業(yè)協(xié)會法務(wù)部，咨詢律師鄭菊芳聯(lián)系電話：010-67756088)