張婕　葉盛　張輝

摘 要 在實際實質審查中，重復授權判斷是經常遇到的疑難點。下面以幾個實際案例為出發(fā)點，對權利要求存在不清楚、不支持的缺陷，以及用途限定、主題名稱不同等情況下，如何對權利要求的保護范圍進行解讀以及如何進行重復授權的判斷提出了一些觀點和建議。

關鍵詞 重復授權 保護范圍 A26.4 限定作用

中圖分類號：DF523.2 文獻標識碼：A

0引言

專利權是給予發(fā)明創(chuàng)造的所有人以一定地域和時期內對其發(fā)明創(chuàng)造的獨占權和排他權?；谶@種排他性的獨占權，一項發(fā)明創(chuàng)造只能給予一個專利權，否則就違背了專利權的獨占性原則?？梢栽O想如果就同樣的發(fā)明創(chuàng)造給予兩個以上申請人以兩項以上的“專利權”，那么這些“專利權”便無獨占性可言，必然會導致權利沖突，也會使其他市場主體處于無所適從的地位，專利也就失去了意義。

《專利法》第9條規(guī)定了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。專利法第9條或專利法實施細則第41條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中存在的保護范圍相同的權利要求。判斷兩項權利要求的保護范圍是否相同，必然涉及到權利要求保護范圍的確定、權利要求內容的解釋以及保護范圍的比較。然而，權利要求保護范圍的確定和比較，是審查實踐中的一個難題。專利法第59條規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權的保護范圍以權利要求書的內容為準，說明書和附圖可以用以解釋權利要求。

而在實際審查中，最常遇到的可能構成重復授權的情形是同一申請人同日提出的一件發(fā)明專利申請和一件實用新型專利之間的判斷。由于發(fā)明專利申請和實用新型專利由同一申請人提出，二者的說明書往往內容一致，原始權利要求通常也存在相同的缺陷。發(fā)明專利申請經實質審查滿足授權條件時，其缺陷通常已經得到克服，而實用新型的審查是對形式缺陷和明顯的實質性缺陷進行審查，實用新型專利的權利要求中可能會存在一些非明顯的實質性缺陷。這樣，會導致發(fā)明專利申請和實用新型專利的權利要求文字記載的內容存在不同，該情形下二者是否可能構成重復授權在實質審查中存在一定爭議。一種觀點認為可以一定程度結合說明書及其附圖對實用新型專利的保護范圍進行解釋，還有一種觀點則認為不應過多地結合說明書及其附圖對實用新型專利的保護范圍進行解釋，必要時可以交由無效宣告等后續(xù)程序進行處理。

由此，筆者結合在實際審查中遇到的具體案例，對如何對權利要求的保護范圍進行解讀以及如何進行重復授權的判斷提出了一些觀點和建議。

1權利要求存在不支持的缺陷

案例1：發(fā)明申請的原權利要求與同日實用新型的權利要求完全相同，但是兩者權利要求中對電路連接關系的描述均是錯誤的，且同日實用新型已經授權。通過對發(fā)明的實質審查，指出發(fā)明申請的權利要求1得不到說明書的支持，權利要求1中對電路連接關系的描述與說明書附圖公開的不一致。申請人對此進行修改，修改后權利要求1的技術方案克服了不支持的問題，發(fā)明申請具備授權的條件。

案例分析：在實際審查中，對于上述案例1，一般按照權利要求的記載進行保護范圍的解讀，由此案例1中實用新型的權利要求1的保護范圍與發(fā)明申請現在的保護范圍是不同的。但是，從技術方案的實質來看，實用新型授權的權利要求的技術方案不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，該技術方案限定的電路連接關系不能解決申請人聲稱的技術問題。而為了克服不支持的問題，該實用新型只能修改成與附圖公開的技術方案相一致，即其修改方向是唯一的，且這種修改后的方案與發(fā)明申請的的權利要求1的技術方案是相同的。

因此，從把握發(fā)明實質的角度出發(fā)，在克服不支持的缺陷能通過說明書以及附圖的內容對技術方案的保護范圍存在唯一正確合理的解釋時，經應當據此來確定技術方案實際的保護范圍。

案例2：申請人同日提交了技術方案以及保護范圍完全相同的發(fā)明和實用新型。在發(fā)明的實質審查中，指出權利要求1的技術方案概括過寬，沒有詳細記載某個部件與其他部件的連接關系，得不到說明書的支持。申請人通過將說明書實施例中記載的相應部件之間連接關系的特征加入權利要求1中克服了不支持的缺陷。

審查員在進行是否構成重復授權的判定時，認為同日實用新型已授權的權利要求1也存在不支持的問題，而申請人可以通過與發(fā)明申請同樣的修改方式來克服不支持的問題。因此，實用新型權利要求1技術方案的實質與發(fā)明申請修改后的權利要求1的技術方案保護范圍實質上相同，進而在發(fā)明具備授權的條件下，讓申請人放棄了其同日實用新型。

案例分析：《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定：專利法第五十九條第一款規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。為了避免重復授權，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應當將兩件發(fā)明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較，而不是將權利要求書與專利申請或專利文件的全部內容進行比較。

這里，用說明書及附圖解釋權利要求的內容適用于權利要求要求保護的范圍不清楚的情況，這種適用不應當擴大到其他情況。具體到本案，對于實用新型的權利要求要求保護的技術方案，其限定的范圍邊界是清楚的，從本領域技術人員角度看，并不能確定只能由說明書給出的某一具體方式實現，實際上說明書還記載了其他的實施方式。權利要求可以是對說明書具體實施方式的一種合理概況，因此，不應當用說明書內容對權利要求的保護范圍加以限定。因此，在對發(fā)明和實用新型權利要求的內容進行比較后，二者保護范圍不同，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

站位本領域技術人員，把握發(fā)明實質，如果不能確定克服不支持缺陷的修改方向是唯一的，不應當用說明書內容對權利要求的保護范圍加以限定。

建議：在進行重復授權判斷時，當權利要求存在不支持的缺陷時是否應該結合說明書及其附圖對實用新型專利的保護范圍進行解釋，存在不同的觀點。而不同觀點的產生是由于站位角度不同導致的，在侵權、無效宣告等程序中一般是由利益對立的當事人提出，其目的是對專利權進行限制；而專利審查過程中審查員實際上并不涉及具體利益的考量，是處于中立的位置對申請人和社會公眾之間的利益進行平衡。當結合說明書及其附圖對實用新型專利的保護范圍進行解釋時，可能會出現不同的保護范圍，這反而會增加權利要求保護范圍的不確定性，從而無法對保護范圍作出正確的判斷。但是，在專利實質審查過程中，如果在克服不支持的缺陷時能通過說明書以及附圖的內容對技術方案的保護范圍作出唯一正確合理的解釋，那么此時應該依據這種唯一正確合理的解釋對權利要求的保護范圍進行確定。這種判斷方法并不會對實質審查員造成太多的工作量，反而避免了同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時授予了兩項專利權，同時減少了后續(xù)無效等程序的工作量。

因此，除了在克服不支持的缺陷能通過說明書以及附圖的內容對技術方案的保護范圍存在唯一正確合理的解釋的情形之外，不應過多地結合說明書及其附圖對實用新型專利的保護范圍進行解釋，應當交無效宣告等后續(xù)程序進行處理。

2權利要求存在不清楚的缺陷

案例3：發(fā)明申請的原權利要求與同日實用新型的權利要求相同。經實質審查，發(fā)明申請的權利要求存在不清楚的地方，通過申請人的修改克服了上述問題。同日實用新型已經授權，其發(fā)明也具備授權條件。

案例分析：一個明確的專利權保護范圍不僅對專利權人意義重大，對于社會公眾也極為重要，而清楚的權利要求是確定權利要求保護范圍的基礎。當一個權利要求的保護范圍不清楚時，無法對其保護范圍進行界定。上述案例中，實用新型權利要求的保護范圍不清楚，若要對其保護范圍進行判斷，要結合說明書以及附圖的內容進行解釋，使其形成一個清楚的保護范圍。如果此時克服這種不清楚的修改方向是唯一確定的，則應據此確定實用新型權利要求的保護范圍，并作出重復授權的判斷。

建議：在實際審查過程中，在涉及不清楚缺陷導致的重復授權判斷時，可以依據說明書以及附圖公開的內容對保護范圍進行解釋，進而使其形成清楚的保護范圍。但是，并不是所有的不清楚情形都可以依據說明書以及附圖公開的內容進行解釋，只有其在通過說明書和附圖的內容對技術方案的保護范圍進行唯一正確合理的解釋時，才可以進行。如果說明書中對此的解釋存在多種情形，反而會增加權利要求保護范圍的不確定性。

3用途限定的情形

案例3：發(fā)明申請的權利要求1的技術方案為：一種旋轉控制裝置，包括旋轉中心油路和旋轉體，其特征在于：旋轉體由三個不同方向的旋轉板構成，……，該旋轉控制裝置應用在工程機械上。而其同日實用新型的權利要求1的技術方案與發(fā)明申請相比，僅僅多了技術特征“該旋轉控制裝置應用在工程機械上”，其它特征均相同，且同日實用新型已授權，發(fā)明申請也具備授權的條件。

案例分析：上述案例中，發(fā)明申請的權利要求與實用新型已授權的權利要求的區(qū)別僅在于“應用在工程機械上”的用途限定。對于該用途限定是否使得發(fā)明申請與實用新型的權利要求保護范圍有所不同，存在兩種不同的觀點，其中一種觀點認為：二者保護范圍不同，發(fā)明申請的權利要求有“應用在工程機械上”用途限定，其隱含了該旋轉裝置在材質、硬度、大小等與已授權的實用新型的權利要求的技術方案有所不同，因此二者保護范圍不同，不屬于重復授權；另一種觀點則認為：雖然同日實用新型的權利要求中沒有記載“應用在工程機械上”的用途，但是實用新型和發(fā)明申請中對于旋轉控制裝置的結構限定相同，且由兩者的說明書記載的內容可知，該同日實用新型的旋轉控制裝置也可以用于工程機械，由此可見兩者的技術方案的實質相同，保護范圍是相同的。

建議：筆者認為，在實質審查過程中，用途限定是否會對權利要求的保護范圍產生影響，應當首先考慮這種用途限定是否使產品的結構和/或組成發(fā)生改變；而當僅依據權利要求記載的內容難以作出清楚的判斷時，可以結合說明書記載的內容進一步判斷；此外，還可以結合所屬領域的發(fā)展現狀進一步判斷產品是否可用于其他用途。由此再來看上述案例，發(fā)明申請和實用新型的權利要求中對于“旋轉控制裝置”的結構特征限定相同，兩者的區(qū)別僅在于用途不同，而這種“應用在工程機械上”的用途限定并沒有使得旋轉控制裝置的結構/或組成有所不同；且結合兩者的說明書記載的內容，實用新型的旋轉控制裝置也可用于工程機械上；此外，從旋轉控制裝置的結構及現有技術可知，這種旋轉控制裝置并未明確可用于除工程機械之外的其他用途。由此可見，這種用途并沒有對產品本身結構產生影響，兩者的保護范圍是相同的。

4主題名稱不同的產品

案例4：發(fā)明申請的權利要求1的技術方案為：一種金蛋相框，其特征在于：包含框體、旋轉座；所述框體呈雞蛋形；……。

而其同日實用新型的權利要求1的技術方案與該發(fā)明申請相比，區(qū)別僅僅在于：實用新型的主題名稱為“一種雞蛋相框”，沒有記載“金”色。兩者權利要求1中的（下轉第150頁）（上接第137頁）其他技術特征均相同，均是相框結構的進一步限定。

案例分析：上述案例中，發(fā)明申請的權利要求與實用新型的權利要求的區(qū)別僅在于“金”色顏色的限定。對于這種顏色限定導致主題名稱不同是否使得發(fā)明申請與實用新型的權利要求保護范圍有所不同，存在以下幾種不同的觀點，一種觀點認為：“金”色不是技術特征，只是一種顏色，對產品沒有限定作用，沒有使要求保護的相框結構和/或組成區(qū)別于實用新型的相框，兩者保護范圍相同；而另一種觀點則認為：金蛋相框可能是一種采用金色材質制作而成的相框，這種金色的限定隱含了該相框在材質上與已授權的實用新型的權利要求的技術方案有所不同，因此二者保護范圍不同。

建議：上述案例中，“金蛋”中的“金”僅僅是一種顏色的限定？還是隱含了可能是一種金色材質？對于“金”的解釋存在爭議。專利法第59條規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權的保護范圍以權利要求書的內容為準，說明書和附圖可以用以解釋權利要求。此時，可以結合說明書和附圖的內容對“金”作進一步的解釋。而發(fā)明申請以及同日實用新型中均記載了“金”是在相框外表面涂上金色，可見“金”只是一種顏色。再明確了“金”的含義后，再來考慮其是否使相框的結構和/或組成發(fā)生改變?！敖稹鄙]有使得相框的結構和/或組成區(qū)別于實用新型，因此兩者的保護范圍是相同的。

對于權利要求主題名稱不同的情形的重復授權判斷，不僅要對主題名稱進行考慮，還要從技術方案的整體上考慮主題名稱對技術方案的影響。當對主題名稱的解釋存疑時，可以結合說明書和附圖對其進行解釋，再進行判斷主題名稱是否對產品結構和/或組成產生影響。

5結論

在實質審查過程中，關于不同情形下的重復授權判斷，筆者的觀點如下：

（1）不支持：除了在克服不支持的缺陷能通過說明書以及附圖的內容對權利要求的保護范圍存在唯一正確合理的解釋的情形之外，不應過多地結合說明書及其附圖對實用新型專利的保護范圍進行解釋，應當交無效宣告等后續(xù)程序進行處理；

（2）不清楚：并不是所有的不清楚情形都可以依據說明書以及附圖公開的內容進行解釋，只有其在通過說明書和附圖的內容對權利要求的保護范圍進行唯一正確合理的解釋時，才可以進行；

（3）用途限定：首先考慮這種用途限定是否使產品的結構和/或組成發(fā)生改變；而當僅依據權利要求記載的內容難以作出清楚的判斷時，可以結合說明書記載的內容進一步判斷；此外，還可以結合所屬領域的發(fā)展現狀進一步判斷產品是否可用于其他用途。

（4）主題名稱不同：當對主題名稱的解釋存疑時，可以結合說明書和附圖對其進行解釋，再進行判斷主題名稱是否對產品結構和/或組成產生影響。

參考文獻

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