阮文楚

（200042 華東政法大學(xué) 上海）

淺析定牌加工商標(biāo)性使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)
——與“撤三”案件比較

阮文楚

（200042 華東政法大學(xué) 上海）

一、“商標(biāo)使用”判定之爭(zhēng)

涉外定牌加工（即OEM，Original Equipment Manufacture）是全球經(jīng)濟(jì)一體化而在國(guó)際貿(mào)易中出現(xiàn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式。近年來(lái)，針對(duì)定牌加工產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題，學(xué)界和實(shí)務(wù)界都有大量的研究和爭(zhēng)論?！吧嫱舛ㄅ萍庸ぁ笔欠駱?gòu)成商標(biāo)侵權(quán)最大的分歧點(diǎn)就在“是否構(gòu)成商標(biāo)使用”這個(gè)判斷要件，而且彼此的觀點(diǎn)都很明確且對(duì)立。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，貼牌行為并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。識(shí)別商品來(lái)源的功能是商標(biāo)的基本功能、首要功能。只有當(dāng)商品進(jìn)入流通領(lǐng)域后，消費(fèi)者才能憑借商標(biāo)來(lái)區(qū)分不同商品的提供者。因此，對(duì)“使用商標(biāo)”行為的判定應(yīng)以能否起到識(shí)別功能為依據(jù)，即如果能夠起到指示來(lái)源的作用，則構(gòu)成商標(biāo)性使用；反之則不屬于商標(biāo)性使用。

對(duì)此，一部分反對(duì)觀點(diǎn)認(rèn)為，特別是司法實(shí)踐很大一部分執(zhí)法者提出，對(duì)于“涉外定牌加工”行為不宜采用“非商標(biāo)性使用”的定性，而應(yīng)當(dāng)肯定涉外定牌加工是一種商標(biāo)使用行為，原因在于尚未修法的前提下，還需要通盤(pán)考慮民事、行政、刑事法律規(guī)定之間的銜接問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)避免出現(xiàn)部門(mén)法間的“雙重標(biāo)準(zhǔn)”。例如，“商標(biāo)使用”的概念在民事案件和在“撤三”行政案件中是否存在差異。[1]

就涉外定牌加工而言，境內(nèi)加工方在商品上貼附商標(biāo)的行為形式上雖由加工方實(shí)施，但實(shí)質(zhì)上商標(biāo)真正的使用者為境外委托方，被告獲得的僅是向委托方提供加工服務(wù)的相關(guān)報(bào)酬。[2]其次，在涉外定牌加工中，加工方只是按照委托方的要求，對(duì)其加工的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的貼附，此后該產(chǎn)品全部出口到境外，未進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和流通領(lǐng)域，商標(biāo)的識(shí)別功能也無(wú)從展現(xiàn)；產(chǎn)品出口到境外后，境外的委托者將這些加工的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，商標(biāo)的識(shí)別功能才體現(xiàn)出來(lái)。[3]而“商標(biāo)使用”概念在民事和行政案件中存在的差異問(wèn)題，將在本文著重進(jìn)行討論。

二、定牌加工案件中的“商標(biāo)性使用”認(rèn)定

根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。

在司法實(shí)踐中，涉外定牌加工案件的裁判理由“pretul”商標(biāo)案被外界視為最高人民法院對(duì)長(zhǎng)久以來(lái)司法實(shí)踐中關(guān)于涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用行為判斷，有了相對(duì)明確的指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)束了涉外定牌加工案件裁判理由的亂狀。[4]

“pretul”商標(biāo)案中，萊斯公司依法受讓享有“pretul及橢圓圖形”商標(biāo)在先，被告亞環(huán)公司與儲(chǔ)伯公司約定亞環(huán)公司供給儲(chǔ)伯公司掛鎖，自寧波海關(guān)出口至墨西哥。掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上均帶有“pretul”商標(biāo)，而掛鎖包裝盒上則均標(biāo)有“pretul及橢圓圖形”商標(biāo)。產(chǎn)品包裝盒及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)還用西班牙文特別標(biāo)明“進(jìn)口商：儲(chǔ)伯公司”和“中國(guó)制造”以及儲(chǔ)伯公司的地址、電話、傳真等內(nèi)容，相關(guān)的包裝盒及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上未標(biāo)注亞環(huán)公司的名稱、地址、電話等信息。終審法院認(rèn)為，亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“pretul”相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國(guó)市場(chǎng)上銷售，也就是該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國(guó)的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可性能。商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲(chǔ)伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“pretul”標(biāo)志的行為，在中國(guó)境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國(guó)使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國(guó)境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來(lái)源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來(lái)源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別該商品來(lái)源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。此后，大量涉外定牌加工案件以此為準(zhǔn)則，2016年“奧瑪訴博鴻”案[5]、“丁思泉訴創(chuàng)僑公司、吉欣公司商標(biāo)權(quán)糾紛”案[6]中，法院亦持類似的觀點(diǎn)。

因此，在司法實(shí)踐中，大致采以下判斷理由：①?gòu)男袨橥庥^來(lái)看，被告在產(chǎn)品上標(biāo)貼被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的行為，形式上雖由加工方實(shí)施，實(shí)質(zhì)上卻是基于有權(quán)使用涉案商標(biāo)的境外公司的授權(quán)加工行為。②從行為結(jié)果來(lái)看，被告產(chǎn)品產(chǎn)品全部出口國(guó)外，并不在我國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)銷售流通。由此，可以認(rèn)定被控侵權(quán)商標(biāo)不能在我國(guó)境內(nèi)產(chǎn)生標(biāo)識(shí)產(chǎn)品來(lái)源的作用，未發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，故該行為不屬于商標(biāo)性使用。

三、“撤三”案件中的“商標(biāo)性使用”的認(rèn)定

在“廈門(mén)巨杰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司訴被告國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)第三人胡棋商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛”[7]一案中，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)在其核定使用的“摩托車后視鏡”等商品上的使用未進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)流通領(lǐng)域，但訴爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)已實(shí)際投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，即生產(chǎn)行為仍發(fā)生在中國(guó)大陸地區(qū)。因此該生產(chǎn)行為依法應(yīng)屬于商標(biāo)使用行為。類似的案件還有“宏比福比公司與中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、溫克勤公司商標(biāo)祥撤銷復(fù)審行政糾紛”案[8]。

可見(jiàn)，“撤三”案件中，存在一些代加工公司，在國(guó)內(nèi)僅僅從事商品生產(chǎn)和貼牌服務(wù)，導(dǎo)致第三人向商品委提出其構(gòu)成三年不使用商標(biāo)，而申請(qǐng)撤銷其商標(biāo)。在法院的審理過(guò)程中，法院基本一致地將商標(biāo)在國(guó)內(nèi)的加工行為認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。在該類“撤三”案件中，“商標(biāo)使用”的裁判標(biāo)準(zhǔn)與“涉外定牌加工”案件不同。

四、結(jié)論

通過(guò)對(duì)涉外定牌加工和“撤三”案件的對(duì)比，可見(jiàn)司法實(shí)踐中對(duì)商標(biāo)使用行為認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)確有不同。有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果將商標(biāo)貼附行為僅僅理解為非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，容易導(dǎo)致涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件與其他商品侵權(quán)糾紛案件在法律適用標(biāo)準(zhǔn)上的差異。[9]然而，商標(biāo)法不同的條款對(duì)應(yīng)了不同的制度設(shè)計(jì)，而每項(xiàng)制度對(duì)“商標(biāo)使用”也賦予了不同的內(nèi)涵，因此，考察各項(xiàng)制度中的“商標(biāo)使用”，在把握含義和構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，還應(yīng)當(dāng)正確理解該項(xiàng)制度的立法目的。[10]《商標(biāo)法》本身規(guī)定了多種類型的“商標(biāo)使用”，而不同類型的“商標(biāo)使用”具有完全不同的立法目的，從而無(wú)法在立法中給出具體與單一的“商標(biāo)使用” 構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)。[11]由此，司法實(shí)踐對(duì)“商標(biāo)使用”在“撤三”案件和“涉外定牌加工”案件中的判斷，進(jìn)行區(qū)別對(duì)待，應(yīng)當(dāng)是符合立法原意的。因此，“撤三”案件和“涉外定牌加工”案件中法院對(duì)“商標(biāo)使用”的判斷標(biāo)準(zhǔn)存在差異，不應(yīng)當(dāng)成為“涉外定牌加工的商標(biāo)貼附行為屬于商標(biāo)使用”這一觀點(diǎn)的有力論證。兩類案件中的雙重標(biāo)準(zhǔn)存在，但合理。

此外，從本質(zhì)上看，知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度是一國(guó)公共政策、為促進(jìn)本國(guó)產(chǎn)業(yè)服務(wù)，這一屬性從未發(fā)生過(guò)根本改變，這在知識(shí)產(chǎn)權(quán)成為國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力背景下更是如此。考慮到定牌加工與國(guó)家的外貿(mào)政策密切相關(guān)，基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的考慮，可以對(duì)涉外定牌加工、商標(biāo)使用或認(rèn)定侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)作出特殊規(guī)定。

[1]《聚焦“一帶一路”建設(shè)服務(wù)保障自貿(mào)區(qū)發(fā)展自貿(mào)區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)研討會(huì)會(huì)議綜述》，2016年10月26日載微信公眾號(hào)“知產(chǎn)力?！?/p>

[2]上海柴油機(jī)股份有限公司與江蘇洋馬柴油機(jī)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書(shū)，(2014)浦民三(知)初字第92號(hào)。

[3]王蓮峰，《海關(guān)應(yīng)慎重認(rèn)定涉外定牌加工貨物的商標(biāo)侵權(quán)》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2015年第1期，第34頁(yè)。

[4]參見(jiàn)宋健，《對(duì)涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”判斷標(biāo)準(zhǔn)的解讀》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第9期，第29頁(yè)。

[5]廣東省深圳市中級(jí)人民法院(2016)粵03民終7603號(hào)民事判決書(shū)。

[6]上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2016)滬73民終47號(hào)民事判決書(shū)。

[7]北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2016)京73行初4927號(hào)民事判決書(shū)。

[8]北京市高級(jí)人民法院（2010）高行中字第265號(hào)行政判決書(shū)。

[9]《聚焦“一帶一路”建設(shè)服務(wù)保障自貿(mào)區(qū)發(fā)展自貿(mào)區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)研討會(huì)會(huì)議綜述》，2016年10月26日載微信公眾號(hào)“知產(chǎn)力?！?/p>

[10]曹佳音，《我國(guó)商標(biāo)法中的“商標(biāo)使用”概念辨析》，載《北方法學(xué)》2016年第10卷宗第56期，第30頁(yè)。

[11]劉鐵光，吳玉寶，《“商標(biāo)使用”的類型化及其構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)的多元化》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2015年第11期，第45頁(yè)。

阮文楚（1993～ ），女，浙江人，民族：漢，學(xué)歷：華東政法大學(xué)碩士研究生在讀。研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。