李慧婷

湘潭大學(xué)法學(xué)院·知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，湖南　湘潭　411105

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失效外觀設(shè)計(jì)專利所涉著作權(quán)保護(hù)研究

李慧婷

湘潭大學(xué)法學(xué)院·知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，湖南湘潭411105

摘要：我國(guó)對(duì)外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)，目前是以《專利法》來(lái)保護(hù)。但在工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)領(lǐng)域中，將一些美術(shù)作品或攝影作品應(yīng)用于產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的情形經(jīng)常出現(xiàn)，使得該類外觀設(shè)計(jì)在享有專利權(quán)的同時(shí)可通過(guò)主張著作權(quán)進(jìn)行保護(hù)，因此，該類外觀設(shè)計(jì)既可以通過(guò)《專利法》也可以通過(guò)《著作權(quán)法》進(jìn)行雙重保護(hù)。該類外觀設(shè)計(jì)的特殊性在于，就其外觀設(shè)計(jì)整體而言，屬于《專利法》保護(hù)的客體，可通過(guò)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)獲得壟斷性保護(hù)，而該設(shè)計(jì)所涉作品則通過(guò)著作權(quán)獲得非排他性保護(hù)。正是因?yàn)檫@類外觀設(shè)計(jì)能獲得雙重保護(hù)，當(dāng)外觀設(shè)計(jì)專利失效進(jìn)入公共領(lǐng)域后，對(duì)于除所涉著作權(quán)人及其他相關(guān)合法權(quán)利人之外的任何其他人實(shí)施失效專利，是否構(gòu)成著作權(quán)的侵權(quán)，這一問(wèn)題尚處于我國(guó)法律空白區(qū)域。

關(guān)鍵詞：失效外觀設(shè)計(jì)專利；著作權(quán)

2013年在浙江海寧市人民法院審理的謝某某訴葉某某、海寧某食品有限公司著作權(quán)侵權(quán)糾紛一案中，關(guān)于實(shí)施失效外觀設(shè)計(jì)專利是否構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)的問(wèn)題再次引發(fā)熱議。隨著該案二審法院浙江省嘉興市中級(jí)人民法院作出維持一審法院駁回原告謝某某訴訟請(qǐng)求的判決，實(shí)施失效外觀設(shè)計(jì)專利不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)的觀點(diǎn)已得到司法實(shí)踐上的支持。雖然，該案判決已經(jīng)生效，但其反映出的失效外觀設(shè)計(jì)專利所涉著作權(quán)保護(hù)問(wèn)題并沒(méi)有因此而解決，本文將對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要探析。

一、對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)客體與著作權(quán)保護(hù)客體重疊的理解

根據(jù)我國(guó)《專利法》第二條對(duì)外觀設(shè)計(jì)的定義，外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)的客體是作為整體的外觀設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)要素包括產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩。在司法實(shí)踐中，通過(guò)產(chǎn)品的形狀、圖案及其結(jié)合，或者色彩與形狀、圖案的結(jié)合來(lái)判斷其與相同或者相近似類別產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)是否相同或?qū)嵸|(zhì)相同。著作權(quán)保護(hù)的客體包括美術(shù)作品與攝影作品，這兩類作品一般具有美感，同時(shí)也有一些美術(shù)作品或者攝影作品能夠被應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中，作為設(shè)計(jì)的組成部分或整體而使用，從而導(dǎo)致外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)的客體與著作權(quán)保護(hù)的客體在客觀上存在交叉，即確實(shí)存在一些能受著作權(quán)保護(hù)的美術(shù)作品或攝影作品，能被應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中。

著作權(quán)保護(hù)的客體與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)的客體重疊的范圍，該范圍首先應(yīng)當(dāng)是美術(shù)作品或者攝影作品；其次，其能夠應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中，以圖案的形式或者作為產(chǎn)品的形狀、亦或兩者的結(jié)合在外觀設(shè)計(jì)中展現(xiàn)。但需要明確的是，該類作品在其所應(yīng)用的外觀設(shè)計(jì)中，只是作為該設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)要素，外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的是依附于產(chǎn)品之上的外觀設(shè)計(jì)，而不是該類作品本身。

因此，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)的客體與著作權(quán)保護(hù)的客體的“重疊”是指，存在一部分美術(shù)作品或者攝影作品，富有美感，并能夠作為設(shè)計(jì)要素應(yīng)用于依附于產(chǎn)品之上的新的外觀設(shè)計(jì)，并不是指存在與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)客體相同的著作權(quán)保護(hù)客體。

二、失效的外觀設(shè)計(jì)專利所涉著作權(quán)法律狀態(tài)及其保護(hù)

外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與著作權(quán)在取得方式、授權(quán)條件、保護(hù)形式上都不相同，兩者是相互獨(dú)立的權(quán)利。在實(shí)踐中，對(duì)于一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利主張著作權(quán)以尋求另一種保護(hù)途徑，其對(duì)著作權(quán)的主張依據(jù)絕非該項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，而是作為該外觀設(shè)計(jì)要素的作品。

一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)中引入享有著作權(quán)保護(hù)的美術(shù)作品或攝影作品，可能的情況有：(1)美術(shù)作品或攝影作品的著作權(quán)人為外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人；(2)美術(shù)作品或攝影作品的著作權(quán)人為外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人之外的第三人。對(duì)于這兩種情形中的任一情形，外觀設(shè)計(jì)中所涉作品的著作權(quán)在該作品由作者獨(dú)立創(chuàng)作完成時(shí)即產(chǎn)生，因此，外觀設(shè)計(jì)專利所涉及的著作權(quán)是先于外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)之前所獨(dú)立存在的權(quán)利。

受著作權(quán)保護(hù)的美術(shù)作品或者攝影作品被引入外觀設(shè)計(jì)作為設(shè)計(jì)要素使用，只有在著作權(quán)人許可的情形下才能被引入使用。這種許可的方式有很多種，可以以明示的方式或者默示的方式。在前述第一種情形下，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人與其所涉作品的著作權(quán)人為同一人時(shí)，一般以默認(rèn)許可的方式允許該作品在外觀設(shè)計(jì)中使用。對(duì)于前述第二種情形，一般需要所涉作品的著作權(quán)人作出明示的許可，允許其作品被使用于外觀設(shè)計(jì)中，這種明示的許可，可以是以合同或者其他方式進(jìn)行。

外觀設(shè)計(jì)依附于產(chǎn)品之上，需要在工業(yè)上進(jìn)行大量生產(chǎn)，因而著作權(quán)人允許其美術(shù)作品或攝影作品在外觀設(shè)計(jì)中的應(yīng)用應(yīng)當(dāng)理解為是對(duì)他人將其作品進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行的許可，對(duì)于該作品在許可范圍之外的使用，則構(gòu)成對(duì)所涉作品著作權(quán)的侵犯。前述許可范圍之外的使用，包括如下三種侵權(quán)形式。

第一種侵權(quán)形式為外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人行使其他由著作權(quán)人享有的除復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)之外的權(quán)利。例如外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人將所涉作品應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中時(shí)擅自對(duì)作品進(jìn)行修改，這里排除著作權(quán)人將除復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)的其他著作權(quán)財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人的情形。

第二種侵權(quán)形式為在外觀設(shè)計(jì)專利有效期內(nèi)，除專利權(quán)人之外的第三人在相同或相近類別的產(chǎn)品上使用相同的或相近似的外觀設(shè)計(jì)，則構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)侵權(quán)。如若該第三人能夠證明其實(shí)施的外觀設(shè)計(jì)專利中所涉作品是由其獨(dú)立完成或存在其他合法授權(quán)，則其對(duì)該外觀設(shè)計(jì)專利的實(shí)施只構(gòu)成專利侵權(quán)而不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，否則，其同時(shí)構(gòu)成對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)和著作權(quán)的侵權(quán)。

第三種侵權(quán)形式為在外觀設(shè)計(jì)有效期內(nèi)，除專利權(quán)人外的第三人在不相同也不相近類別的產(chǎn)品上使用相同或相近似的外觀設(shè)計(jì)，其并不構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)。若該第三人能夠證明其實(shí)施的外觀設(shè)計(jì)專利中所涉作品是由其獨(dú)立完成或存在其他合法授權(quán)，則不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，反之，則侵犯所涉作品的著作權(quán)。

而外觀設(shè)計(jì)專利失效后，原專利權(quán)人及其之外的第三人實(shí)施該失效外觀設(shè)計(jì)專利，是否構(gòu)成對(duì)所涉作品的著作權(quán)侵權(quán)，尚處于爭(zhēng)議階段，這也是本文分析的重點(diǎn)。外觀設(shè)計(jì)專利失效后，根據(jù)《專利法》及相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)進(jìn)入公共領(lǐng)域，屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，任何人均可以對(duì)該現(xiàn)有設(shè)計(jì)進(jìn)行使用，不構(gòu)成專利權(quán)的侵犯。但是，這并不必然導(dǎo)致任何人對(duì)該現(xiàn)有設(shè)計(jì)的使用也不構(gòu)成對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利所涉作品著作權(quán)的侵犯。

在2013年謝某某訴葉某某、海寧某食品有限公司著作權(quán)侵權(quán)糾紛一案中，二審法院裁判要旨為基于公眾的信賴?yán)妫瑢?duì)于已經(jīng)公布的失效外觀設(shè)計(jì)專利，任何人實(shí)施該項(xiàng)失效的外觀設(shè)計(jì)專利不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。本文認(rèn)為，對(duì)于實(shí)施失效外觀設(shè)計(jì)專利不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)可以進(jìn)行根本性地分析。

著作權(quán)人將其作品允許外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人在外觀設(shè)計(jì)中作為設(shè)計(jì)要素使用，其許可的范圍僅限于該作品因外觀設(shè)計(jì)所附產(chǎn)品在工業(yè)上的生產(chǎn)與出售，而在客觀上存在復(fù)制、發(fā)行的行為。著作權(quán)人將其作品在外觀設(shè)計(jì)中使用而產(chǎn)生的復(fù)制、發(fā)行其作品的許可行為，并不會(huì)對(duì)著作權(quán)人同時(shí)行使復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)或者許可他人復(fù)制、發(fā)行其作品產(chǎn)生限制，但專有許可的除外。著作權(quán)人在外觀設(shè)計(jì)中的這種許可，與著作權(quán)中的一般許可行為在本質(zhì)上是否相同呢？

根據(jù)《著作權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，使用他人作品應(yīng)當(dāng)經(jīng)著作權(quán)人許可，許可的內(nèi)容中需要約定許可使用的權(quán)利類型、地域范圍以及時(shí)間?？梢?jiàn)，著作權(quán)人許可他人使用作品時(shí)一般是附有期限的。在許可使用期滿后，被許可人不能再對(duì)作品行使其在期限屆滿前所享有的被許可的著作權(quán)。被許可人期滿后若未經(jīng)允許繼續(xù)使用作品的，則構(gòu)成對(duì)著作權(quán)的侵犯。同時(shí)，著作權(quán)人就他人使用其作品的行為可以享有收獲報(bào)酬的權(quán)利。雖然《著作權(quán)法》中對(duì)許可的規(guī)定是在他人使用作品時(shí)需經(jīng)著作權(quán)人許可，但是并不排除著作權(quán)人自己對(duì)其作品的使用許可，這也是著作權(quán)人應(yīng)當(dāng)所享有的權(quán)利，這種著作權(quán)人自己使用的行為可以認(rèn)為是一種默認(rèn)許可，不需明示的行為。即著作權(quán)人對(duì)作品在外觀設(shè)計(jì)中的使用包括默認(rèn)許可和明示許可，當(dāng)著作權(quán)人與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人一致時(shí)，為默認(rèn)許可，當(dāng)著作權(quán)人與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人不一致時(shí)，則需明示許可。同時(shí)，著作權(quán)人許可外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人在外觀設(shè)計(jì)中使用其作品，可以就許可使用的權(quán)利類型、許可使用的地域、時(shí)間以及其應(yīng)當(dāng)獲得的報(bào)酬進(jìn)行約定。因此，著作權(quán)人對(duì)作品在外觀設(shè)計(jì)中使用的許可屬于《著作權(quán)法》中規(guī)定的一般許可。

根據(jù)《專利法》及其相關(guān)規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利在有效期內(nèi)享有壟斷性的權(quán)利，在其失效后，即進(jìn)入公共領(lǐng)域成為現(xiàn)有設(shè)計(jì)，公眾可以使用該現(xiàn)有設(shè)計(jì)，這也是外觀設(shè)計(jì)專利獲得壟斷性權(quán)利的前提條件之一，否則，將不利于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，也違背了《專利法》第一條規(guī)定。著作權(quán)屬于私權(quán)，權(quán)利人可以按照其意思表示處分其權(quán)利，同時(shí)其也應(yīng)遵守相關(guān)法律規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)地義務(wù)。著作權(quán)人許可其作品應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中，其應(yīng)當(dāng)知道所涉外觀設(shè)計(jì)在失效后，進(jìn)入公共領(lǐng)域成為現(xiàn)有設(shè)計(jì)，公眾可以使用該現(xiàn)有外觀設(shè)計(jì)。著作權(quán)人不得以其不知道或其與被許可的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人未就此作相關(guān)明確約定為由對(duì)所涉外觀設(shè)計(jì)進(jìn)入公共領(lǐng)域提出異議。此外，著作權(quán)人就該類許可相應(yīng)地可享有報(bào)酬，其可以與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人約定較一般許可高一些的報(bào)酬來(lái)彌補(bǔ)其在外觀設(shè)計(jì)專利失效后的相關(guān)權(quán)益損失。

同時(shí)，外觀設(shè)計(jì)專利失效后，其所涉作品的著作權(quán)仍然存在，為了保護(hù)著作權(quán)人的權(quán)益，公眾也不得以外觀設(shè)計(jì)專利失效成為公共領(lǐng)域的現(xiàn)有外觀設(shè)計(jì)為由而任意使用該外觀設(shè)計(jì)。公眾對(duì)該失效外觀設(shè)計(jì)專利的使用應(yīng)在原外觀設(shè)計(jì)專利的使用范圍內(nèi)，例如，公眾不得將作品從失效外觀設(shè)計(jì)專利中分離出來(lái)單獨(dú)使用該作品，否則就構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，所涉作品的著作權(quán)人仍可以著作權(quán)要求相關(guān)保護(hù)。著作權(quán)人許可其作品應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)，不管是默示的許可方式還是明示的許可方式，其許可范圍限于所涉作品作為外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)要素隨外觀設(shè)計(jì)在工業(yè)上的應(yīng)用而所必然產(chǎn)生的復(fù)制、發(fā)行。因此，任何第三人對(duì)失效外觀設(shè)計(jì)作為整體的使用不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。

綜上分析，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與其所涉作品的著作權(quán)相互獨(dú)立，外觀設(shè)計(jì)專利失效后，作為外觀設(shè)計(jì)要素的作品所涉著作權(quán)仍然有效。失效的外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)入公共領(lǐng)域成為現(xiàn)有外觀設(shè)計(jì)，這是外觀設(shè)計(jì)專利在有效期獲得壟斷性權(quán)利的前提條件之一。而著作權(quán)為私權(quán)，著作權(quán)人對(duì)其權(quán)利的行使完全按照其意愿進(jìn)行，因此著作權(quán)人許可其作品應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)時(shí)，其應(yīng)當(dāng)知道外觀設(shè)計(jì)專利失效后即進(jìn)入公共領(lǐng)域?yàn)楣娝茫手鳈?quán)人不得以其實(shí)際不知道或其與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人已約定限制失效外觀設(shè)計(jì)專利的使用為由提出異議。因此，公眾實(shí)施失效外觀設(shè)計(jì)專利，在不超出著作權(quán)人原許可使用的范圍，不夠成著作權(quán)侵權(quán)。

[參考文獻(xiàn)]

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作者簡(jiǎn)介：李慧婷(1991-)，女，漢族，湖南永州人，湘潭大學(xué)法學(xué)院·知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，法律碩士，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。

中圖分類號(hào)：D923.4

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2095-4379-(2016)01-0100-02