張宏強(qiáng)

（安徽省合肥市中級人民法院，安徽 合肥 230022）

現(xiàn)有技術(shù)抗辯現(xiàn)行規(guī)定的不足與完善

張宏強(qiáng)

（安徽省合肥市中級人民法院，安徽 合肥 230022）

現(xiàn)行法關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定僅適用于在先產(chǎn)品抗辯。對于在先文獻(xiàn)抗辯，其成就條件應(yīng)修訂為：被告產(chǎn)品具備在先公開文獻(xiàn)記載的現(xiàn)有技術(shù)的全部技術(shù)特征，在先文獻(xiàn)所載技術(shù)具備原告專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征。對在先專利之外的其他在先文獻(xiàn)記載的現(xiàn)有技術(shù)范圍的界定，應(yīng)當(dāng)遵循一定的規(guī)則。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯；在先產(chǎn)品；在先文獻(xiàn)

一、現(xiàn)行法關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定

現(xiàn)有技術(shù)抗辯雖然在專利侵權(quán)訴訟中一直被普遍使用，但在我國還是直到2008年專利法修改后才得正式登堂入室，專利法第六十二條首次明確規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度①《中華人民共和國專利法》第六十二條：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。，第二十二條第五款定義了現(xiàn)有技術(shù)的概念，并在該條中以現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)定義了新穎性和創(chuàng)造性的概念。2009年底出臺的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（簡稱司法解釋）第十四條②該條同時規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計抗辯，本文僅論及現(xiàn)有技術(shù)抗辯。又對司法實踐中現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查步驟和標(biāo)準(zhǔn)作了規(guī)定，即：被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

二、對現(xiàn)行規(guī)定的缺陷的分析與完善

上述司法解釋第十四條的規(guī)定是不全面的，其適用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的一種常見情形即以在先產(chǎn)品抗辯，對于以在先文獻(xiàn)抗辯的，該條規(guī)定可能會產(chǎn)生問題。為方便起見，以下討論僅限于產(chǎn)品專利及相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)，不涉及方法專利。

現(xiàn)實中現(xiàn)有技術(shù)以多種形式存在，包括在先產(chǎn)品、在先出版物、影像錄音等，但均可歸入兩個基本類型，一是在先公開產(chǎn)品，二是在先公開文獻(xiàn)。

以在先產(chǎn)品來作現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，按照司法解釋第十四條的規(guī)定即可。首先看被告產(chǎn)品是否具備原告專利（原告主張權(quán)利范圍內(nèi)的）全部技術(shù)特征。若否定，則被告不侵權(quán)，且無須適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。若肯定，審查在先產(chǎn)品是否具備上述全部技術(shù)特征。若否定，被告現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立，構(gòu)成侵權(quán)。若肯定，則被告現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。例如，原告專利的獨(dú)立權(quán)利要求以及被告產(chǎn)品均有ABC三個技術(shù)特征，在先產(chǎn)品也具有ABC三個技術(shù)特征，此時被告現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

對于在先產(chǎn)品，若被告不能證明在先產(chǎn)品的公開狀態(tài)，仍然構(gòu)成侵權(quán)。在先產(chǎn)品公開的典型狀態(tài)就是經(jīng)銷售取得。

用在先公開文獻(xiàn)作現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，情況將有所不同。這里仍以例說明，假定原告專利的獨(dú)立權(quán)利要求以及被告產(chǎn)品均具有A'B'C'三個技術(shù)特征，被告主張以某在先專利具有ABCD四個技術(shù)特征的獨(dú)立權(quán)利要求作為現(xiàn)有技術(shù)，A'與A、B'與B、C'與C分別構(gòu)成相同或等同。此時，若被告產(chǎn)品還具備技術(shù)特征D，則被告產(chǎn)品將全面覆蓋在先專利獨(dú)立權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，相當(dāng)于依照在先專利生產(chǎn)的專利產(chǎn)品，對原告當(dāng)然不侵權(quán)，現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。但進(jìn)一步的問題是，如果被告產(chǎn)品缺乏技術(shù)特征D，由于被告產(chǎn)品與原告專利的共有技術(shù)特征A'B'C'，與在先專利獨(dú)立權(quán)利要求的ABC三技術(shù)特征分別相同或等同，此時被告能否主張其實施的是現(xiàn)有技術(shù)呢？按照司法解釋第十四條的規(guī)定，被告是可以而且能夠抗辯成功的。但該結(jié)論是不妥當(dāng)?shù)?，為說明這個問題，需要對現(xiàn)有技術(shù)概念作進(jìn)一步的追溯。

現(xiàn)有技術(shù)是為用于同專利申請進(jìn)行對比，以判斷后者新穎性、創(chuàng)造性而提出來的概念。就這種對比，《專利審查指南（2010）》（簡稱審查指南）第二部分第三章提出了對比文件的概念。對比文件記載了用于對比的技術(shù)內(nèi)容，并規(guī)定用于對比的內(nèi)容可以是 “對比文件的全部內(nèi)容，也可以是其中的部分內(nèi)容”、“該技術(shù)內(nèi)容不僅包括明確記載在對比文件中的內(nèi)容，而且包括對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。但是，不得隨意將對比文件的內(nèi)容擴(kuò)大或縮小。另外，對比文件中包括附圖的，也可以引用附圖”。由上可知，在先文獻(xiàn)記載的技術(shù)內(nèi)容在用于對比時可以被增加，而且似乎也可以被部分舍棄。變更后的技術(shù)內(nèi)容即作為用于對比的現(xiàn)有技術(shù)。

增加技術(shù)內(nèi)容是可以理解的，因為審查指南規(guī)定撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，僅需寫明那些與技術(shù)密切相關(guān)的、共有的必要技術(shù)特征，不需要將其他共有特征都寫在前序部分中。類似地，在撰寫非用于申請專利的普通的技術(shù)方案時，對于那些屬于顯然和必不可少的通用技術(shù)特征，撰寫人出于同樣的想法也可能會省略。現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，如果上述被省略的技術(shù)特征為原告專利權(quán)利要求所記載，那么對比文件的技術(shù)內(nèi)容當(dāng)然也可以作相應(yīng)的增加。

但技術(shù)內(nèi)容的部分舍棄則應(yīng)遵循嚴(yán)格的條件。審查指南雖然規(guī)定用于對比的內(nèi)容可以是對比文件的部分內(nèi)容，但同時還規(guī)定不得隨意將對比文件的內(nèi)容擴(kuò)大或縮小。按照司法解釋第十四條的表述，現(xiàn)有技術(shù)首先應(yīng)當(dāng)是一份技術(shù)方案。作為技術(shù)方案，應(yīng)當(dāng)達(dá)到整體性和實用性的要求，而不可以是一些不能完整組成一個基本技術(shù)方案的、零碎的技術(shù)特征。因此審查指南所謂對比文件的部分內(nèi)容，至少應(yīng)當(dāng)限于仍能夠構(gòu)成一個基本技術(shù)方案的范圍。專利法實施細(xì)則第二十條規(guī)定獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，因此獨(dú)立權(quán)利要求是被按照一種技術(shù)方案來對待的，其有資格作為現(xiàn)有技術(shù)被用于對比——前提是應(yīng)當(dāng)作為整體，不能被分割。被告或許反駁認(rèn)為，按照專利法實施細(xì)則第二十條的規(guī)定，原告專利的獨(dú)立權(quán)利要求也是一個技術(shù)方案，意味著僅有A'B'C'三技術(shù)特征足以構(gòu)成完整的技術(shù)方案，相應(yīng)地，以在先專利獨(dú)立權(quán)利要求的ABC三技術(shù)特征作為現(xiàn)有技術(shù)來對抗原告并沒有問題，不違反現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是完整技術(shù)方案的要求。被告的上述反駁是不成立的。在先專利的獨(dú)立權(quán)利要求ABCD一直作為完整技術(shù)方案的形式存在，亦即在先專利公布的技術(shù)方案是ABCD而不是ABC，也不是A'B'C'。在原告專利申請之前，A'B'C'或ABC作為技術(shù)方案是不存在的，不能視技術(shù)方案ABC或 A'B'C'已被在先專利提供的技術(shù)方案ABCD所包含并公開。即使被告確實根據(jù)技術(shù)方案ABCD得到了技術(shù)方案ABC或A'B'C'，但除非技術(shù)特征D是明顯地對在先專利完全無用、令人很容易獲得技術(shù)方案ABCD實質(zhì)上就是技術(shù)方案ABC或A'B'C'的結(jié)論，否則，由技術(shù)方案ABCD到技術(shù)方案ABC或A'B'C'就應(yīng)當(dāng)是創(chuàng)造出新的技術(shù)方案的過程。被告依據(jù)在先專利獲得ABC或A'B'C'技術(shù)方案是創(chuàng)造新技術(shù)方案的行為，而不是在先專利最初就確定和公布了ABC或A'B'C'技術(shù)方案，不能把在先專利提供的ABCD技術(shù)方案中的ABC技術(shù)特征當(dāng)成ABC或A'B'C'技術(shù)方案早已存在的依據(jù)。即使被告在原告專利申請前已經(jīng)根據(jù)在先專利而得出ABC或A'B'C'技術(shù)方案，但由于被告未申請專利，在原告專利申請后，A'B'C'以及ABC技術(shù)方案仍將被原告所獨(dú)占。此時被告或許可以嘗試先用權(quán)抗辯，但不能以現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

可見在使用在先專利作現(xiàn)有技術(shù)抗辯的上述情形中，司法解釋第十四條的規(guī)定并不能適用。對此種情形，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的成就條件應(yīng)當(dāng)修訂為：被告產(chǎn)品具備在先專利獨(dú)立權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，在先專利獨(dú)立權(quán)利要求具備原告專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。該條件的簡化表達(dá)形式是，被告產(chǎn)品覆蓋在先專利，在先專利覆蓋原告專利。

圖1與圖2展示了上述條件與司法解釋第十四條規(guī)定的區(qū)別。

圖1、圖2分別用三個橢圓代表了原告專利、在先專利以及被告產(chǎn)品的技術(shù)特征，圖2、圖1分別所示情形的區(qū)別是，在圖2中，被告產(chǎn)品未全面覆蓋在先專利的技術(shù)特征。按照司法解釋第十四條的規(guī)定，在圖1、圖2所示情形中，被告均能夠以在先專利主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。但圖2清楚顯示出，被告產(chǎn)品并非依照在先專利公布的技術(shù)方案生產(chǎn)。僅在圖1所示的情形，被告以在先專利作現(xiàn)有技術(shù)抗辯才能成功。

應(yīng)當(dāng)注意的是，以在先專利（包括現(xiàn)行有效、已終止和無效專利）作現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，包括權(quán)利要求書、說明書及其附圖、實施例在內(nèi)的該在先專利的法律文件所披露的全部技術(shù)方案，甚至該在先專利在申請及無效審查過程中所披露的技術(shù)方案，都可以構(gòu)成原告專利的現(xiàn)有技術(shù)。[1]

三、在先專利以外的其他在先文獻(xiàn)記載的現(xiàn)有技術(shù)范圍的界定

當(dāng)在先文獻(xiàn)是除在先專利以外的其他類型時，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的成就條件仍然類似，即被告產(chǎn)品具備在先文獻(xiàn)技術(shù)的全部技術(shù)特征，在先文獻(xiàn)技術(shù)具備原告專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征。但此時情況將更為復(fù)雜，一個主要的問題是，如何從在先文獻(xiàn)記載的技術(shù)內(nèi)容中，合理界定被告主張的現(xiàn)有技術(shù)范圍。

對上述問題，可參照專利制度規(guī)則，把在先文獻(xiàn)中技術(shù)方案的技術(shù)特征劃分為必要技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征來予以解決。如前所述，在先文獻(xiàn)中的技術(shù)方案由于不同撰寫人的理解差異，可能未記載某個或某些必要技術(shù)特征，或者是記載了多余的非必要技術(shù)特征（甚至包含了純粹無關(guān)的技術(shù)特征，在此歸入非必要技術(shù)特征），正確界定現(xiàn)有技術(shù)范圍必須要解決這兩個問題。首先，對于在先文獻(xiàn)未記載的必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)參照原告專利權(quán)保護(hù)范圍，為在先文獻(xiàn)的技術(shù)內(nèi)容補(bǔ)充該必要技術(shù)特征 （即對明顯必不可少的必要技術(shù)特征，在先文獻(xiàn)未記載而在原告專利權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)的，補(bǔ)入在先文獻(xiàn)）。其次，對于在先文獻(xiàn)記載的非必要技術(shù)特征，分為四種情形：1、非必要技術(shù)特征記載于原告專利權(quán)保護(hù)范圍內(nèi) （簡述為原告專利記載）、被告產(chǎn)品也具備該技術(shù)特征的，在先文獻(xiàn)予以保留。2、原告專利未記載、被告產(chǎn)品不具備，在先文獻(xiàn)以提供完整性和實用性技術(shù)方案的意思而記載的（即該技術(shù)特征在在先文獻(xiàn)中，給本領(lǐng)域普通技術(shù)人員讀者的感覺是以必要技術(shù)特征的面目出現(xiàn)），保留；在先文獻(xiàn)非以提供完整性和實用性技術(shù)方案的意思而記載的，刪除。3、原告專利記載、被告產(chǎn)品不具備的，則不侵權(quán)。4、原告專利未記載、被告產(chǎn)品具備的，保留。其中，第3種情形不屬侵權(quán)可予排除，再將第1、4種情形合并為被告產(chǎn)品具備該非必要技術(shù)特征的情形 （此時在先文獻(xiàn)內(nèi)容均保持不變）。因此對于在先文獻(xiàn)記載的非必要技術(shù)特征，可簡化成兩種情形分別處理：1、被告產(chǎn)品具備該技術(shù)特征的，在先文獻(xiàn)技術(shù)方案予以保留。2、被告產(chǎn)品不具備、原告專利未記載，在先文獻(xiàn)以提供完整性和實用性技術(shù)方案的意思而記載的，保留；在先文獻(xiàn)非以提供完整性和實用性技術(shù)方案的意思而記載的，刪除。經(jīng)上述分類處理之后，即可實現(xiàn)對現(xiàn)有技術(shù)范圍的界定。

[1]中國知識產(chǎn)權(quán)研究會專利委員會,最高人民法院應(yīng)用法學(xué)研究所,國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.專利名案解讀（二）：20起典型專利糾紛案例評析[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011:130.

The Deficiency and Perfection of Prior Art Defense in Chinese Patent Law

Zhang Hongqiang
(Hefei Intermediate People's Court of Anhui Province，Hefei Anhui 230022)

The provisions of prior art defense in Chinese patent law is only applicable to the defense based on prior product.For the defense based on prior publication，elements of the provision should be：defendant’s products should have all the technical features of prior art described in prior publication，prior art described in prior publication should have all the technical features of plaintiff’s patent claims.To define the scope of protection of prior art described in prior publications expect prior patent，some special rules should be followed.

prior art defense；prior product；prior publication

DF523.2

A

1671-5101(2015)03-0018-03

（責(zé)任編輯：陶政）

2015-02-24

張宏強(qiáng)（1971-），男，安徽六安人，安徽省合肥市中級人民法院民三庭審判員，法律碩士，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。