胡紹芹

摘 要：在審查過程中，為了使申請符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，申請人可能會(huì)對申請文件進(jìn)行多次修改，這種情況是普遍存在的，而對修改是否超范圍的認(rèn)定歷來是審查過程中的難點(diǎn)和備受外界爭議的問題。我國專利法三十三條的立法本意是，允許對申請文件修改，但不能通過修改破壞依據(jù)申請日提交的申請文件在申請日劃定的申請人的三方的權(quán)益界限，使得申請人不當(dāng)獲利、損害依賴于原申請文件第三方的法律安全性。該文即從專利法三十三條的立法本意出發(fā)，結(jié)合進(jìn)入了復(fù)審階段的實(shí)際案例，就實(shí)審審查員與復(fù)審合議組針對同一修改而得出不同結(jié)論的情況，探討如何準(zhǔn)確地劃定申請人與第三方的權(quán)益界限及如何認(rèn)定修改是否超范圍。

關(guān)鍵詞：修改 超范圍 案例 立法本意

中圖分類號(hào)：D92 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1672-3791（2015）07（c）-0207-02

針對修改的內(nèi)容和范圍，專利法第三十三條規(guī)定：申請人可以對專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。由于文字記載存在天然的局限性，要用文字明確地記載并表達(dá)申請人完成的全部發(fā)明、所想到的全部方案實(shí)際上也是難以實(shí)現(xiàn)的，例如申請人如果想要表達(dá)多個(gè)特征的自由組合，很難用文字明確記載出各種具體的組合，只需要申請人在申請文件中清楚地作出多個(gè)特征可以自由組合的意思表示即可[1]，面對該種意思表示，該領(lǐng)域技術(shù)人員也能清楚的確定申請文件傳遞的信息。對專利法三十三條的研究是專利領(lǐng)域的研究重點(diǎn)[2][3]，該文將結(jié)合實(shí)際案例，分析探討如何認(rèn)定修改是否超范圍。

1 案例分析

該申請發(fā)明目的現(xiàn)有技術(shù)中，由于LTE反向鏈路的單載波特性，在將控制信息與數(shù)據(jù)復(fù)用時(shí)，增大了數(shù)據(jù)信道上的碼率，導(dǎo)致QoS惡化。對于永久調(diào)度的數(shù)據(jù)，沒有從基站到移動(dòng)臺(tái)的信令可用于在將控制信息與數(shù)據(jù)復(fù)用時(shí)補(bǔ)償QoS的下降。為此，該申請?zhí)岢隽?，針對不同的控制信息?jì)算相應(yīng)的功率偏移，使得當(dāng)具體的控制信息與永久數(shù)據(jù)一起復(fù)用時(shí)，移動(dòng)臺(tái)能夠增加該相應(yīng)的功率偏移來補(bǔ)償惡化的QoS。

（1）原權(quán)利要求1如下：

一種用于操作無線通信系統(tǒng)的方法，包括以下步驟：

確定要由所述無線系統(tǒng)中的移動(dòng)單元為了將控制信息與永久數(shù)據(jù)一起傳輸而使用的功率偏移；以及

從基站向所述移動(dòng)單元以信號(hào)方式通知所述功率偏移。

（2）修改后的權(quán)利要求1如下：

一種用于操作無線通信系統(tǒng)的方法，包括以下步驟：

針對一種控制信息類型，確定要由所述無線通信系統(tǒng)中的移動(dòng)單元為了將使用所述控制信息類型的控制信息打孔的永久數(shù)據(jù)進(jìn)行反向鏈路傳輸而使用的功率偏移；以及從基站向所述移動(dòng)單元以信號(hào)方式通知所述功率偏移。

（3）申請人的意見：原說明書第5段提供了一種用于以極其高效的操作將控制信息與永久調(diào)度的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)用的方法。該申請確定功率偏移參數(shù)并利用攜帶永久數(shù)據(jù)分配的消息將功率偏移參數(shù)從基站發(fā)送至移動(dòng)臺(tái)，該功率偏移與正在發(fā)送的控制信息有關(guān)，并指定了當(dāng)將具體的控制信息與永久數(shù)據(jù)一起復(fù)用時(shí)移動(dòng)臺(tái)所應(yīng)該增加的其發(fā)送功率電平的量；第19段描述了：提出預(yù)期用于LTE反向鏈路中的傳輸?shù)娜N控制信息的情況，每種情況有單獨(dú)的功率偏移，因此公開了“針對一種控制信息類型，確定功率偏移”以及“用于反向鏈路傳輸”；第22段描述了移動(dòng)臺(tái)需要將諸如CQI的控制信息與VoIP分組一起發(fā)送時(shí)移動(dòng)臺(tái)的功率偏移綜上，權(quán)利要求1的修改不超范圍。

（4）實(shí)審審查員的意見：原說明書具體實(shí)施例中明確對所針對的控制信息的類型進(jìn)行了限定，僅提到了三種控制信息的情況，而不是任意的其他控制信息，“針對一種控制信息類型”是對說明書中具體內(nèi)容的概括；說明書實(shí)施例中給出了確定功率偏移的方式，不是任意的確定功率偏移的方式；說明書實(shí)施例記載的是將控制信息比特替換數(shù)據(jù)比特的方式對數(shù)據(jù)進(jìn)行打孔，也不是任意的打孔方式。

（5）合議組的意見：該申請?jiān)f明書第1頁明確記載了“該功率偏移與正在發(fā)送的控制信息有關(guān)，并指定了當(dāng)將具體的控制信息與永久數(shù)據(jù)一起復(fù)用時(shí)移動(dòng)臺(tái)所應(yīng)該增加的其發(fā)送功率電平的量”，從中，可以直接、毫無疑義地確定出復(fù)審請求人在申請文件中作出的實(shí)質(zhì)發(fā)明及其對于發(fā)明點(diǎn)的意思表示，即當(dāng)將具體的控制信息與永久數(shù)據(jù)一起復(fù)用時(shí)，針對不同的控制信息類型，確定相應(yīng)的功率偏移；因而“確定將控制信息與數(shù)據(jù)一起傳輸所使用的功率偏移”，屬于原說明書和權(quán)利要求書“記載的范圍”；“打孔”是該領(lǐng)域技術(shù)人員知曉的該領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)，即將需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)比特按照一定的規(guī)則打掉一部分。該申請?jiān)f明書第2頁記載了“當(dāng)需要在有數(shù)據(jù)發(fā)送的同時(shí)從移動(dòng)終端向基站發(fā)送控制信令時(shí)，必須通過數(shù)據(jù)信息打孔的方式將該控制信息與數(shù)據(jù)一起復(fù)用”，原說明書第4頁中記載了“在對永久分配的數(shù)據(jù)塊進(jìn)行打孔以將120比特的數(shù)據(jù)替換為120個(gè)控制比特”，因而“使用控制信息類型的控制信息對數(shù)據(jù)進(jìn)行打孔”，屬于原說明書和權(quán)利要求書“記載的范圍”。綜上，修改后的權(quán)利要求1的技術(shù)方案屬于原說明書和權(quán)利要求書 “記載的范圍”，修改不超范圍

（6）對比分析：實(shí)審審查員認(rèn)為，原說明書的具體實(shí)施例僅舉例了三種具體的控制信息類型，即僅有ACK/NACK、僅有CQI以及僅有ACK/NACK+CQI，且只記載了針對控制信息是CQI時(shí)，其與永久數(shù)據(jù)一起傳輸時(shí)，確定功率偏移的計(jì)算方式及打孔的方式，申請人對權(quán)利要求1的修改是對原說明書記載的內(nèi)容的概括，認(rèn)定為修改超范圍。但是合議組注意到，原說明書中記載了這樣的內(nèi)容：該功率偏移與正在發(fā)送的控制信息有關(guān)，并指定了當(dāng)將具體的控制信息與永久數(shù)據(jù)一起復(fù)用時(shí)移動(dòng)臺(tái)所應(yīng)該增加的其發(fā)送功率電平的量，從復(fù)審請求人在申請文件中作出的實(shí)質(zhì)發(fā)明及其對于發(fā)明點(diǎn)的意思表示出發(fā)，認(rèn)為申請人對權(quán)利要求1的修改屬于“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。

2 結(jié)語

審查指南[4]規(guī)定，原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。就該案而言，實(shí)審審查員僅考慮了具體實(shí)施例，忽略了從原說明書和權(quán)利要求書中能夠“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”。在認(rèn)定修改是否超范圍時(shí)，既要考慮原說明書和權(quán)利要求書明確記載的技術(shù)方案，也要考慮背景技術(shù)、發(fā)明目的、發(fā)明效果等描述，確定“原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容”，從而確定申請人在申請日時(shí)的發(fā)明本意。如果僅針對明確記載的實(shí)施例，不考慮申請人在申請文件中作出的實(shí)質(zhì)發(fā)明及其對于發(fā)明點(diǎn)的意思表示，則不能給予申請人合理的權(quán)益保護(hù)。

參考文獻(xiàn)

[1] 榮芳，陳柳葉.基于修改超范圍審查體會(huì)的專利申請文件撰寫[J].電視技術(shù)，2013（S2）：302-304.

[2] 王海才.各國專利申請修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)及借鑒[D].北京：中國人民大學(xué)，2008.

[3] 馬曉亞.《專利法》第三十三條的適用及其問題研究[D].北京：北京大學(xué)，2009.

[4] 中華人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010版[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010（1）.