房嶺梅

目前，在專利審查中評(píng)價(jià)發(fā)明申請(qǐng)的創(chuàng)造性時(shí)，審查員經(jīng)常采取“由對(duì)比文件結(jié)合公知常識(shí)可以得出本申請(qǐng)權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案”的評(píng)價(jià)方式來(lái)否定專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。然而，現(xiàn)行專利法以及相關(guān)審查指南中均沒(méi)有給出關(guān)于公知常識(shí)的明確定義，從而導(dǎo)致申請(qǐng)人、代理人以及審查員對(duì)創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中“通過(guò)對(duì)比文件結(jié)合公知常識(shí)得到本申請(qǐng)所要求保護(hù)的權(quán)利要求的技術(shù)方案是否顯而易見”產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)。

對(duì)于如何對(duì)涉及公知常識(shí)審查意見進(jìn)行答復(fù)，筆者僅就以下幾方面進(jìn)行探討，供大家參考。

首先需要了解什么是公知常識(shí)。關(guān)于公知常識(shí)，審查指南第二部分第四章創(chuàng)造性部分第3.2.1節(jié)中關(guān)于判斷創(chuàng)造性的三步法中第三步：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見有所提及，即在下述情況中通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段，或教科書、工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段。此外，例如，審查指南第4部分復(fù)審與無(wú)效請(qǐng)求的審查第4.3節(jié)關(guān)于證據(jù)的認(rèn)定也有所提及，即對(duì)駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識(shí)補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)性證據(jù)。從審查指南的記載可總結(jié)出，公知常識(shí)為本領(lǐng)域中的慣用手段、教科書、工具書（技術(shù)詞典或技術(shù)手冊(cè)）等中披露的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段等。公知常識(shí)是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期科研、生產(chǎn)、使用或者生活積累而成，已經(jīng)獲得了非常廣泛的認(rèn)可，并為相關(guān)領(lǐng)域所有技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知。因此，基于這種特性，一旦某個(gè)技術(shù)特征被認(rèn)定為公知常識(shí)，則必然地通過(guò)其獲得技術(shù)效果默認(rèn)為公知的，那么以此技術(shù)特征為區(qū)別特征的技術(shù)方案也必然是顯而易見的。

了解什么是公知常識(shí)之后，應(yīng)該針對(duì)對(duì)應(yīng)于公知常識(shí)的區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行相應(yīng)的陳述。

首先，可以根據(jù)審查意見中所給出的現(xiàn)有技術(shù)，即檢索報(bào)告中出現(xiàn)的A類文件、X類文件以及Y類文件進(jìn)行分析闡述。檢索報(bào)告中出現(xiàn)的這些對(duì)比文件和現(xiàn)有技術(shù)代表著目前該技術(shù)領(lǐng)域先進(jìn)的或具有代表性的技術(shù)（包括目前廣為使用或認(rèn)可的技術(shù)方案）。仔細(xì)閱讀這些對(duì)比文件，針對(duì)這些對(duì)比文件做出相應(yīng)的分析，從而得出對(duì)申請(qǐng)文件有利的結(jié)論。

為了得到相應(yīng)的結(jié)論，需要進(jìn)行以下幾點(diǎn)的分析：

第一，需要分析檢索報(bào)告中的這些文件是否公開有或暗示有審查意見中所針對(duì)的區(qū)別技術(shù)特征，一般情況，如果在審查員所檢索到的文件有所記載的話，審查意見中往往會(huì)提及，因此，通常這些文件中都沒(méi)有關(guān)于相應(yīng)區(qū)別技術(shù)特征的記載。

第二，通過(guò)分析來(lái)確定這些現(xiàn)有技術(shù)所記載的技術(shù)方案構(gòu)思是否大體相同。如果相同，那么這些現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征很可能是本技術(shù)領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，從而可以確認(rèn)為本領(lǐng)域的公知常識(shí)。在此，筆者認(rèn)為其中一兩篇現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案相同不足以說(shuō)明該技術(shù)方案是公知常識(shí)，因?yàn)楣ＷR(shí)應(yīng)該是已經(jīng)獲得了非常廣泛地認(rèn)可的技術(shù)方案，并為相關(guān)領(lǐng)域所有技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知的，而不能僅憑一兩篇所公開的專利文獻(xiàn)就認(rèn)定該技術(shù)方案是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。因此，為了明確上述所記載的技術(shù)特征是否為本領(lǐng)域的公知常識(shí)，有必要對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)中所記載的相同技術(shù)特征進(jìn)一步檢索，以最終確定上述現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征是否為本技術(shù)領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。如果確定上述現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征是公知常識(shí)，那么就可以從正面論述本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征并不是上面通過(guò)分析論證所獲得的本領(lǐng)域的公知常識(shí)。如果無(wú)法明確確定這些現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)的話，可以接著進(jìn)行以下分析。

第三， 如果這些現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)方案或進(jìn)一步檢索到的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)均不相同或大部分不相同，即無(wú)法確定本領(lǐng)域的公知常識(shí)，那么可以進(jìn)一步論述說(shuō)明本領(lǐng)域中關(guān)于相關(guān)技術(shù)問(wèn)題有許多不同的技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)，而目前被認(rèn)為是本領(lǐng)域公知常識(shí)的區(qū)別技術(shù)特征也是實(shí)現(xiàn)上述相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的一種解決方案，從而以論證的方式證明審查意見中被認(rèn)為為公知常識(shí)的區(qū)別技術(shù)特征是目前所尋求解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題所采用的不同技術(shù)方案，從而獲得審查意見所認(rèn)同的區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)的結(jié)論。

其次，應(yīng)該詳細(xì)分析針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問(wèn)題，判斷審查意見中所給出的對(duì)比文件是否給出了解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題相應(yīng)記載/公開。如果對(duì)比文件與本申請(qǐng)所解決的技術(shù)問(wèn)題不同，那么很顯然，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒(méi)有動(dòng)機(jī)獲得相應(yīng)的技術(shù)方案，即該技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是非顯而易見的。

如果對(duì)比文件與本申請(qǐng)所要求解決的技術(shù)問(wèn)題相同，那么需要進(jìn)一步分析對(duì)比文件所采用的技術(shù)方案與本申請(qǐng)所采用的技術(shù)方案。如果兩者所采用的技術(shù)方案相同，那么就要進(jìn)一步分析對(duì)比文件中相應(yīng)技術(shù)方案所記載的技術(shù)效果與本申請(qǐng)中相應(yīng)技術(shù)方案所記載的技術(shù)效果。通常申請(qǐng)者在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)往往會(huì)把相應(yīng)發(fā)明點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的技術(shù)效果明確記載在說(shuō)明書中，因此，對(duì)比對(duì)比文件與本申請(qǐng)相應(yīng)技術(shù)方案所帶來(lái)的技術(shù)效果可以明確獲得對(duì)比文件是否給出相關(guān)區(qū)別技術(shù)特征所給出的技術(shù)啟示。如果對(duì)比文件所獲得技術(shù)效果與本申請(qǐng)完全不同，那么很顯然，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)從對(duì)比文件獲得相應(yīng)的技術(shù)啟示來(lái)結(jié)合該區(qū)別技術(shù)特征以獲得該申請(qǐng)的技術(shù)方案。

因此，在上述論述的過(guò)程中，一定要擺明觀點(diǎn)，即審查意見中的區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識(shí)，而且在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能獲得相應(yīng)的動(dòng)機(jī)/啟示對(duì)對(duì)比文件進(jìn)行改進(jìn)來(lái)獲得所要保護(hù)的技術(shù)方案。

此外，根據(jù)審查指南的規(guī)定，審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說(shuō)明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。因此，在答復(fù)過(guò)程中也可以要求審查員對(duì)于公知常識(shí)予以舉證。

以上僅是筆者對(duì)于評(píng)判創(chuàng)造性時(shí)關(guān)于公知常識(shí)的分析和探討，希望能夠?qū)ι暾?qǐng)人及專利代理人在答復(fù)審查意見過(guò)程中有所幫助。