胡濱斌

?

定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定若干問(wèn)題之反思
——以“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案為例

胡濱斌*

目次

一、“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案基本案情

二、商標(biāo)獨(dú)立性在定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的適用

三、定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的歸責(zé)原則及過(guò)錯(cuò)判斷

四、混淆可能性在定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的適用

(一) TRIPS協(xié)議對(duì)混淆可能性的規(guī)定

(二) 不同的立法模式

(三) 修改前我國(guó)《商標(biāo)法》及司法解釋的態(tài)度

(四) 我國(guó)新《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定

(五) 小結(jié)

定牌加工法律適用涉及諸多商標(biāo)法基礎(chǔ)理論問(wèn)題。在“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案中，法院從商標(biāo)地域性、侵權(quán)過(guò)錯(cuò)及是否具有混淆情形等角度，確認(rèn)原告不侵權(quán)。但是，這些理由都無(wú)法成立。根據(jù)修改前的《商標(biāo)法》及其司法解釋?zhuān)煜赡苄圆⒉皇桥卸ㄉ虡?biāo)侵權(quán)的必要條件；《商標(biāo)法》第三次修改后，混淆可能性正式寫(xiě)入該法，但其在商標(biāo)侵權(quán)判定中的地位并無(wú)實(shí)質(zhì)改變。定牌加工主體應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎審查其定牌加工所使用的商標(biāo)。

定牌加工 商標(biāo) 獨(dú)立性 過(guò)錯(cuò) 混淆可能性

涉外定牌加工(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定牌加工”)行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)？這個(gè)問(wèn)題對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法理論界和實(shí)務(wù)部門(mén)的困擾由來(lái)已久。2014年5月1日我國(guó)新《商標(biāo)法》施行前，*迄今為止，《商標(biāo)法》已經(jīng)歷經(jīng)三次修改。1982年8月23日第五屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)《商標(biāo)法》，這是新中國(guó)歷史上第一部《商標(biāo)法》。1993年2月22日第七屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十次會(huì)議對(duì)《商標(biāo)法》做出第一次修改；2001年10月27日，為了適應(yīng)加入世界貿(mào)易組織的需要，第九屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議對(duì)《商標(biāo)法》進(jìn)行了第二次修改； 2013年8月30日第十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第四次會(huì)議第三次修改了《商標(biāo)法》，并于2014年5月1日正式施行。與定牌加工相關(guān)的案件不絕于耳。這些糾紛的起因基本相似：在來(lái)料加工和來(lái)樣加工等國(guó)際貿(mào)易中，中國(guó)境外的商標(biāo)權(quán)人委托內(nèi)地企業(yè)在產(chǎn)品上使用其在境外合法擁有的商標(biāo)(俗稱(chēng)“貼牌生產(chǎn)”)，合同約定貼牌產(chǎn)品不在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售，而僅僅用于出口。但是，相應(yīng)商標(biāo)的中國(guó)注冊(cè)人認(rèn)為，此種行為侵犯了其依照中國(guó)法律所享有的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。按理說(shuō)，對(duì)于這些案情基本相同的案件，各地人民法院應(yīng)做出理由和結(jié)果大體一致的判決。但遺憾的是，各級(jí)地方人民法院對(duì)定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定案件莫衷一是，分歧甚大。而法學(xué)理論界對(duì)此也爭(zhēng)論不休。

2014年3月13日，上海市浦東新區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦東法院”)在“蘇州市協(xié)安貿(mào)易有限公司與鱷魚(yú)恤有限公司確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案”中，*上海市浦東新區(qū)人民法院(2013)浦民三(知)初字第336號(hào)民事判決書(shū)。判決原告蘇州市協(xié)安貿(mào)易有限公司的定牌加工行為沒(méi)有侵害被告鱷魚(yú)恤有限公司的商標(biāo)權(quán)。這是繼2011年3月頗具影響的“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案后，上海法院又一次判決定牌加工行為不侵害商標(biāo)權(quán)。筆者觀察到，近幾年來(lái)，上海法院系統(tǒng)尤其是浦東法院，對(duì)于定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的案件，無(wú)論是法律理由還是審判結(jié)果，大體上都沿用“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案的模式。該案判決后，曾經(jīng)引起廣泛的關(guān)注，很多媒體進(jìn)行了報(bào)道，不少人對(duì)此案的判決持肯定態(tài)度。該案的主審法官在《人民法院報(bào)》上發(fā)表了論文《經(jīng)授權(quán)的涉外定牌加工行為不侵權(quán)》*倪紅霞、郭杰：《經(jīng)授權(quán)的涉外定牌加工行為不侵權(quán)》，載《人民法院報(bào)》2012年3月1日，第7版。，進(jìn)一步擴(kuò)大了其影響力。依筆者之見(jiàn)，定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的法律適用涉及商標(biāo)法的諸多基礎(chǔ)理論問(wèn)題。在具體分析過(guò)程中，體現(xiàn)出分析者對(duì)于這些基礎(chǔ)理論問(wèn)題的理解。鑒于“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案在定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定案件中的代表性，本文將以該案為分析對(duì)象，結(jié)合新舊《商標(biāo)法》的規(guī)定，對(duì)定牌加工行為涉及的商標(biāo)法相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行探討。

一、“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案基本案情

該案原告為無(wú)錫艾弗國(guó)際貿(mào)易有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫艾弗公司”)，被告為香港鱷魚(yú)恤有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“香港鱷魚(yú)恤有限公司”)。

原告無(wú)錫艾弗公司訴稱(chēng)，自己是一家從事服裝定牌加工的企業(yè)，多年來(lái)接受韓國(guó)艾弗公司和韓國(guó)亨籍公司委托，加工經(jīng)新加坡鱷魚(yú)公司授權(quán)的鱷魚(yú)牌服裝，這些服裝根據(jù)訂單全部出口至韓國(guó)，不在中國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。2010年2月，上海海關(guān)做出《扣留侵權(quán)嫌疑貨物告知書(shū)》，告知無(wú)錫艾弗公司：香港鱷魚(yú)恤有限公司發(fā)函認(rèn)為無(wú)錫艾弗公司在上海海關(guān)報(bào)關(guān)出口的女士牛仔褲涉嫌侵犯其所擁有的“CROCODILE”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，海關(guān)因而扣留了該批女士牛仔褲。無(wú)錫艾弗公司提出，該批牛仔褲上使用的“Crocodile及圖”商標(biāo)和“CROCODILE”商標(biāo)系新加坡鱷魚(yú)公司在韓國(guó)注冊(cè)，該商標(biāo)權(quán)人與韓國(guó)亨籍公司簽訂了商標(biāo)許可協(xié)議，委任韓國(guó)亨籍公司為其僅限于韓國(guó)境內(nèi)使用上述商標(biāo)的成衣制造商，韓國(guó)亨籍公司委托韓國(guó)艾弗公司代為制造鱷魚(yú)牌服裝，并確認(rèn)韓國(guó)艾弗公司可以委托無(wú)錫艾弗公司在中國(guó)定牌加工，并將加工后的產(chǎn)品全部直接出口至韓國(guó)，所以無(wú)錫艾弗公司認(rèn)為，自己只是依合同要求加工該批牛仔褲，該批品牌服裝在中國(guó)國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何銷(xiāo)售，因而不可能造成中國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，不應(yīng)被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。因此無(wú)錫艾弗公司請(qǐng)求法院判令：確認(rèn)原告沒(méi)有侵犯被告所擁有的“Crocodile及圖”和“CROCODILE”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。*參見(jiàn)上海市浦東新區(qū)人民法院(2010)浦民三(知)初字第146號(hào)民事判決書(shū)。

浦東法院經(jīng)審理后認(rèn)定無(wú)錫艾弗公司的行為是典型的定牌加工行為，沒(méi)有侵犯香港鱷魚(yú)恤公司之注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。法院的主要理由是：無(wú)錫艾弗公司使用涉案商標(biāo)具有境外商標(biāo)權(quán)人的合法授權(quán)，因而無(wú)商標(biāo)侵權(quán)的主觀故意和過(guò)錯(cuò)，更重要的是，認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為應(yīng)當(dāng)結(jié)合是否會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)商品產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)來(lái)進(jìn)行綜合判斷，原告的定牌加工行為并未造成市場(chǎng)混淆，也未對(duì)被告造成影響及損失。*參見(jiàn)上海市浦東新區(qū)人民法院(2010)浦民三(知)初字第146號(hào)民事判決書(shū)。

二、商標(biāo)獨(dú)立性在定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的適用

商標(biāo)獨(dú)立性的基本含義是“不同國(guó)家法律下的商標(biāo)是一個(gè)獨(dú)立的法律存在，商標(biāo)權(quán)只依據(jù)內(nèi)國(guó)法在每個(gè)國(guó)家存在”。*Topps Co.，Inc.v.Cadbury Stani S.A.I.C.，526 F.3d 63，70，86 U.S.P.Q.2d 1821 (2d Cir.2008).換言之，根據(jù)一國(guó)法律取得的商標(biāo)權(quán)，僅在該國(guó)領(lǐng)域內(nèi)有效。即使在簽有國(guó)際公約或雙邊互惠協(xié)定的情形下，各國(guó)各地區(qū)的商標(biāo)權(quán)仍是相對(duì)獨(dú)立的，其他國(guó)家對(duì)非本國(guó)授予、注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)沒(méi)有保護(hù)的義務(wù)。1883年《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《巴黎公約》)簽訂時(shí)，商標(biāo)獨(dú)立性原則即得到確立。以后《巴黎公約》歷次修改的文本都堅(jiān)持這一原則。我國(guó)加入的《巴黎公約》1967年斯德哥爾摩文本同樣持這一立場(chǎng)。同時(shí)，世界貿(mào)易組織《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(TRIPS協(xié)議)第2條規(guī)定：就本協(xié)議第二、第三和第四部分而言，各成員應(yīng)當(dāng)遵守巴黎公約(1967年)第1條至第12條和第19條的規(guī)定。本協(xié)議第一至第四部分的任何規(guī)定均不應(yīng)減損各成員之間根據(jù)《巴黎公約》《伯爾尼公約》《羅馬公約》和《關(guān)于集成電路的知識(shí)產(chǎn)權(quán)條約》可能已經(jīng)相互承擔(dān)的義務(wù)。*國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)條法司編：《最新專(zhuān)利國(guó)際條約匯編(上)》，湯宗舜譯校，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2002年版，第136～174頁(yè)。這意味著TRIPS協(xié)議將《巴黎公約》的主要實(shí)體條款納入其中。因此，商標(biāo)獨(dú)立性也為T(mén)RIPS協(xié)議所認(rèn)可和要求。作為T(mén)RIPS協(xié)議的成員，中國(guó)應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)獨(dú)立性作為本國(guó)商標(biāo)法的基本原則之一。根據(jù)該原則，中國(guó)和韓國(guó)的商標(biāo)相互獨(dú)立，韓國(guó)商標(biāo)權(quán)人就某一商標(biāo)標(biāo)識(shí)所享有的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)只在韓國(guó)有效，不能在其他國(guó)家包括中國(guó)行使或主張?jiān)擁?xiàng)權(quán)利。

根據(jù)以上分析，如果A公司在中國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)與B公司在外國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)相同，那么，這個(gè)標(biāo)識(shí)在中國(guó)發(fā)生的使用行為只受中國(guó)商標(biāo)權(quán)的控制。換言之，外國(guó)商標(biāo)權(quán)人無(wú)權(quán)以其在該外國(guó)有注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)為由，對(duì)中國(guó)境內(nèi)的標(biāo)識(shí)主張商標(biāo)法上的權(quán)利。但在“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案中，浦東法院認(rèn)為，“原告申報(bào)出口的服裝上使用的商標(biāo)是新加坡鱷魚(yú)公司在韓國(guó)合法注冊(cè)的商標(biāo)，核定使用商品為長(zhǎng)褲、牛仔褲等，境外公司在委托原告加工的女褲上使用涉案商標(biāo)的行為并未超出商標(biāo)核定使用的范圍”。以上文字表面看來(lái)似乎有一定道理，細(xì)致推敲就可以發(fā)現(xiàn)判決書(shū)實(shí)際上隱含著對(duì)于商標(biāo)獨(dú)立性原則的誤解。

正如有學(xué)者指出，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無(wú)形性使其“不能像有形財(cái)產(chǎn)那樣可被認(rèn)知與界定，而需要經(jīng)濟(jì)法律的直接確認(rèn)”。*王春燕：《論知識(shí)產(chǎn)權(quán)地域性與知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際保護(hù)》，載《中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào)》1996年第3期。更確切地說(shuō)，商標(biāo)權(quán)的客體之無(wú)形性，導(dǎo)致相同的標(biāo)識(shí)無(wú)法加以特定化。在這一點(diǎn)上，商標(biāo)權(quán)的客體與物權(quán)的客體殊為不同。在物權(quán)領(lǐng)域，即便是種類(lèi)物也是可以特定化的。但商標(biāo)標(biāo)識(shí)并不如此。某一既定的標(biāo)識(shí)，只要在中國(guó)使用，嚴(yán)格而言，就不能說(shuō)其使用的是在某外國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)，只能說(shuō)，使用人使用的標(biāo)識(shí)與某外國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)相同或近似；否則就違反了商標(biāo)獨(dú)立性原則。也許在有些人看來(lái)，這近乎是咬文嚼字，但在筆者看來(lái)，這是法律適用必要的嚴(yán)謹(jǐn)，也體現(xiàn)了對(duì)于商標(biāo)法原理的理解。在定牌加工案件中，如果分析判斷者對(duì)商標(biāo)獨(dú)立性沒(méi)有較為深刻的理解，其后的分析往往會(huì)成為建立在沙灘上的高樓。

其實(shí)，在定牌加工合同中，委托人在國(guó)外是否具有注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)并不重要。如果一個(gè)境外委托人在中國(guó)境外并沒(méi)有注冊(cè)商標(biāo)，卻委托中國(guó)境內(nèi)企業(yè)定牌加工某項(xiàng)產(chǎn)品，在商標(biāo)法上，只要所使用的標(biāo)識(shí)沒(méi)有侵犯中國(guó)商標(biāo)權(quán)人的專(zhuān)用權(quán)，本身是沒(méi)有問(wèn)題的。商標(biāo)法上的一個(gè)常識(shí)是：對(duì)商標(biāo)的使用不以注冊(cè)為前提，即未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)只要沒(méi)有違反其他法律，完全可以作為商標(biāo)來(lái)使用。商標(biāo)注冊(cè)的法律后果，是注冊(cè)人取得了在一定范圍內(nèi)禁止他人使用自己商標(biāo)的專(zhuān)有權(quán)利。另一方面，境外商標(biāo)權(quán)人不應(yīng)以在境外享有合法的商標(biāo)權(quán)為由，許可中國(guó)境內(nèi)企業(yè)使用其商標(biāo)標(biāo)識(shí)。正如有學(xué)者正確指出的，國(guó)際許可協(xié)議必須以有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)存在為前提，而非相反。*參見(jiàn)前注〔8〕，王春燕文。在中國(guó)，“有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)”只能是指依中國(guó)相關(guān)法律產(chǎn)生的專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等，而絕不是依外國(guó)法產(chǎn)生的某項(xiàng)專(zhuān)有權(quán)。在“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案中，定牌加工委托人在韓國(guó)是否具有合法的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，并非中國(guó)法院審查境內(nèi)加工貿(mào)易在商標(biāo)法上是否具有瑕疵的必要環(huán)節(jié)。然而，在此案判決書(shū)中，浦東法院卻一再?gòu)?qiáng)調(diào)原告無(wú)錫艾弗公司具有韓國(guó)商標(biāo)權(quán)人的“合法授權(quán)”。這體現(xiàn)出法院對(duì)于商標(biāo)獨(dú)立性及商標(biāo)權(quán)是否有域外效力存在一定的誤區(qū)。

總之，根據(jù)商標(biāo)獨(dú)立性原則，商標(biāo)權(quán)沒(méi)有域外效力。外國(guó)商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，不能成為定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的抗辯理由。

三、定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的歸責(zé)原則及過(guò)錯(cuò)判斷

定牌加工行為是否應(yīng)當(dāng)被禁止，也會(huì)涉及商標(biāo)侵權(quán)的歸責(zé)原則及過(guò)錯(cuò)問(wèn)題。

在“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案中，浦東法院認(rèn)為，新加坡鱷魚(yú)公司在韓國(guó)對(duì)“CROCODILE”商標(biāo)享有注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，*根據(jù)法院查明的事實(shí)，新加坡鱷魚(yú)公司在韓國(guó)注冊(cè)了以下商標(biāo)：1987年11月19日注冊(cè)0147499號(hào)“Crocodile及圖”商標(biāo)，有效期至2017年11月19日，指定商品為第45類(lèi)長(zhǎng)褲等；2005年10月5日注冊(cè)0633791號(hào)“CROCODILE”文字商標(biāo)，有效期至2015年10月5日，指定商品為第25類(lèi)牛仔褲等；2006年4月3日注冊(cè)40-0657083號(hào)“Crocodile”文字商標(biāo)，有效期至2016 年4月3日，指定商品為第25類(lèi)長(zhǎng)褲等。無(wú)錫艾弗公司在加工服裝上亦同時(shí)使用了上述三種商標(biāo)。而被告香港鱷魚(yú)恤有限公司于1996年3月30日經(jīng)我國(guó)國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)第246898號(hào)“CROCODILE”商標(biāo)，核定使用商品為第25類(lèi)褲子等，有效期至2016年3月29日。在中國(guó)海關(guān)出口階段，香港鱷魚(yú)恤公司主張無(wú)錫艾弗公司對(duì)“CROCODILE”商標(biāo)的使用侵犯了其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。因此，本文主要討論針對(duì)“CROCODILE”商標(biāo)的法律問(wèn)題，而且上述文字“CROCODILE”商標(biāo)在視覺(jué)上基本上無(wú)差別。有關(guān)事實(shí)，可以參見(jiàn)上海市浦東新區(qū)人民法院(2010)浦民三(知)初字第146號(hào)民事判決書(shū)。其在韓國(guó)的被許可人經(jīng)其授權(quán)，委托無(wú)錫艾弗公司定牌加工有關(guān)服裝產(chǎn)品，因此無(wú)錫艾弗公司得到了韓國(guó)商標(biāo)權(quán)人的“合法授權(quán)”，故而不具有商標(biāo)侵權(quán)的過(guò)錯(cuò)。這里需要指出的是：

第一，在商標(biāo)法領(lǐng)域，過(guò)錯(cuò)不是侵權(quán)成立的構(gòu)成要件。這一點(diǎn)，著名法學(xué)家鄭成思先生曾有很經(jīng)典的論述。*參見(jiàn)鄭成思：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)論》，法律出版社2003年版，第272頁(yè)以下。在絕大多數(shù)國(guó)家，“在確認(rèn)是否侵害了知識(shí)產(chǎn)權(quán)并要求侵權(quán)人停止有關(guān)侵權(quán)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)采用‘無(wú)過(guò)錯(cuò)原則’；在確定是否賠償被侵權(quán)人或確定賠償額度時(shí)，適用‘過(guò)錯(cuò)原則’”。*參見(jiàn)前注〔11〕，鄭成思書(shū)，第272頁(yè)。這一點(diǎn)現(xiàn)在已經(jīng)得到知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域大多數(shù)人的認(rèn)可。例如王遷先生也指出，只要未經(jīng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)人許可，也沒(méi)有法律規(guī)定的免責(zé)事由，擅自實(shí)施受專(zhuān)有權(quán)利控制的行為即構(gòu)成“直接侵權(quán)”。至于行為人的狀態(tài)如何，是否具有主觀過(guò)錯(cuò)，只影響損害賠償數(shù)額或救濟(jì)方法，并不影響對(duì)行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的認(rèn)定。*王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國(guó)人民大學(xué)出版社2011年版，第236頁(yè)。

綜上分析，本工程瀝青混凝土心墻豎向軸線(xiàn)選用垂直式；平面軸線(xiàn)位于壩軸線(xiàn)上游側(cè)、與壩軸線(xiàn)平行直線(xiàn)布置，同時(shí)考慮壩體結(jié)構(gòu)布置及瀝青混凝土心墻與防浪墻、兩側(cè)岸坡連接后，以確定心墻平面軸線(xiàn)位于壩軸線(xiàn)上游1.25m處。

因此，在商標(biāo)法領(lǐng)域，判定商標(biāo)侵權(quán)成立的關(guān)鍵是看某種特定行為是否未經(jīng)權(quán)利人的許可，落入了商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的控制范圍內(nèi)，至于商標(biāo)使用人是否具有主觀上的過(guò)錯(cuò)(故意或過(guò)失)，在侵權(quán)是否成立的認(rèn)定上并不重要。當(dāng)然，在承擔(dān)賠償責(zé)任時(shí)，行為人的主觀狀態(tài)會(huì)有重要影響。這一點(diǎn)，我國(guó)《商標(biāo)法》的規(guī)定是相當(dāng)明確的?！渡虡?biāo)法》(2001)第56條規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的賠償數(shù)額，為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益，或者被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間因被侵權(quán)所受到的損失，包括被侵權(quán)人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開(kāi)支?！N(xiāo)售不知道是侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說(shuō)明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任?！毙隆渡虡?biāo)法》第63條也有類(lèi)似的規(guī)定。這里必須指出，行為人不承擔(dān)賠償責(zé)任，并不意味著其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，也不意味著不需要承擔(dān)停止侵權(quán)的法律責(zé)任。在本案中，法院首先應(yīng)解決的是原告無(wú)錫艾弗公司是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，而這一點(diǎn)，與其是否具有主觀過(guò)錯(cuò)并無(wú)必然的聯(lián)系。

第二，退一步講，如果法院想對(duì)原告是否具有過(guò)錯(cuò)進(jìn)行判斷，其思路和方法也是值得商榷的。過(guò)錯(cuò)是指行為人通過(guò)其實(shí)施的侵害行為所表現(xiàn)出來(lái)的在法律和道德上應(yīng)受非難的故意與過(guò)失狀態(tài)。*王利明：《民法》(第五版)，中國(guó)人民大學(xué)出版社2010年版，第567頁(yè)。因此，在本質(zhì)上，過(guò)錯(cuò)是一種社會(huì)評(píng)價(jià)，其對(duì)象是行為的核心——人的意志，而意志是通過(guò)行為人的外部活動(dòng)表現(xiàn)出來(lái)的。所以，過(guò)錯(cuò)概念在法律實(shí)施過(guò)程中的運(yùn)用不是體現(xiàn)為對(duì)行為人實(shí)施行為時(shí)心理活動(dòng)的再現(xiàn)性描述，而是對(duì)那些足以表明行為意志狀態(tài)的客觀事實(shí)的綜合性判斷。*張玉敏：《侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事責(zé)任歸責(zé)原則研究》，載《法學(xué)論壇》2003年第3期。正如王衛(wèi)國(guó)先生所指出的，“過(guò)錯(cuò)就是行為人未盡自己應(yīng)盡和能盡的注意而違反義務(wù)，因而為法律所不容認(rèn)的行為意志狀態(tài)”。*王衛(wèi)國(guó)：《過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則——第三次勃興》，中國(guó)法制出版社2000年版，第253頁(yè)。在“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案中，無(wú)錫艾弗公司的主觀狀態(tài)，首先取決于它有沒(méi)有義務(wù)審查自己使用的標(biāo)識(shí)是否為可以合法使用的商標(biāo)，即是否會(huì)侵犯中國(guó)商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。如果使用人有這個(gè)義務(wù)而沒(méi)有審查，那它就是有過(guò)錯(cuò)的(雖然可能不是故意的)。在本案中，定牌加工行為人因?yàn)檩p信委托人在國(guó)外有合法商標(biāo)權(quán)，而不去審查該商標(biāo)標(biāo)識(shí)在中國(guó)是否可以合法使用，沒(méi)有盡到其應(yīng)盡的審查義務(wù)，所以是有過(guò)錯(cuò)的。浦東法院主張無(wú)錫艾弗公司有韓國(guó)商標(biāo)權(quán)人的合法授權(quán)而沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，在邏輯上無(wú)法成立。

總之，商標(biāo)侵權(quán)之構(gòu)成并不以行為人過(guò)錯(cuò)為要件。至于認(rèn)為只要有境外商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，就可以認(rèn)定定牌加工行為人沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，并進(jìn)而為判定其不侵權(quán)尋找理由的思路和方法，并不符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的相關(guān)原理。

四、混淆可能性在定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的適用

混淆可能性是商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的核心要素。對(duì)于定牌加工產(chǎn)品商標(biāo)侵權(quán)案件而言，大部分主張定牌加工行為合法的人，有一個(gè)核心的主張，即認(rèn)為定牌加工產(chǎn)品不會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)流通，不會(huì)引起中國(guó)消費(fèi)者的混淆或者誤認(rèn)，因而不具有混淆可能性。在“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案中，法院亦持類(lèi)似的觀點(diǎn)。浦東法院指出，“商標(biāo)依附于商品，只有使用在商品上并投入市場(chǎng)后，才能發(fā)揮其功能、體現(xiàn)其價(jià)值?！婊诰惩庀嚓P(guān)權(quán)利人的明確委托，加工涉案產(chǎn)品后全部發(fā)往韓國(guó)，產(chǎn)品不在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售。涉案商標(biāo)僅在中國(guó)境外產(chǎn)生商品來(lái)源的識(shí)別作用，不可能造成國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)……因此不會(huì)對(duì)被告在國(guó)內(nèi)的商標(biāo)權(quán)造成損害”。這種對(duì)于混淆可能性的闡釋在定牌加工侵權(quán)認(rèn)定案件中相當(dāng)具有代表性。然而筆者認(rèn)為，浦東法院的觀點(diǎn)是對(duì)于混淆可能性的誤讀。無(wú)論是在《商標(biāo)法》修訂之前或之后，前述理由都無(wú)法成立。

(一) TRIPS協(xié)議對(duì)混淆可能性的規(guī)定

混淆可能性是商標(biāo)法中最重要的概念之一，“它從本質(zhì)上界定了商標(biāo)所有人的權(quán)利范圍”。*Daniel Gervais & Elizabeth F.Judge，Intellectual Property： The Law in Canada (Toronto：Thompson Canada，2005)，p.257.TRIPS協(xié)議對(duì)此亦做了相關(guān)規(guī)定。TRIPS協(xié)議第16條規(guī)定：注冊(cè)商標(biāo)所有人應(yīng)享有專(zhuān)有權(quán)防止任何第三方未經(jīng)其許可而在貿(mào)易活動(dòng)中使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)去標(biāo)示相同或類(lèi)似的商品或服務(wù)，以造成混淆之可能。如果確將相同標(biāo)識(shí)用于相同商品或服務(wù)，即應(yīng)推定已具有混淆可能性。需要指出的是：第一，TRIPS協(xié)議對(duì)于何為混淆可能性并沒(méi)有做出明確的界定，因而世界貿(mào)易組織成員可以在國(guó)內(nèi)法律和司法實(shí)踐中自行界定其具體含義。*孔祥俊：《商標(biāo)法與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法：原理和判例》，法律出版社2009年版，第257頁(yè)。第二，從條約談判史的角度看，該條文是如何對(duì)待混淆可能性的兩種不同觀點(diǎn)的妥協(xié)與折中。在該條的談判過(guò)程中，歐共體(歐盟的前身)提出的方案，是在相同商品或服務(wù)上使用相同標(biāo)識(shí)時(shí)，不必在商標(biāo)權(quán)的內(nèi)容中寫(xiě)入混淆可能性，而美國(guó)則表示異議：美國(guó)代表不同意沒(méi)有混淆(或可能性)時(shí)會(huì)發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)。為了協(xié)調(diào)兩種不同的觀點(diǎn)，美國(guó)建議TRIPS協(xié)議在寫(xiě)入混淆可能性的同時(shí)，放棄證明混淆可能性的要求。*Nuno Pires de Carvalho，The TRIPS Regime of Trademarks and Designs，2nd ed.(The Hague：Kluwer Law International，2011)，p.352.因此，TRIPS協(xié)議第16條的規(guī)定實(shí)際上是兩種立法模式妥協(xié)的結(jié)果。第三，對(duì)于在相同商品或服務(wù)上使用相同標(biāo)識(shí)而推定的混淆可能性，是否允許推翻，TRIPS協(xié)議并沒(méi)有做出規(guī)定或者暗示。在理論與實(shí)踐中一直存在不同的觀點(diǎn)。*參見(jiàn)前注〔18〕，孔祥俊書(shū)，第297～327頁(yè)。筆者認(rèn)為，與混淆可能性的含義一樣，TRIPS協(xié)議也允許其成員在國(guó)內(nèi)法中對(duì)推定的混淆可能性是否可加以推翻各自采取不同做法。

(二) 不同的立法模式

在現(xiàn)代世界各國(guó)的商標(biāo)法中，關(guān)于混淆可能性在商標(biāo)侵權(quán)中的作用，大體上有兩種不同的立法例。*學(xué)界也有人認(rèn)為有三種模式，參見(jiàn)彭學(xué)龍：《論“混淆可能性”——兼評(píng)〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法修改草稿〉(征求意見(jiàn)稿)》，載《法律科學(xué)》2008年第1期。

第一種立法例以美國(guó)為代表。在美國(guó)，混淆可能性是聯(lián)邦和州法律共同采用的商標(biāo)侵權(quán)行為標(biāo)準(zhǔn)。*參見(jiàn)前注〔18〕，孔祥俊書(shū)，第258頁(yè)。根據(jù)《蘭哈姆法》第32條第1款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人可以在以下情況下請(qǐng)求法律救濟(jì)：第一，他人未經(jīng)注冊(cè)人許可而復(fù)制、假冒、抄襲或欺騙性地模仿其商標(biāo)，用于商品或服務(wù)的銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售、分發(fā)、廣告等商業(yè)性活動(dòng)，并有可能引起混淆、誤認(rèn)或欺騙；第二，他人未經(jīng)注冊(cè)人許可而復(fù)制、假冒、抄襲或欺騙性地模仿其商標(biāo)，并在商業(yè)活動(dòng)中將該商標(biāo)用于標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、印刷品、包裝、包裝用品、容器或廣告，并有可能引起混淆、誤認(rèn)或欺騙。*See 15 U.S.C.§1114(1).有的學(xué)者甚至認(rèn)為，在美國(guó)商標(biāo)法中，混淆可能性是“判定商標(biāo)侵權(quán)與否的惟一標(biāo)準(zhǔn)”。*李明德：《美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，法律出版社2003年版，第298頁(yè)。這與美國(guó)商標(biāo)法是在仿冒(passing off)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的傳統(tǒng)不無(wú)關(guān)系，體現(xiàn)了美國(guó)商標(biāo)法與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的密切關(guān)系。美國(guó)學(xué)者通常認(rèn)為，與必須證明存在實(shí)際混淆相比，“混淆可能性”是一種較輕的舉證責(zé)任。*[美] 威廉·M.蘭德斯、理查德·A.波斯納：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)》，金海軍譯，北京大學(xué)出版社2005年版，第257～258頁(yè)。

第二種立法例以歐盟為代表，這種模式不一概要求所有商標(biāo)侵權(quán)都以混淆為要件。這種立法例的要點(diǎn)是，在相同商品或者服務(wù)上使用相同商標(biāo)，并不要求混淆可能性，就可以判定為商標(biāo)侵權(quán)行為，而對(duì)于其他商標(biāo)侵權(quán)行為，才需要考慮混淆可能性問(wèn)題。*參見(jiàn)前注〔18〕，孔祥俊書(shū)，第300頁(yè)。例如，歐盟《歐洲議會(huì)和理事會(huì)2008/95/EC號(hào)指令》第5條第1項(xiàng)規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)授予所有人以專(zhuān)有權(quán)。所有人應(yīng)有權(quán)防止任何第三人在商業(yè)活動(dòng)中未經(jīng)其同意使用：(A) 任何與注冊(cè)商標(biāo)相同，并且使用在該商標(biāo)所注冊(cè)的相同商品或服務(wù)上的標(biāo)識(shí)；(B) 任何標(biāo)識(shí)因?yàn)榕c注冊(cè)商標(biāo)相同或相似，且所使用的商品或服務(wù)相同或類(lèi)似，從而在相關(guān)公眾中存在混淆可能性的標(biāo)識(shí)；混淆可能性包括將標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)聯(lián)系起來(lái)的可能性?！?作為歐洲共同體商標(biāo)立法研究二十多年的產(chǎn)物，1988年歐共體頒布了《協(xié)調(diào)成員國(guó)商標(biāo)立法89/104/EC一號(hào)指令》，2008年10月，歐洲議會(huì)和理事會(huì)頒布了2008/95/EC號(hào)指令，該指令取代了原來(lái)的89/104/EC一號(hào)指令。相比于舊版的一號(hào)指令，新版本沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)變化，僅僅在形式上進(jìn)行了重新編輯。參見(jiàn)李明德等：《歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，法律出版社2010年版，第445～446頁(yè)。由此可見(jiàn)，在歐盟《商標(biāo)指令》的模式下，對(duì)于在相同商品或服務(wù)上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的標(biāo)識(shí)，是不需要混淆可能性即可認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的。但除此以外的情形，包括在相同商品或服務(wù)上使用近似的標(biāo)識(shí)，在類(lèi)似商品或服務(wù)上使用相同標(biāo)識(shí)，以及在類(lèi)似商品或服務(wù)上使用近似的標(biāo)識(shí)，都應(yīng)當(dāng)以混淆可能性為要件判斷商標(biāo)侵權(quán)。

(三) 修改前我國(guó)《商標(biāo)法》及司法解釋的態(tài)度

1.修改前我國(guó)《商標(biāo)法》的態(tài)度

《商標(biāo)法》第三次修改前，沒(méi)有將混淆可能性作為商標(biāo)侵權(quán)要件?！渡虡?biāo)法》(2001)第52條第1項(xiàng)規(guī)定，“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”，為商標(biāo)侵權(quán)行為。從字面上看，《商標(biāo)法》(2001)并沒(méi)有將混淆可能性列入商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。倒是在該法第13條關(guān)于馳名商標(biāo)的保護(hù)中，提到了混淆的要求：就相同或者類(lèi)似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、模仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用。這似乎表明，在之前的立法活動(dòng)中，立法者已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到商標(biāo)混淆問(wèn)題。但是，由于《商標(biāo)法》(2001)未能在商標(biāo)侵權(quán)事項(xiàng)中直接體現(xiàn)出混淆可能性的作用，受到不少學(xué)者的批評(píng)。

2.司法解釋及最高人民法院的態(tài)度

盡管《商標(biāo)法》(2001)沒(méi)有將混淆可能性作為商標(biāo)侵權(quán)的一般要件，但在法律適用過(guò)程中，最高人民法院對(duì)于混淆可能性在商標(biāo)侵權(quán)案件中的態(tài)度是相當(dāng)明確的。

2002年，最高人民法院在《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》中規(guī)定：“商標(biāo)法第五十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)相同，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，二者在視覺(jué)上基本無(wú)差別。”這表明，判定商標(biāo)相同并不要求涉案的兩個(gè)商標(biāo)完全一致。當(dāng)然，在聽(tīng)覺(jué)商標(biāo)引入中國(guó)《商標(biāo)法》后，對(duì)于“視覺(jué)”上的限制必將做出調(diào)整。*根據(jù)新《商標(biāo)法》的規(guī)定，聲音亦可作為商標(biāo)注冊(cè)，而之前的《商標(biāo)法》則有“可視性標(biāo)志”的要求。參見(jiàn)新《商標(biāo)法》第8條和《商標(biāo)法》(2001)第8條。TRIPS協(xié)議第15條第1款允許成員在其國(guó)內(nèi)法律中規(guī)定，作為注冊(cè)的條件，標(biāo)識(shí)必須是可視的。因此，新《商標(biāo)法》關(guān)于商標(biāo)客體的規(guī)定已經(jīng)超越了TRIPS協(xié)議的最低要求。該司法解釋同時(shí)對(duì)何為商標(biāo)近似和什么是商品類(lèi)似進(jìn)行了解釋。*所謂商標(biāo)近似，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來(lái)源與原告注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系；所謂類(lèi)似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。所謂類(lèi)似服務(wù)，是指在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務(wù)；所謂商品與服務(wù)類(lèi)似，是指商品和服務(wù)之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆。在上述司法解釋中，不難看出：

第一，在認(rèn)定商標(biāo)相同時(shí)，只要被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，二者在視覺(jué)上基本無(wú)差別就可以了，至于是否容易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，并不是商標(biāo)侵權(quán)判定的必要條件。

第二，對(duì)于近似商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定時(shí)，要求相比較的兩個(gè)商標(biāo)容易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來(lái)源與原告注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系；對(duì)于商品或服務(wù)類(lèi)似進(jìn)行對(duì)比認(rèn)定時(shí)，也采取類(lèi)似的方法和標(biāo)準(zhǔn)，即如果容易使相關(guān)公眾混淆，就可以認(rèn)為商品或服務(wù)構(gòu)成類(lèi)似。盡管有學(xué)者對(duì)于這其中的邏輯關(guān)系提出批評(píng)，*參見(jiàn)劉明江：《商標(biāo)權(quán)效力及其限制研究》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2010年版，第31～32頁(yè)。但可以認(rèn)為，對(duì)于在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)時(shí)，司法解釋在事實(shí)上采用了混淆可能性標(biāo)準(zhǔn)。

2009年，最高人民法院印發(fā)《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的通知，指出：未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的，除構(gòu)成正當(dāng)合理使用的情形外，認(rèn)定侵權(quán)行為時(shí)不需要考慮混淆因素。該意見(jiàn)還特別指出，要妥善處理當(dāng)前外貿(mào)“貼牌加工”中多發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對(duì)于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。這就進(jìn)一步明確，混淆可能性并不是判定在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的行為的構(gòu)成要件。

“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案發(fā)生于《商標(biāo)法》第三次修訂前，應(yīng)當(dāng)適用《商標(biāo)法》(2001)及與之相關(guān)的司法解釋。從前面的分析，不難發(fā)現(xiàn)，浦東法院在“無(wú)錫艾弗公司訴香港鱷魚(yú)恤公司”案中，對(duì)于混淆可能性的理解與適用與當(dāng)時(shí)有效實(shí)施的法律及司法解釋并不一致。事實(shí)上，浦東法院只是籠統(tǒng)地將混淆作為商標(biāo)侵權(quán)的必要條件，卻沒(méi)有區(qū)分當(dāng)時(shí)《商標(biāo)法》司法解釋是分不同情況來(lái)處理混淆可能性在商標(biāo)侵權(quán)中的作用的。在該案中，定牌加工行為人在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)(“CROCODILE”)。這種情況，恰恰不需要考慮混淆因素。

(四) 我國(guó)新《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定

修改后的《商標(biāo)法》第57條對(duì)于商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)做了新的規(guī)定，與《商標(biāo)法》(2001)相比，一個(gè)重要的修改是將混淆可能性正式寫(xiě)入其中。

新《商標(biāo)法》第57條基本內(nèi)容與《商標(biāo)法》(2001)第52條相對(duì)應(yīng)，共涉及兩方面的變化，其中一個(gè)變化是將《商標(biāo)法》(2001)第52條第1項(xiàng)改為兩項(xiàng)，作為新《商標(biāo)法》第57條第1項(xiàng)、第2項(xiàng)，根據(jù)新《商標(biāo)法》第57條第1項(xiàng)：未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的，為商標(biāo)侵權(quán)行為；根據(jù)該條第2項(xiàng)，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，為商標(biāo)侵權(quán)行為。與《商標(biāo)法》(2001)第52條相比，新《商標(biāo)法》明確了混淆可能性在商標(biāo)侵權(quán)判定中的地位。

首先，對(duì)于未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的行為，不以混淆可能性為判定商標(biāo)侵權(quán)的要件。這是因?yàn)?，如果不將此?lèi)使用商標(biāo)的行為直接認(rèn)定為侵權(quán)行為，“那么注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的核心內(nèi)容就具有很大的不確定性，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的核心內(nèi)容就不清晰，其基本功能的發(fā)揮有重大障礙”。*見(jiàn)前注〔18〕，孔祥俊書(shū)，第311頁(yè)。

其次，對(duì)于在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，在類(lèi)似商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，混淆可能性為判定商標(biāo)侵權(quán)的要件。當(dāng)然，在新《商標(biāo)法》中，其措辭為“容易導(dǎo)致混淆的”，而不是直接套用TRIPS協(xié)議第16條第1項(xiàng)所說(shuō)的“混淆可能性”這一術(shù)語(yǔ)。按照中文的通常含義，“容易導(dǎo)致混淆”表明：第一，法律在判定商標(biāo)侵權(quán)行為成立時(shí)，并不要求商標(biāo)使用行為已經(jīng)導(dǎo)致實(shí)際混淆，這一點(diǎn)與規(guī)定了“混淆可能性”的國(guó)家對(duì)于“混淆可能性”的解釋是一致的。事實(shí)上，正如世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織所指出的，在商標(biāo)侵權(quán)判定中，證明實(shí)際混淆是不必要的，商標(biāo)侵權(quán)的判定“標(biāo)準(zhǔn)是混淆可能性。這是制度設(shè)計(jì)產(chǎn)生作用的惟一路徑”。*WIPO，Intellectual Property Reading Materials，Second Edition，1998，p.79.第二，只要商標(biāo)使用在某種程度上使混淆結(jié)果容易發(fā)生，就足以判定商標(biāo)侵權(quán)，這與美國(guó)商標(biāo)法中的混淆可能性是大體一致的，也與TRIPS協(xié)議第16條中所說(shuō)的混淆可能性相對(duì)應(yīng)。

可以認(rèn)為，新《商標(biāo)法》的上述條款確立了混淆可能性在中國(guó)《商標(biāo)法》中的地位。當(dāng)然，對(duì)于混淆可能性出現(xiàn)的具體情形，法律并沒(méi)有做明確的規(guī)定，這就需要法院在司法實(shí)踐中不斷總結(jié)。在適當(dāng)時(shí)候，建議最高人民法院在相應(yīng)的司法解釋中加以具體化，以減少混淆可能性適用中的不確定性。要言之，根據(jù)新《商標(biāo)法》，在判定商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，法院并不需要在所有情形中將混淆可能性作為商標(biāo)侵權(quán)要件。未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的，法院可以直接認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為，而不需要去分析混淆可能性的問(wèn)題。只有在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的情形，法院才需要同時(shí)借助混淆可能性的判斷，認(rèn)定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。

(五) 小結(jié)

總之，根據(jù)修改前的《商標(biāo)法》并結(jié)合相關(guān)司法解釋?zhuān)ㄔ翰粦?yīng)當(dāng)以沒(méi)有混淆可能性為理由，將同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的定牌加工行為合法化?！渡虡?biāo)法》第三次修改后，由于法律對(duì)混淆可能性適用范圍做了清晰的限定，這一結(jié)論更加明確。

(責(zé)任編輯：萬(wàn)勇)

*上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院講師、法學(xué)博士。感謝匿名評(píng)審專(zhuān)家對(duì)于本文初稿提出的意見(jiàn)和修改建議。