孫國輝　李彬

引言

優(yōu)先權原則源自1883年簽訂的《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》。所謂“優(yōu)先權”是指申請人在一個締約國第一次提出申請后，可以在一定期限內就同一主題向其他締約國申請保護，其在后的申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。

優(yōu)先權的概念具體規(guī)定于巴黎公約第4條A款：已經(jīng)在本聯(lián)盟的一個國家正式提出專利、實用新型注冊、外觀設計注冊或商標注冊的申請的任何人，或其權利繼受人，為了在其他國家提出申請，在規(guī)定的期間內應享有優(yōu)先權。巴黎公約進一步于第4條B款中具體規(guī)定了優(yōu)先權的效力，其規(guī)定如下：在上述期間屆滿前在本聯(lián)盟的任何其他國家后來提出的任何申請，不應由于在這期間完成的任何行為，特別是另外一項申請的提出、發(fā)明的公布或利用、外觀設計復制品的出售、或商標的使用而成為無效，而且這些行為不能產(chǎn)生任何第三人的權利或個人占有的任何權利。第三人在作為優(yōu)先權根據(jù)的第一次申請的日期以前所取得的權利，依照本聯(lián)盟每一個國家的國內法予以保留。在巴黎公約的第4條C款中則對前兩款中的期間做了明確限定：上述優(yōu)先權的期間，對于專利和實用新型應為十二個月，對于外觀設計和商標應為六個月。

各國在專利法及相關法規(guī)定中均沒有涉及優(yōu)先權的強制性實質審查程序。在我國《專利法》中第二十九條、第三十條以及《專利法實施細則》中第三十一條、第三十二條、第三十三條分別對獲得優(yōu)先權作了規(guī)定。在我國的初步審查階段主要是針對享有優(yōu)先權的主體、優(yōu)先權提出的期限、要求優(yōu)先權的聲明、在后申請的申請人等進行審查。在實質審查階段，需要對是否是相同主題、在先申請是否是首次申請等進行核實，而具體的核實時機存在三種：第一種是在檢索到的對比文件的主題與申請的主題相同或密切相關，而對比文件的公開日在申請的優(yōu)先權日與申請日之間；第二種是對比文件所公開的內容與申請的全部主題相同，或者部分相同，而對比文件的申請日在申請的優(yōu)先權日和申請日之間，公開日在申請的申請日或申請日之后；第三種是對比文件所公開的內容與申請的全部主題相同，或者部分相同，而對比文件的優(yōu)先權日在申請的優(yōu)先權日和申請日之間，公開日在申請的申請日或申請日之后。上述三種情況下進行優(yōu)先權的實質核實，也就是說在實審階段不必然對優(yōu)先權進行核實。在后續(xù)無效階段，專利復審委通?；跓o效宣告請求人的請求對專利優(yōu)先權進行核實。

優(yōu)先權是申請人聲明主張的一種權利，其應承擔一定的風險，而在實質審查階段不必然對優(yōu)先權進行審查，一旦享有優(yōu)先權的專利申請獲得授權，推定其優(yōu)先權成立，而這種推定成立的權利存在一定的不穩(wěn)定性，這種不穩(wěn)定性也在一定程度上削弱了優(yōu)先權的功能，因此優(yōu)先權在初審、實審以及后續(xù)無效不同階段的核實，對享有優(yōu)先權的專利申請最終的命運起著重要的影響。

案例分析

下面就從初審、實審、后續(xù)無效程序對優(yōu)先權核實的具體案例中進行分析：

（一）初審核實

【案例1】

皇家飛利浦電子股份有限公司的一件國際申請，申請?zhí)枮?007800489105，申請日為2007年12月24日，即為在后申請，其優(yōu)先權文件的申請?zhí)枮?006201733176，為一件中國實用新型，申請人為飛利浦（中國）投資有限公司，即為在先申請。

從上述案例可見，在先申請和要求在先申請為優(yōu)先權的在后申請的主體不同，在該國際申請進入國家階段聲明中，申請人聲明了享有在先申請的優(yōu)先權，而在初審階段并未對享有優(yōu)先權的主體進行核實。在后續(xù)的實質審查階段，審查員查看該優(yōu)先權文件，發(fā)現(xiàn)在先申請的申請人與本申請的申請人不同，因此認為優(yōu)先權不成立，并將該在先申請作為抵觸申請評述了在后申請的新穎性，申請人在收到第一次審查意見通知書后，提交了申請權轉讓證明。根據(jù)審查指南第一部分第一章第6.2.2.4節(jié)中規(guī)定要求優(yōu)先權的在后申請的申請人與在先申請中記載的申請人不一致的，在后申請的申請人應當在提出在后申請之日起三個月內提交由在先申請全體申請人簽字或蓋章的優(yōu)先權轉讓證明文件，在后申請的申請人期滿未提交優(yōu)先權轉讓證明文件，或者提交的優(yōu)先權轉讓證明文件不符合規(guī)定的，審查員應當發(fā)出視為未要求優(yōu)先權通知書。

從本案中可以看出，在實審中發(fā)現(xiàn)由于形式要件的缺陷而不能享有在先申請的優(yōu)先權，可能導致本案不能授權；如果在初審階段即時發(fā)現(xiàn)本案與在先申請的優(yōu)先權的主體不同，即時通知申請人，減小了本案優(yōu)先權喪失的概率；而從另外一個角度看，盡管在本案在初審審查階段存在一定的缺陷，由于優(yōu)先權是申請人所主張的權利，既然是自身所主張的權利，就更應對其負責，在優(yōu)先權主體發(fā)生變化時，按照規(guī)定提交轉讓證明，充分發(fā)揮優(yōu)先權的有效作用。因此無論是申請人還是審查部門均應最大限度發(fā)揮自己的職能，盡量確保申請人的權利不受損失。

（二）實審核實

【案例2】

美商威睿電通公司的一件申請，申請?zhí)枮?009101618212，申請日為2009年8月3日，即為在后申請，其優(yōu)先權文件為美國的臨時申請US61/140885，申請日為2008年12月25日，即為在先申請，該在先申請的申請人最初為安東尼·李，于2008年12月25日將該申請權利轉讓給美商威睿電通公司。

該申請共有14項權利要求，其中權利要求1-7是一組方法權利要求，權利要求8-14是一組產(chǎn)品權利要求。

1、權利要求1：一種用于在雙模接入終端中減少網(wǎng)絡同步時間的方法，其中所述雙模接入終端支持第一和第二網(wǎng)絡，所述方法包括：確定在所述雙模接入終端之內CDMA系統(tǒng)時間是否可用；響應于確定CDMA系統(tǒng)時間可用：放棄通過導頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時間；從存儲器讀取CDMA系統(tǒng)時間；以及將CDMA系統(tǒng)時間編程到系統(tǒng)時間單元中；以及響應于確定CDMA系統(tǒng)時間不可用：通過所述導頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時間；以及將CDMA系統(tǒng)時間編程到所述系統(tǒng)時間單元中。

2、權利要求8：一種具有減少網(wǎng)絡同步時間的雙模接入終端，其中所述雙模接入終端支持第一和第二網(wǎng)絡，其包括：存儲器；以及系統(tǒng)時間單元，耦接到所述存儲器；其中所述雙模接入終端被配置為確定在所述雙模接入終端之內CDMA系統(tǒng)時間是否可用；如果在所述雙模接入終端之內CDMA系統(tǒng)時間可用，則所述雙模接入終端放棄通過導頻獲取步驟來獲取CDMA系統(tǒng)時間，從所述存儲器中讀取CDMA系統(tǒng)時間，并將CDMA系統(tǒng)時間編程到所述系統(tǒng)時間單元中；以及如果在所述雙模接入終端之內CDMA系統(tǒng)時間不可用，則所述雙模接入終端通過所述導頻獲取步驟來獲取CDMA系統(tǒng)時間，并將CDMA系統(tǒng)時間編程到所述系統(tǒng)時間單元中。

在實質審查過程中，審查員檢索到一篇“E-UTARN-cdma2000 Connectivity and Interworking： Air Interface Specification Revision 0，3GPP C.P0087-0 Version 0.70”（為對比文件1），公開日為2009年1月29日，其公開了本申請的技術方案，但其在本申請的優(yōu)先權日與申請日之間公開，為PX文件，需要核實優(yōu)先權。

經(jīng)核實，獨立權利要求1中記載了雙模接入終端在終端內的CDMA系統(tǒng)時間可用的情況下，放棄通過導頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時間，使用終端內的CDMA系統(tǒng)時間；而在終端內的CDMA系統(tǒng)時間不可用的情況下，通過導頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時間，以減少與CDMA接入網(wǎng)絡的同步時間；而在先申請中記載了基于CDMA-2000系統(tǒng)信息獲取系統(tǒng)時間，返回網(wǎng)絡獲取指示，然后，接入終端進入到導頻獲取狀態(tài)。可見，在在先申請中并未記載在終端內CDMA系統(tǒng)時間可用和不可用的兩種情況下如何獲取系統(tǒng)時間，本領域技術人員也不能直接地、毫無疑義地確定出。因此權利要求1不能享有優(yōu)先權。

由于獨立權利要求8的技術特征與權利要求1的技術特征相對應，因此基于相同的理由，權利要求8也能享有優(yōu)先權。

從而兩組獨立權利要求的從屬權利要求也均不能享有優(yōu)先權。

由于本申請所享有的優(yōu)先權文件是美國臨時申請，而美國臨時申請對于正式申請來說，無論是在形式上還是在內容上都欠完善，以臨時申請為優(yōu)先權的專利申請很可能包含超出臨時申請記載內容以外的特征，優(yōu)先權文本可能只是一個最初的想法、一個階段性的技術文檔等，基于上述特點，以臨時申請為優(yōu)先權的常規(guī)專利申請，容易存在優(yōu)先權不成立的情形。經(jīng)過核實，上述在后申請不能享有在先申請的優(yōu)先權，所檢索出的對比文件成為影響權利要求創(chuàng)造性的X類文件。

（三）后續(xù)無效程序中核實

【案例3】

1986年4月30日，德國弗克公司向中國專利局提出一項名稱為“香煙或類似物的翻蓋包裝盒”的專利申請，申請?zhí)枮?6103037.0，同時要求以兩項德國專利申請P3515775.5（申請日為1985年5月2日）和P3522614.5（申請日為1985年6月25日）為優(yōu)先權。經(jīng)實質審查后，中國專利局于1989年9月13日審定公告了該專利，該專利要求保護一種專門用于包裝香煙束的翻蓋盒。

1993年9月22日，意大利吉第公司（以下簡稱吉第公司）就弗克公司的上述發(fā)明專利向中國專利局專利復審委員會提出無效宣告請求，認為該專利不具有新穎性和創(chuàng)造性。在本案審理過程中，無效請求人吉第公司提出，由于該專利要求的兩項德國優(yōu)先權申請沒有公開該專利要求保護的翻蓋盒中“豎向縱沿為斜角過渡的圍襯”這一基本的、必不可少的技術特征，因此該專利不能享有優(yōu)先權，而在該專利申請日和優(yōu)先權日之間公開的國際煙草雜志TJI 3/1985（公開日為1985年6月）足以對該專利的專利性構成影響。

上述無效請求人針對已授權的德國弗克公司專利所享有的優(yōu)先權提出異議，并推定在優(yōu)先權不成立情況下，該專利權利要求不具備創(chuàng)造性，此時專利復審委員會則責無旁貸的要對優(yōu)先權問題進行審查?？梢?，優(yōu)先權在后續(xù)程序中也顯現(xiàn)了其強大的功能，但其相應也給公眾帶了無效該權利要求的突破點。固然優(yōu)先權是權利人對抗第三人的利器，但也存在一定的軟肋，也就是說，權利人在要求優(yōu)先權的同時，要根據(jù)所在國家的具體法規(guī)確定其是否真正享有優(yōu)先權，來確保這把利器的防御能力，而不要成為別人手中的利器。

上述案例中專利權人弗克公司認為，在初步審查階段和實審階段審查員沒有對其專利的優(yōu)先權提出異議；在專利無效階段，復審委員會對其專利的優(yōu)先權進行審查，并宣告該專利優(yōu)先權不成立，最終導致宣告該專利無效。由于優(yōu)先權是申請人自己所聲明享有的權利，而不是專利局所授予的權利，其應對自己所聲稱的權利負責，其在聲明享有該權利時，就盡量做到明確其確實是否真正能夠享受這份權利。

結語

結合目前的審查實踐，初審階段主要是針對優(yōu)先權的形式要件進行核實，實質審查階段主要是針對優(yōu)先權的主題進行核實，其依據(jù)審查員是否檢索出中間文件，例如PE、PX、PY，決定是否對優(yōu)先權核實；而在復審無效階段，主要是基于無效宣告請求人的請求對專利優(yōu)先權進行核實。從申請角度來講，優(yōu)先權是申請人所主張的權利，其應對自己所享有的權利負責，在享受這份權利的同時，也要盡可能的確定是否真正享有這份權利；從審查角度來講，審查員不必然對申請是否實質享有優(yōu)先權進行核實。在上述三個案例中，在實審程序中審查員檢索到中間文件以及相應后續(xù)的無效程序中第三人對優(yōu)先權提出異議，上述優(yōu)先權的核實均屬于被動核實，而作為聲明享有優(yōu)先權的申請人應主動核實確認所聲明的優(yōu)先權是否實質上享有，審查員也盡可能在適當時機對優(yōu)先權進行核實，將這種主動核實與被動核實充分結合起來，充分發(fā)揮優(yōu)先權的功能，盡量減少由于優(yōu)先權的不成立導致專利申請的相應權利喪失。綜上，申請人應充分利用優(yōu)先權這一制度，基于誠實信用原則，最大保障其自身的利益。

在專利申請的審查過程中，初步審查階段、實質審查階段以及后續(xù)的無效階段均可能會涉及到優(yōu)先權的核實。本文結合了在三個不同階段的優(yōu)先權核實特點和相應的三個案例，闡述了優(yōu)先權判斷過程中的主體、時機和判斷方式，希望對審查過程中的優(yōu)先權的核實起到一定的借鑒意義。

優(yōu)先權在初審、實審以及后續(xù)無效不同階段的核實，對享有優(yōu)先權的專利申請最終的命運起著重要的影響。