毛思婧

隨著海外生產(chǎn)分配以及網(wǎng)絡(luò)銷售的發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)依然是中國企業(yè)進(jìn)行海外拓展面臨的一大挑戰(zhàn)。2013年8月22日，由美國凱拓國際律師事務(wù)所（以下簡稱凱拓）和《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志合作主辦的“知識產(chǎn)權(quán)價值最大化”研討會在上海舉行，來自凱拓事務(wù)所的合伙人Tadlock先生、Kezer先生及Kenneth先生分別就一系列主題和與會企業(yè)法務(wù)人員分享了在美知識產(chǎn)權(quán)價值最大化的相關(guān)經(jīng)驗。

防范被訴的可能性

截止至2012年底，全美提起專利侵權(quán)訴訟的案件數(shù)量高達(dá)5189件，而其中由專利釣餌公司（NPEs）發(fā)起的訴訟案件為3025件，占到了總量的近60%。NPE案件不但耗費巨大，被訴公司也往往疲于應(yīng)對這些頻頻發(fā)動的攻擊。

別被專利釣餌公司盯上，也是中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)心的問題。針對此，Tadlock先生提出了對應(yīng)策略：通過貼牌加工，提供產(chǎn)品零部件而非整個產(chǎn)品等使NPE忽視自己的存在，避免成為被攻擊目標(biāo)。另外，通過設(shè)立子公司、減少不必要的銷售處等，使得企業(yè)在面對訴訟時可以獲得有利于自己的法院管轄。如果確實無法避免賠償?shù)膯栴}，盡量轉(zhuǎn)嫁責(zé)任來減少自己的損失。當(dāng)然，企業(yè)也可以選擇加入反專利投機公司RPX等團體向其付費使用專利，來預(yù)防企業(yè)可能面臨的被訴風(fēng)險。

除了NPE之外，企業(yè)也不能忽視競爭對手所帶來的威脅。來自競爭者的訴訟可能相比NPE來說更有殺傷性，代價更大。應(yīng)對這一棘手的問題，Tadlock認(rèn)為，企業(yè)不僅需要調(diào)查本企業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域中的對手，還需要對新市場進(jìn)行開拓，進(jìn)行專利布局，讓自己的專利能夠覆蓋對手的產(chǎn)品。 一旦面臨訴訟，企業(yè)也應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，是否應(yīng)訴，是否進(jìn)行專利交叉許可或提起反訴，都是可以選擇的途徑。

加快專利申請速度

在美國，專利申請是一個相當(dāng)緩慢的過程，這同時也帶來了巨大的成本。Kezer先生指出，鑒于產(chǎn)品短暫的生命周期和侵權(quán)產(chǎn)品的迅速涌現(xiàn)，企業(yè)需要盡可能花最少的費用、用最快的速度取得專利。加速專利申請的進(jìn)程有以下幾種選擇：專利審查高速公路（PPH）、“途徑一”（Track 1）、加速審查、提出特別案例訴愿等。Kezer先生強調(diào)，專利加速審查程序?qū)ｉT是由經(jīng)驗更豐富的審查員來處理和監(jiān)督，他們的速度快，而且授予專利的可能性也會更高。

PPH是一國知識產(chǎn)權(quán)局與其他國家知識產(chǎn)權(quán)局之間簽署的一個協(xié)定，其所提供的方式極大地減少了在國外獲取專利保護(hù)的時間和費用。申請者如果要想在兩個以上不同國家就同一發(fā)明申請一項專利，其可以使用PPH程序來加速在這幾個國家的專利申請審核程序。如果向第一個國家提交的該專利申請的權(quán)利主張獲得了批準(zhǔn)，那么就可以借助PPH向另一國知識產(chǎn)權(quán)局提出加速審核的請求。但是，應(yīng)該注意的是，這并不能保證該專利一定可以獲得第二個國家的授權(quán)，是否授權(quán)仍需要國家根據(jù)其標(biāo)準(zhǔn)來核定。

通過“途徑一”，申請人支付一定費用來獲得優(yōu)先審查?！巴緩揭弧庇袆e于美國專利商標(biāo)局已有的加速審查制度——其并不要求提供審查支持文件，費用可能比加速審查更高，但從總體上來說仍是比較便宜的。另外，“途徑一”將參與該項目專利申請限制為4項獨立權(quán)利要求，規(guī)定總數(shù)不得超過30項。同時，申請人需要通過美國專利商標(biāo)局電子提交系統(tǒng)（EFS-Web）提交申請和其他條件。值得注意的是，美國專利商標(biāo)局（USPTO）每年對“途徑一”的受理案件限制在一萬件。根據(jù)統(tǒng)計，“途徑一”從發(fā)出審查意見通知書到最終處理的平均時間在5.9個月以內(nèi)。

專利許可買賣成為新途徑

從目前看來，專利侵權(quán)訴訟仍然是企業(yè)選擇作為商業(yè)手段的第一考慮。從1995年到2011年，在生物、醫(yī)藥、軟件等前十位行業(yè)中，專利權(quán)人的平均勝訴率為33%。專利訴訟雖然通過法律肯定了自身的專利價值、耗費了對手的成本，然而，對于這一半的贏面，同樣需要花費大量金錢，即使獲得了賠償，有些時候也可能得不償失。提起專利訴訟，意味著把自己的專利置于一個無人能控制的狀態(tài)中，專利也時刻存在著被無效的風(fēng)險。

作為凱拓駐上海辦公室的合伙人，Kenneth先生在美國聯(lián)邦法院和美國國家貿(mào)易委員會積累了多年的訴訟經(jīng)驗。就目前專利訴訟存在的風(fēng)險，他特別提出，企業(yè)完全可以有新的選擇：專利許可買賣。通過專利許可、專利買賣，避免使自己進(jìn)入訴訟這樣一個不確定的風(fēng)險狀態(tài)。

然而，專利許可買賣為企業(yè)帶來機遇的同時也帶來了挑戰(zhàn)。Kenneth先生指出，在專利許可買賣中，一定要注意審核許可買賣合同中的復(fù)雜條款，約定違約救濟的方式。不論是許可方還是被許可方，在磋商過程中要盡可能保障自己方的權(quán)益。另外，就許可買賣的專利本身而言，要區(qū)別美國與中國的專利授權(quán)制度，確保根據(jù)美國法律獲得的專利是有效的，在這個專利上沒有任何第三方可以主張權(quán)利。一旦對方違約，就應(yīng)立刻主張違約條款來減少自己的損失，獲得應(yīng)有的賠償。

另一個需要注意的問題是專利定價。成本和收益是企業(yè)考慮許可或買賣的重要因素，而無形資產(chǎn)的估價往往是一件很困難的事情。對于這個問題，Kenneth律師向大家介紹了專利價值的定量定位分析法，這有助于企業(yè)認(rèn)識自己的核心專利，繼而給予更高的重視與保護(hù)。