文 / 于凱旋

《美國發(fā)明法案》實(shí)施狀況評述

文 / 于凱旋

自2011年9月16日美國總統(tǒng)奧巴馬批準(zhǔn)《美國發(fā)明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA）以來，AIA大部分條款已于今年9月16日生效，這部國會以及美國專利和商標(biāo)局（USPTO）共同努力了長達(dá)6年之久才得以出臺的法律在生效后究竟為美國專利體系帶來了哪些影響已經(jīng)成為美國知識產(chǎn)權(quán)界探討的熱點(diǎn)問題。隨著AIA不斷修訂的進(jìn)程，學(xué)界傳出質(zhì)疑的聲音：這部法律會不會淪為政治角逐的工具？國會承諾的為維護(hù)AIA良好運(yùn)轉(zhuǎn)而設(shè)立的機(jī)制何時(shí)兌現(xiàn)？AIA條款中仍存在許多被忽視的問題，在實(shí)踐中會給法院的審判工作帶來哪些影響？在AIA生效初始之際就去擔(dān)心這些問題足以顯示出美國人的“憂患意識”，因?yàn)檫@樣一部法律是美國專利制度近60年最大的一次變革，其效果值得人們期待。

一、AIA最新動態(tài)

2012年10月，美國知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)會（AIPLA）在華盛頓召開年會，有2,000余名美國知識產(chǎn)權(quán)律師及專利代理人參加了此次會議，同時(shí)還有來自加拿大、日本、韓國和英國的知識產(chǎn)權(quán)界人士參加了此次會議。在本次會議上，前美國專利與商標(biāo)局（USPTO）局長、AIPLA現(xiàn)任執(zhí)行主席Todd Dickinson與美國聯(lián)邦巡回上訴法院法官Sharon Prost、USPTO知識產(chǎn)權(quán)秘書處主任David Kappos、美國禮來制藥公司副總裁兼法律總顧問Bob Armitage、美國參議院司法委員會高級法律顧問Aaron Cooper、美國Oblon Spovak律師事務(wù)所高級合伙人W. Todd Baker共同組成專家小組，分別從立法、司法、審判和實(shí)踐方面深入探討了美國專利體系的變革以及《美國發(fā)明法案》（AIA）實(shí)施后的效果及影響。

（一）AIPLA年會對AIA的評價(jià)

專家組研討的議題為“AIA時(shí)代的專利體系是否行之有效？”，美國參議院司法委員會高級法律顧問Aaron Cooper首先介紹參議院司法部委派專門負(fù)責(zé)AIA運(yùn)行的執(zhí)行官員的計(jì)劃，這一計(jì)劃標(biāo)志著參議院司法部將出臺行政措施以保障AIA在立法和司法之間進(jìn)行完美銜接；但Dickinson主席無法認(rèn)同這一觀點(diǎn)，Dickinson認(rèn)為在大選之際各黨派激烈的政治角逐極有可能使法律變?yōu)槔婀ぞ?，司法部做出的這種承諾是否為“空頭支票”需要進(jìn)一步驗(yàn)證。Cooper認(rèn)為AIA規(guī)則目前還不為公眾所了解，對于許多條款的適用還處于一頭霧水的狀態(tài)，因此USPTO應(yīng)該建立監(jiān)督AIA實(shí)施工作的專門部門，確保這一法案的有效運(yùn)行；當(dāng)然具體的法條解釋工作還應(yīng)交由法院進(jìn)行，在具體案件中通過司法解釋來彌補(bǔ)立法上的不足也是樹立AIA權(quán)威的途徑之一。

USPTO知識產(chǎn)權(quán)秘書處主任David Kappos接下來代表美國專利和商標(biāo)局對AIA實(shí)施狀況進(jìn)行評價(jià)，Kappos表示USPTO一直將這部法案視為己出，為AIA能夠順利通過做出了不懈努力，每一個(gè)條款的出臺都?xì)v經(jīng)復(fù)雜艱辛的過程，因此確保AIA順利運(yùn)行是目前USPTO工作重中之重；對于AIA修訂指南中提到的在明年3月16日生效的“發(fā)明人最先申請”條款（First-Inventor-to-File）等仍需繼續(xù)修訂的條款，USPTO將廣泛聽取公眾意見并且進(jìn)行深入研究，力爭在這些待修條款生效前30天內(nèi)完成所有修訂工作；Kappos認(rèn)為這一條款是AIA最引人注目的一條，因?yàn)檫@一條款確立了美國獨(dú)一無二的“發(fā)明人先申請制”，不同于歐盟、加拿大等任何立法，能夠真正確保發(fā)明人的權(quán)利，是美國專利法發(fā)展史上最具影響力的條款之一。Kappos認(rèn)為AIA擁有許多類似的先進(jìn)和完備的規(guī)則，比如“發(fā)明人宣告”規(guī)則（Inventor’s Oath/ Declaration），這給專利審查部門在授權(quán)時(shí)提供了非常重要的參考，對于整個(gè)美國專利體系而言都是一次突破性的進(jìn)展。

接下來由美國聯(lián)邦巡回上訴法院法官Sharon Prost就討論議題發(fā)表了看法，她在談到AIA體系是否行之有效或是否能夠?qū)崿F(xiàn)美國專利體系的徹底變革時(shí)表現(xiàn)出了一些擔(dān)憂。Prost在被任命為聯(lián)邦巡回上訴法院法官之前曾在國會任職，負(fù)責(zé)起草美國《破產(chǎn)法改革法案》，這一法案的修改過程已經(jīng)長達(dá)9年仍未有任何結(jié)果，甚至整個(gè)修法項(xiàng)目都已經(jīng)被擱置，Prost認(rèn)為這是國會不作為的典型事例，她期望國會能夠高度重視AIA修訂過程，將專利體制改革落到實(shí)處。關(guān)于法院在審判方面遇到的問題，Prost表示將會嚴(yán)格按照AIA規(guī)則進(jìn)行案件審理，遇到難以解決的新問題時(shí)會采用聯(lián)席審理（en banc）等程序進(jìn)行。按照AIA的要求，目前美國法院系統(tǒng)在審理專利案件時(shí)均以PTAB制（專利審判和上訴委員會，Patent Trial and Appeal Board）取代過去的BPAI制（專利爭議上訴委員會，Board of Patent Appeals and Interferences），這就需要聯(lián)邦法院吸納更多的PTAB法官來處理新近專利案件。Todd Baker律師對Prost法官提出的增加PTAB法官的想法提出了一些質(zhì)疑，Baker認(rèn)為目前絕大多數(shù)的PTAB法官都在涉外專利訴訟領(lǐng)域有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對于國外專利糾紛的審判工作駕輕就熟，那么如何把握AIA體系下的國內(nèi)專利訴訟審理方法和經(jīng)驗(yàn)則是這些PTAB法官需要通過實(shí)踐不斷積累的。

AIPLA認(rèn)為《美國發(fā)明法案》是一次對美國專利制度的徹底變革，但仍會面臨各種復(fù)雜問題，這就需要USPTO修訂工作穩(wěn)步進(jìn)行。

美國禮來制藥公司副總裁兼法律總顧問Bob Armitage則代表企業(yè)就AIA條款本身談了自己的看法，他以“授權(quán)后復(fù)審”條款（Post Grant Review）舉例，Armitage認(rèn)為這一條款的啟動門檻太寬松，專利權(quán)人之外的第三人只要能夠證明爭議專利至少有一個(gè)請求項(xiàng)屬于不可專利范圍或存在無效的可能，整個(gè)重審程序就必須進(jìn)行。Armitage認(rèn)為主要存在的問題是第三人舉證責(zé)任比較低，如果頻繁提出重審申請會給企業(yè)帶來負(fù)面影響，甚至有可能摧毀企業(yè)專業(yè)體系；另外，第三人提交的證據(jù)種類五花八門，在某種程度上也會增加審查負(fù)擔(dān)。因此AIA還需要進(jìn)一步的修訂，以彌補(bǔ)這些漏洞，美國企業(yè)界也在期待著AIA的不斷完善，真正使專利制度步入良性發(fā)展。負(fù)責(zé)AIA修訂工作的USPTO 知識產(chǎn)權(quán)秘書處主任Kappos對于這種來自企業(yè)的質(zhì)疑做出了回應(yīng)，Kappos表示USPTO在整個(gè)AIA出臺過程中已經(jīng)做出了卓越的貢獻(xiàn)，建立起新的規(guī)則體系，但是目前的規(guī)則的確存在瑕疵之處，但AIA的修訂則又將是一個(gè)漫長的過程，因?yàn)樾抻喰枰诖罅繉?shí)踐資料來支撐。法院在審理案件時(shí)如需對AIA條款進(jìn)行司法解釋，應(yīng)當(dāng)遵照條款上下文以及AIA立法目的和宗旨善意地解釋其通常含義，盡量減少因條款解釋帶來的不必要爭議。

（二）AIA與“專利海盜”問題

在各位代表均對AIA做出評價(jià)后，Dickinson主席將議題引向更加具體的問題，比如“專利海盜”（Patent Troll）。只要提及美國專利制度的缺陷必然會引發(fā)對現(xiàn)代專利體制中的“惡棍”——沒有參加實(shí)際經(jīng)營生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體（NPEs）的口誅筆伐，AIA中也有條款涉及對NPEs的規(guī)制問題。

按照AIA要求，美國國會已經(jīng)建立了無黨派的政府責(zé)任辦公室（Government Accountability Office，簡稱GAO），GAO專門負(fù)責(zé)研究由NPEs發(fā)起的專利侵權(quán)訴訟給美國專利體系帶來怎樣的影響。GAO已經(jīng)發(fā)布了2007—2011年NPEs訴訟活動的數(shù)據(jù)報(bào)告，在這份報(bào)告中GAO將NPEs形容為“將專利貨幣化的公司”，這些公司的特征是其擁有的專利技術(shù)只為了許可轉(zhuǎn)讓或成為訴訟的武器，NPEs最主要的經(jīng)濟(jì)來源也就是依據(jù)以上兩項(xiàng)內(nèi)容，從不進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營或生產(chǎn)產(chǎn)品，一旦發(fā)現(xiàn)有人侵犯自己的專利權(quán)便立即提起訴訟以達(dá)到攫取利益的目的，因此將專利“貨幣化”是很貼切的形容。GAO隨機(jī)抽樣了自2007年以來的500起專利訴訟案件作為樣本，抽樣結(jié)果顯示近年來NPEs訴訟比重明顯上升，已經(jīng)由20%增加至40%，這一數(shù)據(jù)顯示出NPEs在當(dāng)今專利訴訟中已經(jīng)占據(jù)了將近半壁江山，“專利海盜”行為不容忽視。也許NPEs訴訟僅是這一問題的冰山一角，在實(shí)際操作中，大部分公司面臨的都是來自NPEs索取專利使用費(fèi)的情形，NPEs利用手中專利技術(shù)與其他公司不斷討價(jià)還價(jià)，如果說在未來幾年可能引發(fā)整個(gè)專利體系的震蕩也并不是危言聳聽。美國參議院司法委員會高級法律顧問Aaron Cooper稱“專利海盜”行為是十分惡劣的，這種劣質(zhì)行為必須得到法律層面的規(guī)制，AIA規(guī)定的“共同訴訟”規(guī)則（Joinder of Accused Infringers）有望對這一現(xiàn)狀從訴訟程序?qū)用婕右哉{(diào)整。

以往NPEs發(fā)起專利訴訟是非常有技巧的，這種訴訟技巧一方面表現(xiàn)在NPEs往往會將所有其認(rèn)為專利侵權(quán)的被告列為共同被告，無論這些被告公司之間是否關(guān)聯(lián)或是否在同一司法管轄區(qū)內(nèi)；另一方面，NPEs非常具有挑選法院的技巧，在過去三年里美國各地區(qū)法院審結(jié)的2,700起專利訴訟案件，由德克薩斯州東部地區(qū)法院受理的案件數(shù)目最多，其次是加利福尼亞州地區(qū)法院和特拉華州地區(qū)法院，因?yàn)檫@些法院往往支持專利權(quán)人的訴訟請求，以特拉華州地區(qū)法院為例，在111起案件中原告勝訴的案件為50件，勝訴率高達(dá)45%。

NPEs這種訴訟技巧一方面可以節(jié)省訴訟成本，另一方面，也是最關(guān)鍵的，如果被告提出管轄權(quán)異議，要求將案件移送至有管轄權(quán)的法院是一件耗時(shí)耗力的事情，比如被告總部所在地和實(shí)際經(jīng)營地相隔甚遠(yuǎn)，這樣就會造成法院移送案件的難度，因此被告只能接受這種共同訴訟，這是NPEs最為樂于見到的局面。NPEs熟知訴訟技巧可能是“專利海盜”如此的猖獗的原因之一，既然無法從制度上徹底根除“專利海盜”，那么至少可以從訴訟程序上進(jìn)行規(guī)制，這也是AIA“共同訴訟”規(guī)則的先進(jìn)之處。這一規(guī)定要求如果原告想要提起專利共同訴訟，那么共同訴訟的被告必須處于同一商業(yè)活動或者是同一交易中，或在美國境內(nèi)制造、進(jìn)口、銷售同種商品，并且原告需要承擔(dān)被告之間存在關(guān)聯(lián)的舉證責(zé)任。這一規(guī)則加大了NPEs訴訟難度，從訴訟程序方面對“專利海盜”行為做出規(guī)制。

AIA最主要的目標(biāo)是鼓勵(lì)創(chuàng)新、刺激就業(yè)，保護(hù)資金缺乏和資源匱乏的個(gè)體發(fā)明人和小規(guī)模商業(yè)活動之中的發(fā)明權(quán)益。

二、AIA實(shí)施現(xiàn)狀

AIA出臺的背景至少可以包括三個(gè)因素：第一，美國專利法已經(jīng)是上個(gè)世紀(jì)的產(chǎn)物，這部法律已經(jīng)不能解決現(xiàn)代專利訴訟中出現(xiàn)的各種新問題；第二，在國際層面也亟需在專利保護(hù)領(lǐng)域制定更加先進(jìn)和完善的標(biāo)準(zhǔn)，全球市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展需要對專利進(jìn)行更加全面的保護(hù)；第三，國際專利體系也需要更新?lián)Q代，邁入新紀(jì)元，AIA在實(shí)施過程中預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)也與這些立法背景相符。8月20日，USPTO發(fā)布了《關(guān)于AIA實(shí)施及修訂狀況指南》，USPTO指出這次美國專利法改革就是為了實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：在鼓勵(lì)創(chuàng)新的同時(shí)刺激就業(yè)；在提高專利質(zhì)量的同時(shí)減少專利案件的積壓；建立專利融資機(jī)制并確保其安全性；為專利發(fā)明提供更加清晰透明的保護(hù)；節(jié)約訴訟成本、縮短行政程序耗時(shí)，為專利訴訟提供更優(yōu)選擇。AIA中的多項(xiàng)條款符合國際公約的要求，與現(xiàn)行國際專利體系并行不悖，并且為國際專利體系繼續(xù)保持和諧運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)提供了保障。指南中顯示目前AIA在實(shí)施過程中遇到的挑戰(zhàn)主要來自以下四方面：第一，大量的條款在實(shí)施的同時(shí)仍需進(jìn)行修訂，法令的規(guī)制作用和指引作用還沒有達(dá)到互補(bǔ)的效果；第二，從條款頒布到條款生效時(shí)間間隔較短，AIA規(guī)定的生效期為頒布后60天、12個(gè)月或18個(gè)月，這給修訂工作帶來了一定的挑戰(zhàn)；第三，與其他政府部門的協(xié)調(diào)工作任務(wù)艱巨，這些部門或組織包括美國國務(wù)院、貿(mào)易部、商務(wù)部和司法部、美國商業(yè)聯(lián)盟等；第四，熟練掌握AIA的專業(yè)人員較少，需要投入大量培訓(xùn)項(xiàng)目和實(shí)踐項(xiàng)目來應(yīng)對AIA可能遇到的問題。截至9月16日，AIA絕大多數(shù)條款均已生效，還未生效的3個(gè)條款包括“發(fā)明人最先申請”、“申請人調(diào)查程序”以及“注冊專利撤銷”，這些條款將于2013年3月生效。在整個(gè)AIA修訂過程中，來自知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)組織、知識產(chǎn)權(quán)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、法律事務(wù)所、公司及個(gè)人均提出了寶貴意見，足以見得美國社會對AIA的重視程度。

根據(jù)USPTO發(fā)布的指南顯示，目前按照AIA要求已經(jīng)進(jìn)行的相關(guān)研究課題詳情見表1，按照AIA要求已經(jīng)進(jìn)行的項(xiàng)目詳情見表2。

三、我國應(yīng)如何應(yīng)對AIA規(guī)則

10月24日，由北京大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院、北京大學(xué)國際知識產(chǎn)權(quán)研究中心、北京大學(xué)法學(xué)院以及北京市大成律師事務(wù)所、美國WHGC律師事務(wù)所共同舉辦了“關(guān)于科技創(chuàng)新全球化進(jìn)程中中美知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和反傾銷法律事務(wù)高峰論壇會”，本次會議很榮幸邀請到了美國聯(lián)邦巡回上訴法院的首席大法官Randall R. Rader、美國國際貿(mào)易委員會行政法官Theodore R. Essex、美國加利福尼亞州北部地區(qū)法院法官Paul Singh以及來自學(xué)術(shù)界、律師界的專業(yè)人士，其中Rader大法官詳細(xì)介紹了美國法院對于促進(jìn)公平交易的演變和未來，包括美國專利改革法案AIA，以及中國企業(yè)在美國知識產(chǎn)權(quán)爭議及貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查中常犯的錯(cuò)誤和糾正的方法，對我國企業(yè)熟悉和了解AIA規(guī)則、掌握在美國打?qū)＠偎镜脑V訟技巧而言具有深遠(yuǎn)的意義。

表1

表2

Rader大法官首先評價(jià)了現(xiàn)有的AIA規(guī)則，Rader認(rèn)為不管身處哪個(gè)年代，專利法案總是受人批評，因?yàn)樘嗟墓菊J(rèn)為專利保護(hù)政策提高了生產(chǎn)成本，導(dǎo)致投入與產(chǎn)出不成正比。Rader指出這種觀點(diǎn)是荒謬的，他以藥品研發(fā)專利為例，每年參與藥品專利研發(fā)的工程師、科學(xué)家不計(jì)其數(shù)，政府會投入上百億的資金支持，但是最后能夠產(chǎn)出的研發(fā)成果小于5%，因此這種珍貴的科研成果必須得到專利的保護(hù)；Rader大法官更愿意將專利技術(shù)形容為“留給下一代人的禮物”，因?yàn)楝F(xiàn)有技術(shù)對后來人而言一定是無窮無盡的寶藏。Rader大法官認(rèn)為AIA無疑是一部專利領(lǐng)域先進(jìn)的法律，尤其是“最先發(fā)明人申請”規(guī)則的出臺標(biāo)志著美國專利體系與國際專利體系的融合，這種融合有助于保護(hù)發(fā)明者切實(shí)享受專利帶來的經(jīng)濟(jì)效益，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)不斷增長；但出于保護(hù)投資的目的，AIA規(guī)則出臺后，美國法院在審理專利案件時(shí)仍采用一定的寬限期制度。總而言之AIA創(chuàng)造出了“親創(chuàng)新、親合作、親發(fā)明”的專利體系，無論商業(yè)模式大小、無論發(fā)明成果輕重均可受到AIA保護(hù)。

當(dāng)有了足夠的理論基礎(chǔ)和對AIA充分的認(rèn)識后，中國企業(yè)在涉外專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防范以及在美國知識產(chǎn)權(quán)爭議對策研究方面其實(shí)應(yīng)該注重的是細(xì)節(jié)問題。因?yàn)榉刹町惡铜h(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，我國企業(yè)在“走出去”的同時(shí)必然會面臨知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，在美國頻繁發(fā)動337調(diào)查和反傾銷調(diào)查之際，無論是商標(biāo)產(chǎn)品還是專利產(chǎn)品都像是走在鋼索上。無論對AIA規(guī)則了解與否我國企業(yè)能做的準(zhǔn)備工作就是專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析，這種預(yù)警分析應(yīng)當(dāng)包含核心技術(shù)分析、區(qū)域性分析、競爭者分析、同類技術(shù)交叉引用分析；而從法律侵權(quán)分析層面來看則一定要明確專利保護(hù)范圍的界定，對權(quán)利要求做出清晰的解釋。在這里有一定的侵權(quán)規(guī)避技巧可以采納，比如是否存在可規(guī)避的技術(shù)方案、獲得專利許可的可行性分析等。

如果一旦進(jìn)入專利訴訟環(huán)節(jié)，Rader大法官認(rèn)為亞洲企業(yè)在這方面存在很大的誤區(qū)，這并不是因?yàn)閷γ绹ㄔ合到y(tǒng)缺乏了解或不熟悉現(xiàn)行法案，而是敗在一些細(xì)節(jié)問題之上。Rader大法官在此給出了一些建議：第一，選擇法院需要一定的技巧，正如上文所提到的，NPEs即使被冠以“專利海盜”的惡名仍能屢屢得手，很大程度上是非常巧妙地選擇了法院，那么亞洲企業(yè)在提起訴訟時(shí)更應(yīng)當(dāng)掌握這一技巧增加勝訴機(jī)會；第二，要注意美國法律中有關(guān)商業(yè)秘密或保密規(guī)定的保護(hù)規(guī)則，在與投資人或?qū)＠徺I人談判時(shí)一定要注意簽訂保密約定，否則專利技術(shù)被盜用或失去可專利性則是得不償失的；第三，注意訴訟及行政措施的經(jīng)濟(jì)與時(shí)間成本，有時(shí)一場耗資巨大的專利訴訟可能會將企業(yè)拖垮；第四，接受專業(yè)人員的建議，這些人員可能是美國的知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)業(yè)律師或知識產(chǎn)權(quán)組織的專家，企業(yè)也可以培養(yǎng)自己的知識產(chǎn)權(quán)專家，在發(fā)生爭議時(shí)為自己提供可行的意見；第五，善用訴訟程序規(guī)則，對涉嫌專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)程度、勝訴因素及機(jī)會成本進(jìn)行分析，充分利用AIA訴訟程序中對自己有利的因素；最后，Rader大法官強(qiáng)調(diào)了若想避免訴訟之爭，企業(yè)的不二法門還是進(jìn)行專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析，在進(jìn)入美國市場之前就制定出侵權(quán)應(yīng)訴方案。