專利法第二十六條第四款中規(guī)定了權利要求書應當以說明書為依據(jù)。本文結合一個實際的案例分析了通常審查員對于權利要求應當以說明書為依據(jù)這一規(guī)定所采用的評價方式，對于涉及到該條款的審查意見通知書的答復（本文中所采用的爭辯方式可以套用在其他案件的權利要求得不到說明書支持的爭辯上），以及是否應該從侵權判定的角度來看待專利審查過程中的權利要求書應該以說明書為依據(jù)。

案情簡介

為了形象闡述，下面使用兩張圖來說明涉案專利與現(xiàn)有技術的不同：

圖1是現(xiàn)有技術，圖2是涉案專利。圖1和圖2均是一種條形碼，圖1中條形碼的黑色方塊和白色方塊均表示1個比特，其中，黑色方塊表示1，白色方塊表示0，圖2中條形碼的每個黑白圖案均表示2個比特，例如，黑色方塊中嵌有白色三角的圖形表示的是10。由這兩個圖可以看出，圖2中的條形碼所占的面積是現(xiàn)有技術的一半，如果是在相同的面積下，涉案專利中的條形碼可以表示的信息容量是現(xiàn)有技術的一倍。

涉案專利的權利要求1中記載了：“一種多圖形化矩陣式二維條形碼實現(xiàn)方法，其特征在于，包括以下步驟：步驟S102，將所描述的信息編碼為黑白矩陣式二維條碼；步驟S104，使用對應于比特值的、由所述多個規(guī)則圖形與黑白色的組合而形成的圖形化碼來替換所述黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊，從而形成多圖形化矩陣式二維條碼；以及步驟S106，重新排列所述多圖形化矩陣式二維條碼?！?/p>

涉案專利權利要求1中的步驟S104中記載了使用圖形化碼來代替黑白像素塊，由于每個圖形化碼可以對應更多的比特位，因此，通過該步驟可以使單位面積的條形碼承載更多的信息。在涉案專利的具體實施方式中僅僅記載了一種方式，即上述圖2中的方式，在該方式中，所述規(guī)則圖形的數(shù)量為兩個（方塊和三角形），所述圖形化碼表示2個比特的二進制數(shù)據(jù)。

需要說明的一點是，涉案專利的權利要求1中的步驟S104的撰寫存在問題，如果將該步驟寫為：“使用對應于大于等于2個比特值的、由所述多個規(guī)則圖形與黑白色的組合而形成的圖形化碼來替換所述黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊，從而形成多圖形化矩陣式二維條碼”，那么，審查員也不會下發(fā)下文中的審查意見通知書，因此，作為代理人在撰寫時需要考慮得更加全面。但是，本文所討論的重點在于并不在于此，而是在于應該如何答復權利要求得不到說明書支持的審查意見，以及審查階段對于權利要求得不到說明書支持的把握是否需要參照侵權判定。

第一次審查意見通知書

審查員在第一次審查意見通知書中指出權利要求1得不到說明書的支持，具體理由如下：

權利要求1中記載了：“步驟S104，使用對應于比特值的、由所述多個規(guī)則圖形與黑白色的組合而形成的圖形化碼來替換所述黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊”，在權利要求1中并沒有對規(guī)則圖像的數(shù)量以及圖形化碼所表示的比特數(shù)量進行限定，然而根據(jù)本發(fā)明說明書的記載(參見說明書第7頁)，規(guī)則圖形的數(shù)量為兩個（方塊和三角形），圖形化碼表示2個比特的二進制數(shù)據(jù)，說明書的實施方式限定了具體的規(guī)則圖像的數(shù)量和所表示的比特的數(shù)量，本領域技術人員有理由懷疑除此之外的其他的規(guī)則圖形與黑白色組合而成的圖形化碼也可以具有相同的性能或用途，因此，該權利要求得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

對于權利要求是否能夠得到說明書的支持，需要結合權利要求所要解決的技術問題。涉案專利的權利要求1所要解決的技術問題是：“現(xiàn)有的編碼方法中編碼中包含的信息量較小，需要比較大的存儲空間，使用起來不很方便，因此，需要一種用于提高信息容量的解決方案”，基于此，權利要求1中采用了“使用對應于比特值的、由所述多個規(guī)則圖形與黑白色的組合而形成的圖形化碼來替換黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊”，由此可見，只要使用了權利要求1中的“圖形化碼來替換黑白像素塊”均可以解決現(xiàn)有技術中的問題，本領域技術人員完全可以依照其自身的能力以及權利要求1中的教導來組成不同的圖形化碼。例如，可以采用8個不同的圖形化碼，每個圖形化碼表示3個比特；又例如，還可以采用16個不同的圖形化碼，每個圖形化碼表示4個比特。因此，本領域技術人員可以合理預測到“圖形化碼來替換黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊”所有的等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋“圖形化碼來替換黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊”所有等同替代或明顯變型的方式。

基于上述的理由，在答復此次審查意見通知書時并沒有對權利要求1進行修改，而是對審查員在第一次審查意見通知書中的觀點進行了爭辯。

第二次審查意見通知書

審查員并沒有接受在答復第一次審查意見通知書時所進行的爭辯，審查員在第二次審查意見通知書中指出：

申請人的意見陳述認為，“只要使用了權利要求1中的‘圖形化碼來替換黑白像素塊均可以解決先有技術中的問題”，即均可以起到提高信息容量的作用。審查員不能同意這種觀點。例如，用黑的圓圈和白的三角，分別替換黑色方塊和白色方塊，權利要求1的保護范圍包含了這樣的技術方案，但是這樣的替換方式，并沒有使得信息容量發(fā)生改變，并不能解決現(xiàn)有技術問題。因而權利要求1中包含了不能解決其技術問題的技術方案，得不到說明書的支持。

在第一節(jié)中分析了，權利要求1步驟S104的撰寫是存在問題的，在該步驟中并沒有限定圖形化碼所對應的比特數(shù)是大于等于2的，即權利要求1的保護范圍是涵蓋了圖形化碼對應所有的比特數(shù)的情況的。而審查員所舉的例子恰恰是圖形化碼對應的比特數(shù)是1的情況，即，審查員所舉的例子是涵蓋在權利要求1的保護范圍之內的。

《專利審查指南 2010》第144頁記載了：“如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有等同替代或明顯變型的方式”，對于審查員所舉的例子本領域技術人員可以直接地、毫無疑義地確定是無法解決技術問題的，本領域技術人員也就不會采用這樣的方案來達到提高信息容量的目的，因此，審查員所舉的例子應該屬于不合理預測。

基于此，在答復第二次審查意見通知書時仍然沒有修改權利要求1，繼續(xù)進行爭辯，爭辯的理由大致如下：

權利要求1中的圖形化碼是對應于比特值的，結合其所要解決的技術問題以及本發(fā)明實施例的記載可知，該圖形化碼對應的比特值是大于1比特的（例如，2比特或者3比特），這樣就可以提供信息容量。審查員所舉的例子的前提是，黑色的圓圈表示1，而白色的三角來表示0，本領域的技術人員均知道這樣的表示方式是無法解決問題的，這并不是本領域技術人員根據(jù)本發(fā)明具體實施方式所進行的合理預測，在本發(fā)明實施例中記載的是一個圖形化碼對應于兩個比特，結合所要解決的技術問題，本領域技術人員可以合理預測到只要該圖形化碼能夠對應于兩個比特（當然，也可以合理預測到該圖形化碼能夠對應于多個比特）就能夠解決現(xiàn)有技術中的問題。因此，根據(jù)審查員所舉的例子，本領域技術人員可以合理預測到，如果黑色的圓圈表示11，白色的三角表示00，同樣可以達到提高信息容量的目的。

第三次審查意見通知書

在第三次審查意見通知書中審查員并沒有接受在答復第二次審查意見通知書時所進行的爭辯，審查員指出：

審查員舉出的反例，并不是對“說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途”的預測，而是權利要求的上位概括所包含的實施方式，是客觀事實，權利要求概括的技術方案中，包含并不能解決本發(fā)明說明書中所聲稱的技術問題的技術方案，因而權利要求得不到說明書的支持。申請人認為，本領域的技術人員均知道審查員所舉出的反例，是無法解決問題的。審查員對此持有不同意見。審查員指出，其所舉出的反例，是權利要求中所包含的下位實施方式，這樣的實施方式是可以解決技術問題的，但是不能解決本發(fā)明所要解決的技術問題。權利要求的上位概括，包含了不能解決本發(fā)明技術問題的技術方案，因而權利要求得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

審查員看似并沒有違反審查指南中的相關規(guī)定，但是，審查員所舉的例子確實是本領域技術人員所不會采用的，出現(xiàn)這個問題的原因可能在于審查指南中并沒有對什么是“合理預測“進行詳細的解釋。

審查員的意見究竟合不合理？

在從審查指南中無法找到更加合理的解釋的情況下，可以嘗試從侵權判定的角度來看待這個問題：

對于侵權判斷而言，其遵循的原則是全面覆蓋原則。即，被控侵權的技術方案要涵蓋權利要求中的所有技術特征。被控侵權的技術方案不僅必須要涵蓋權利要求的所有的技術特征，而且，對于每個技術特征而言，權利要求1中的該技術特征和被控侵權的技術方案中對應的技術特征在解決各自的技術問題時所起到的作用也相同才被判定為侵權。例如，如果權利要求1中記載的A技術特征，其所起到的作用是B作用。被控侵權的技術方案中如果包括了A特征，但是所起到的作用并不是B作用而是起到了C作用，那么被控侵權的技術方案是不侵犯A的專利權的，只有在起到的作用也是B作用時才侵權。

綜上分析，從侵權的角度上看，權利要求的保護范圍是不涵蓋如下性質的技術特征的：技術上相同但所起到了不同作用的技術特征。還以上個例子為例進行說明，權利要求1要求保護的是起到B作用的A特征，而并不是要求保護起到C作用的A特征。

對于本案，本領域技術人員可以直接地、毫無疑義地確定黑圓圈替換黑方塊白三角替換白方塊是起不到“提高信息容量”作用的（其起到的作用可能是美觀的作用吧）。而權利要求1中所要求保護的是能夠“提高信息容量”的“圖形化碼”，即，黑圓圈替換黑方塊，白三角替換白方塊的技術方案是不侵犯權利要求1的專利權的。由此可見，權利要求1的“圖形化碼”的保護范圍并沒有涵蓋審查員所舉例的“黑圓圈代表黑方塊，白三角代表白方塊”。

由上述分析可知，權利要求1中記載了“步驟S104，使用對應于比特值的、由所述多個規(guī)則圖形與黑白色的組合而形成的圖形化碼來替換所述黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊”，其所涵蓋的保護范圍應該是：起到提高信息容量作用的所有“步驟S104，使用對應于比特值的、由所述多個規(guī)則圖形與黑白色的組合而形成的圖形化碼來替換所述黑白矩陣式二維條碼中的黑白像素塊”的等同替代或明顯變型方式，而起不到該作用的技術方案并不在權利要求1的保護范圍之內，是本領域技術人員可以明顯排除的。

因此，從侵權判定的角度來看，權利要求1是能夠得到說明書支持的，符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

總 結

上述幾節(jié)基本上涵蓋了大部分的關于權利要求書得不到說明書支持的審查意見以及答復，可以為實際工作中的審查意見的答復提供參考。除此之外，上文中還從侵權判定的角度討論了如何看待權利要求所涵蓋的保護范圍，這種角度與審查指南中的規(guī)定存在一些不相同的地方。在我國，專利權的授予和專利權的侵權判定歸屬于不同的部門，這在一定程度上導致了一些問題的出現(xiàn)，如果在專利授權的過程中能夠多從侵權判定的角度進行思考，則可以避免由于授權和侵權把握尺度不一致而導致申請人的應得利益受損。

（本文由北京康信知識產(chǎn)權代理有限責任公司獨家供稿）