黃武雙 華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長、教授

賀炯 華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，英國阿伯丁大學(xué)法學(xué)博士

董美根 華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師

翻修引發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)之爭

深圳中院近期就諾基亞訴深圳某公司商標(biāo)侵權(quán)案作出判決，認(rèn)定該公司銷售非原裝諾基亞手機(jī)侵犯商標(biāo)權(quán)?？此坪唵蔚陌盖閰s包含了諸多復(fù)雜因素，引起各界對(duì)手機(jī)領(lǐng)域商標(biāo)和專利問題的高度關(guān)注。

翻新手機(jī)“維修”與“再造”的區(qū)分

黃武雙 華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長、教授

手機(jī)已經(jīng)成為人們不可或缺的隨身工具。在拉近人與人之間距離的同時(shí)，手機(jī)還創(chuàng)造了巨大的市場空間。受利益驅(qū)使，手機(jī)翻新業(yè)務(wù)已經(jīng)成為擁有完整鏈條的一個(gè)新型產(chǎn)業(yè)。手機(jī)翻新，在解決不同層次需求和提供就業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也引發(fā)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題。

深圳市中級(jí)人民法院審理并判決的諾基亞公司訴深圳某公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，使“翻新機(jī)”問題逐漸進(jìn)入公眾視野，并引發(fā)人們對(duì)整個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的反思。原告諾基亞公司主張，被告未經(jīng)許可多次、大量銷售非原告原裝生產(chǎn)的手機(jī)侵犯了“NOKIA”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。被告辯稱，其所銷售的手機(jī)只是對(duì)原告原裝手機(jī)進(jìn)行翻新而已。由于先前購買的二手原裝手機(jī)過于陳舊，故被告更換了外殼或維修了部分零部件，但其所替換的外殼與零件仍為原告生產(chǎn)，不構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的行為。法院認(rèn)定，被告銷售原告舊手機(jī)的翻新機(jī)的行為屬于在同一種商品上使用與原告注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，侵犯了原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

舊手機(jī)翻新行為的定性，乃是判斷是否構(gòu)成侵權(quán)行為的關(guān)鍵要素。如果將翻新行為定性為維修，被告維修并出售二手手機(jī)的行為可能就落入侵權(quán)范疇。反之，如果翻新行為屬于再造（重新制造），則被告“生產(chǎn)”二手手機(jī)時(shí)未征得原告同意而使用原告商標(biāo)的行為就侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)?？疾烀绹⑷毡镜呐欣?，他們采用了不同的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)是與其本國產(chǎn)業(yè)利益訴求相吻合的。梳理不同國家判例后發(fā)現(xiàn)，判定是否屬于再造，主要有“是否更換核心部件”和“更換部件所占產(chǎn)品整體比例”兩類標(biāo)準(zhǔn)。加工、維修屬于我國較為龐大的產(chǎn)業(yè)，在解決部分人群就業(yè)問題的同時(shí)還能增加稅收，并且有利于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因而將類似二手手機(jī)翻新等行為盡可能定性為維修而非再造，顯然更加符合我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

尊重我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀并盡可能為產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)留一定空間，是我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法和司法實(shí)踐必須考慮的主要因素。然而，諸如公共健康等公共政策也是我們?cè)谥R(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)立法和司法時(shí)不容忽視的要素。例如，盡管更換了日用家電的大多數(shù)零部件，仍將其定性為維修并無大礙；但針對(duì)一次性醫(yī)用產(chǎn)品而言，認(rèn)定是否屬于維修行為時(shí)就必須考量公共健康問題了。盡管沒有物質(zhì)上的損耗或更替，出于公共健康安全考慮，唯有通過整體再造方能重新使用，因而不能輕易將這類行為認(rèn)定為維修。

從以上分析可以看出，維修與再造的區(qū)分紛繁復(fù)雜，無法套用某一種程式化標(biāo)準(zhǔn)，必須綜合考慮產(chǎn)品的構(gòu)成方式、使用方法、產(chǎn)業(yè)特殊性等各項(xiàng)因素。

在翻新手機(jī)推向市場進(jìn)行銷售時(shí)，若手機(jī)翻新者以新手機(jī)名義對(duì)外銷售（以新售舊），則翻新者侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)，所對(duì)應(yīng)的為商標(biāo)所具有的品質(zhì)保證功能。

在審理定牌加工所涉商標(biāo)侵權(quán)案件時(shí)，產(chǎn)業(yè)利益乃是在法律適用時(shí)必須考量的因素。發(fā)達(dá)國家在司法審判中顧及產(chǎn)業(yè)利益，乃是眾人皆知的隱性規(guī)則，相信我國法院及法官也是諳熟這一法律運(yùn)用技巧的。■

商標(biāo)權(quán)用盡原則及其限制

賀炯 華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，英國阿伯丁大學(xué)法學(xué)博士

深圳市中級(jí)人民法院在對(duì)“諾基亞公司訴深圳某貿(mào)易公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)”案審理中，判決被告構(gòu)成侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，其中的一條理由為“被告未經(jīng)原告的許可，銷售帶有系爭商標(biāo)的舊手機(jī)，或即便其銷售的是原告舊手機(jī)的翻新機(jī)，同樣也是對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，也會(huì)對(duì)原告商標(biāo)造成不良影響，損害了商標(biāo)權(quán)人的利益”。這一理由忽視了商標(biāo)權(quán)用盡原則的適用，殊為可惜。如果能考慮到商標(biāo)權(quán)用盡原則及其限制，將其引入本案的審理中，可能對(duì)我國商標(biāo)法的司法實(shí)踐有更好的借鑒意義。

本案中，被告銷售的手機(jī)，即使經(jīng)過了維修與翻新，其來源仍為已經(jīng)原告許可投入市場流通的產(chǎn)品，因此有適用商標(biāo)權(quán)用盡原則的空間。商標(biāo)權(quán)用盡是指商標(biāo)權(quán)人同意將帶有商標(biāo)的產(chǎn)品投放市場后，任何人使用或銷售該產(chǎn)品，商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止。該原則是商標(biāo)法重要的原則之一。當(dāng)帶有商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)過商標(biāo)權(quán)人許可并在市場流通，如允許商標(biāo)權(quán)人繼續(xù)限制他人使用或銷售該產(chǎn)品，就偏離了商標(biāo)法的立法目的。因此，雖然我國商標(biāo)法并未對(duì)商標(biāo)權(quán)用盡原則作具體規(guī)定，但學(xué)界普遍重視該原則在商標(biāo)權(quán)爭議中的地位。本案中的被告聲稱其銷售的是由原告生產(chǎn)的手機(jī)，因而沒有侵犯原告商標(biāo)權(quán)，也是商標(biāo)權(quán)用盡原則的具體應(yīng)用。

然而，即使本案中的被告銷售的是由原告生產(chǎn)的手機(jī)，也不當(dāng)然因商標(biāo)權(quán)用盡而不侵犯原告商標(biāo)權(quán)。在適用商標(biāo)權(quán)用盡原則的前提下判斷被告是否侵權(quán)，還須考慮該案是否符合商標(biāo)權(quán)用盡的限制。商標(biāo)權(quán)用盡并非絕對(duì)的理論，當(dāng)進(jìn)一步銷售帶有商標(biāo)的產(chǎn)品時(shí)，如果其基本部件或形態(tài)發(fā)生改變、或可能使消費(fèi)者懷疑商標(biāo)權(quán)人的產(chǎn)品原本就質(zhì)量低劣、從而影響對(duì)商標(biāo)的信任度，商標(biāo)權(quán)人可以禁止這種銷售而不受商標(biāo)權(quán)用盡原則的制約。如在“CD訴Evora”一案中，原告是法國高檔香水品牌，被告是荷蘭一家廉價(jià)超市，被告在購入原告香水后在其超市銷售，并在廣告中將該香水和廉價(jià)廁紙等一起推銷，故原告起訴被告侵犯商標(biāo)權(quán)。歐共體法院認(rèn)為如轉(zhuǎn)售產(chǎn)品的行為會(huì)損害原商標(biāo)權(quán)人的聲譽(yù)，則商標(biāo)權(quán)用盡原則將不再適用。

在本案中，法院如果能在判決書中更明確地回應(yīng)被告關(guān)于商標(biāo)權(quán)用盡的抗辯，并更具體地解釋商標(biāo)權(quán)用盡原則及其限制，把焦點(diǎn)放在“被告在轉(zhuǎn)售過程中是否損害原告聲譽(yù)，使消費(fèi)者懷疑諾基亞產(chǎn)品原本就質(zhì)量低劣，從而影響對(duì)諾基亞商標(biāo)信任度”的實(shí)質(zhì)可能性，將對(duì)我國商標(biāo)法的司法實(shí)踐有更好的借鑒意義?！?/p>

手機(jī)維修與再造中的專利權(quán)保護(hù)

董美根 華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師

手機(jī)作為現(xiàn)代社會(huì)重要的通訊工具，同時(shí)也是現(xiàn)代高科技的產(chǎn)物，其包括了若干專利。當(dāng)用戶購買了手機(jī)之后，為使其手機(jī)處于正常的適用狀態(tài)，用戶必然要對(duì)其手機(jī)進(jìn)行作為事實(shí)行為的修理，如更換損壞或失效的芯片等。由于手機(jī)的科技含量較高，作為非專業(yè)用戶的個(gè)人難以進(jìn)行修理，故絕大多數(shù)情況下需要委托商家修理。更有甚至，某些專業(yè)公司將直接收購的二手機(jī)經(jīng)修理后再行投放市場（這又是我國“山寨”手機(jī)的表現(xiàn)形式之一）。由于對(duì)二手機(jī)的修理影響了專利權(quán)人的利益，這必然引發(fā)專利權(quán)人與用戶之間的紛爭。諾基亞手機(jī)案雖然沒有這一問題，但該案可能涉及的實(shí)質(zhì)問題之一即為用戶能否對(duì)其手機(jī)加以維修。

那么用戶對(duì)其所購的正版手機(jī)修理是否侵犯專利權(quán)呢？如果用戶修理屬于合法的維修時(shí)，那么商家?guī)椭S修或商家維修后再行銷售即為合法。

當(dāng)用戶購買了正版的新手機(jī)后，由于專利權(quán)人已從該正版手機(jī)首次銷售中獲得了專利的回報(bào)，為此該手機(jī)上的專利權(quán)窮竭，用戶有權(quán)對(duì)其所購買的手機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)售與使用。我國現(xiàn)行專利法雖然沒有直接規(guī)定允許用戶進(jìn)行合法的維修，但由于當(dāng)手機(jī)出現(xiàn)問題后只有經(jīng)過修理才能正常使用，此時(shí)的修理屬于法律允許的維修，屬于使用的范圍。但如果修理超出法律允許的范圍，屬于再次制造了專利產(chǎn)品時(shí)，就構(gòu)成侵權(quán)行為的再造。

在絕大部分情況下，區(qū)分維修與再造的標(biāo)準(zhǔn)在于該修理是否在專利權(quán)窮竭范圍之內(nèi)。根據(jù)修理對(duì)象狀況，修理表現(xiàn)為不同形態(tài)：一種是整個(gè)產(chǎn)品的功能已實(shí)現(xiàn)，此時(shí)的修理構(gòu)成再造；另一種是整個(gè)產(chǎn)品中的個(gè)別部件耗盡或功能喪失時(shí)的修理，此時(shí)分為三種情形。

一是當(dāng)專利產(chǎn)品是組合專利，部件本身未單獨(dú)受專利權(quán)保護(hù)時(shí)，修理一般被認(rèn)定為維修而不是再造，這尤其適用于專利權(quán)人自己銷售該易損部件的情形。與對(duì)諾基亞手機(jī)進(jìn)行修理最為類似的是美國1987年Dana公司重型卡車離合器案。該案中，離合器上部件本身未單獨(dú)申請(qǐng)專利，離合器上的專利為組合專利，即如何將部件進(jìn)行組裝。被告組裝的離合器的部件大部分來自不同舊離合器上的部件，有的還加上個(gè)別新部件。組裝后的離合器與受專利保護(hù)的離合器一致。法院認(rèn)定被告的行為是修理而不是再造：把舊專利產(chǎn)品拆開后重新組裝，并不是重新制造。使用生產(chǎn)線大量組裝對(duì)專利產(chǎn)品拆裝，只是一個(gè)經(jīng)濟(jì)和效率的問題，與單個(gè)拆開并更換少量已損壞部件后重新裝配具有相同效果。

二是部件本身單獨(dú)受專利權(quán)保護(hù)時(shí)，如果用戶從專利權(quán)人處購買該部件或從其他舊產(chǎn)品（該部件上的專利權(quán)被窮竭）中提取該部件進(jìn)行修理，這一修理屬于維修。

三是即使本身不受專利權(quán)單獨(dú)保護(hù)的部件的物理形態(tài)事實(shí)上未耗盡，如果第三人為用戶提供了功能更佳的部件，或改善、擴(kuò)張了原產(chǎn)品的功能，此時(shí)專利產(chǎn)品上的該部件被視為“實(shí)際喪失功能”，對(duì)其更換構(gòu)成維修。當(dāng)然，這種維修不同于傳統(tǒng)的修理，更類似于披著修理外衣的維修。但無論何種情形，都應(yīng)從專利保護(hù)范圍來考察修理是否構(gòu)成維修。

此外，考察專利權(quán)人的意圖也是認(rèn)定是否構(gòu)成維修的重要依據(jù)。這些意圖的認(rèn)定應(yīng)綜合考察專利產(chǎn)品的設(shè)計(jì)意圖、專利權(quán)人交易時(shí)的意圖、交易后的行為、交易慣例等。但如果專利權(quán)人在銷售時(shí)附加了有效的限制修理的條件時(shí)，則用戶難以進(jìn)行合法的維修。■

編輯：董曉菊 dxj502@163.com