文 / 周勝生 劉斌強 歐陽石文 歐陽雪宇

申請日后證據(jù)及其在專利審查中的應(yīng)用探析

文 / 周勝生 劉斌強 歐陽石文 歐陽雪宇

全面梳理專利審查中涉及到的各種申請日后證據(jù)，從證據(jù)所起作用、涉及的法律問題以及證據(jù)本身的性質(zhì)進行了類型劃分，并分別從理論和實踐的角度對申請日后證據(jù)在專利審查中應(yīng)用進行了深入的分析。

申請日后證據(jù) 專利審查 客觀事實

引言

在專利審查中，尤其是在對專利申請的新穎性和創(chuàng)造性審查中，審查員采用的證據(jù)通常都是現(xiàn)有技術(shù)，即申請日以前公開的證據(jù)。但專利審查中有些法律條款的部分內(nèi)容也涉及到申請日后公開的技術(shù)內(nèi)容或者申請日后形成的證據(jù)，例如專利審查中已廣為應(yīng)用的抵觸申請和避免重復(fù)授權(quán)的證據(jù)【1】。除此之外，專利審查中還可能涉及其它類型的申請日后證據(jù)，但在審查指南中關(guān)于這方面的規(guī)定較少，導(dǎo)致在審查實踐中審查員遇到這類證據(jù)時不能很好地使用這類證據(jù)，有時可能會影響到審查結(jié)果的公正性。

然而，目前尚缺乏關(guān)于申請日后證據(jù)在專利申請中作用的系統(tǒng)性研究，本文試圖全面梳理申請日后證據(jù)的具體涵蓋范疇，從多個角度對申請日后證據(jù)的不同類型進行劃分，探討申請日后證據(jù)在專利審查中應(yīng)用的理論依據(jù)，并輔以實例加以說明，以期為相關(guān)法律法規(guī)的制定以及審查實踐提供參考與借鑒。需要指出的是，本文所稱“專利審查”或“審查”既包含專利申請的實質(zhì)審查，又包括專利申請的復(fù)審審查以及授權(quán)后的專利無效審查過程。

一、定義和類型

在民事訴訟中，證據(jù)是指能夠證明民事案件的真實性的事實。證據(jù)通常具有客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性的特點，它是做出民事判決的事實依據(jù)【2】。

本文所稱的申請日后證據(jù)是指在申請日后產(chǎn)生或公開的并且對本申請的專利性可能構(gòu)成影響的證據(jù)，它是除了申請日之前公開的屬于現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)之外的證據(jù)。申請日后證據(jù)包括例如申請日后公開的用于證明申請日之前的現(xiàn)有技術(shù)水平的證據(jù)、申請日后提交的證明技術(shù)效果的對比實驗數(shù)據(jù)、證明申請日后獲得商業(yè)成功的證據(jù)、抵觸申請以及涉及禁止重復(fù)授權(quán)的證據(jù)等。

根據(jù)申請日后證據(jù)是否會造成權(quán)利沖突、申請日后證據(jù)具體涉及的法律問題/法律條款、申請日后證據(jù)本身的性質(zhì)，可以有不同的申請日后證據(jù)分類方式，下文分別論述。

（一）基于是否造成權(quán)利沖突分類

基于證據(jù)是否會造成權(quán)利沖突，申請日后證據(jù)可大致分為以下兩類：

1.可能導(dǎo)致權(quán)利沖突的證據(jù)

這類證據(jù)包括抵觸申請和涉及禁止重復(fù)授權(quán)的證據(jù)，這兩種證據(jù)的使用有相對明確的法律規(guī)定。需要說明的是，在這類證據(jù)中可能存在部分的抵觸申請，其雖然并不會實際導(dǎo)致權(quán)利沖突（例如已經(jīng)視撤的在先申請），但從立法本意上看，抵觸申請的用意在于避免重復(fù)授權(quán)，因此我們?nèi)匀粚⑺械钟|申請歸為涉及導(dǎo)致權(quán)利沖突的證據(jù)。

這類證據(jù)在審查中的應(yīng)用較為明確，但在一些具體使用標(biāo)準(zhǔn)和方式上可能存在一些問題，導(dǎo)致不能更好地應(yīng)對目前審查工作中面臨的諸如非正常專利申請、濫用分案申請等問題。

2.不導(dǎo)致權(quán)利沖突的證據(jù)

這類證據(jù)例如包括用于證明申請日之前的現(xiàn)有技術(shù)水平的證據(jù)、證明技術(shù)效果的對比實驗數(shù)據(jù)、證明申請日后獲得商業(yè)成功的證據(jù)等。除了證明發(fā)明獲得商業(yè)成功的證據(jù)之外，其它證據(jù)所起作用盡管在專利法律法規(guī)中沒有明確或詳細(xì)的規(guī)定，但這類證據(jù)仍然可能對判斷說明書是否公開充分、權(quán)利要求是否具備新穎性與創(chuàng)造性、發(fā)明是否具備實用性、權(quán)利要求是否得到說明書支持等造成影響。在絕大多數(shù)情況下，這類證據(jù)雖然會對申請的專利性產(chǎn)生影響，但通常并不會與專利申請發(fā)生直接的權(quán)利沖突，因此我們將這類證據(jù)歸為不導(dǎo)致權(quán)利沖突的證據(jù)。

導(dǎo)致權(quán)利沖突的證據(jù)（抵觸申請和涉及禁止重復(fù)授權(quán)的證據(jù)）和不導(dǎo)致權(quán)利沖突的證據(jù)在性質(zhì)和作用上具有截然不同的特點，尤其是前者有明確的法律規(guī)定，研究比較充分，但目前關(guān)于后者的規(guī)定不夠明晰，實踐中的應(yīng)用也比較困難，審查員面對這類證據(jù)時容易感到困惑，并由此可能造成審查結(jié)果的不一致和不客觀。

（二）基于具體涉及法律問題分類

根據(jù)專利審查中涉及的實質(zhì)性法律問題，申請日后證據(jù)可分為如下幾類：

1.涉及判斷專利法第22條第2款權(quán)利要求是否具備新穎性的證據(jù)。例如包括用于證明申請日前的物質(zhì)固有屬性的證據(jù)、抵觸申請等；

2.涉及判斷專利法第22條第3款權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性的證據(jù)。這類證據(jù)包括用于證明技術(shù)效果的對比實驗數(shù)據(jù)、證明材料的固有屬性、發(fā)明創(chuàng)造的難度或現(xiàn)有技術(shù)水平的證據(jù)、或用于證明發(fā)明取得商業(yè)成功的證據(jù)等；

3.涉及判斷專利法第22條第4款權(quán)利要求是否具備實用性的證據(jù)。例如通過證明發(fā)明已經(jīng)實施來證明發(fā)明具備實用性的證據(jù)或證明發(fā)明因無法再現(xiàn)而不具備實用性的證據(jù)；

4.涉及判斷專利法第26條第3款說明書是否充分公開的證據(jù)。這類證據(jù)通常用于證明申請已經(jīng)充分公開、或用于證明申請不可實施等。具體證據(jù)可以是用于證明技術(shù)效果的對比實驗數(shù)據(jù)、證明材料的固有屬性或現(xiàn)有技術(shù)水平的證據(jù)；

5.涉及判斷專利法第26條第4款權(quán)利要求是否得到說明書支持或者權(quán)利要求是否清楚的證據(jù)。例如包括用于證明發(fā)明的技術(shù)效果的證據(jù)，表明權(quán)利要求中某術(shù)語具有確切的含義的證據(jù)；

6.涉及專利法第9條有關(guān)禁止重復(fù)授權(quán)的證據(jù)。在這種分類方式下，不同法律問題可能涉及的申請日后證據(jù)的種類不完全相同，對證據(jù)的要求和使用標(biāo)準(zhǔn)也可能不同，同時部分類型的申請日后證據(jù)還可能涉及多個法律問題。

（三）基于證據(jù)本身的性質(zhì)分類

基于申請日后證據(jù)本身的性質(zhì)，還可以分為如下三類：

1.證明申請日前存在的客觀事實的證據(jù)。申請日前的客觀事實，例如包括固有屬性、技術(shù)效果、本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)水平等。

2.證明申請日后發(fā)生的客觀事實的證據(jù)。目前審查指南中規(guī)定可用于證明某發(fā)明取得商業(yè)成功的證據(jù)即屬于這類證據(jù)。

3.抵觸申請和涉及禁止重復(fù)授權(quán)的證據(jù)。這類證據(jù)在申請日之前或當(dāng)天提交給專利局，但在申請日后公開。由于這類證據(jù)均是提前交給專利局的專利文件，且其應(yīng)用在專利法上有明確的規(guī)定，因此，其在專利審查中的應(yīng)用比較成熟。

以這種方式分類的申請日后證據(jù)，當(dāng)用于證明申請日前的客觀事實時，其應(yīng)用可能涉及多個實質(zhì)性的法律條款（如說明書是否公開充分、申請是否具備創(chuàng)造性等等）。

二、在審查中應(yīng)用的理論探討

對于可能導(dǎo)致權(quán)利沖突的證據(jù)（抵觸申請和涉及禁止重復(fù)授權(quán)文件），其應(yīng)用有明確的法律依據(jù)和理論依據(jù)（主要是避免權(quán)利沖突和先申請原則），在此不詳細(xì)論述。以下主要針對不導(dǎo)致權(quán)利沖突的申請日后證據(jù)在專利審查中應(yīng)用的理論依據(jù)進行探討。

在審查中使用申請日后證據(jù)是證據(jù)本身的法律屬性決定的。如上文所述，在民事訴訟中，證據(jù)是指能夠證明民事案件的真實性的事實，對證據(jù)本身并沒有時間上的限制，對它的基本要求是客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性，最終目的在于還原案件事實的真實性。雖然專利審查屬于一種行政執(zhí)法，其在法律程序內(nèi)容等方面不同于民事訴訟，但在使用證據(jù)證明案件事實的真實性方面具有相通之處。事實上，這一點也清晰地體現(xiàn)在專利審查指南中，審查員在做出駁回決定時需要基于合理合法的事實、理由和證據(jù)。因此，從證據(jù)本身的法律屬性和作用上看，允許在專利審查中使用申請日后證據(jù)，是實現(xiàn)案件客觀公正審查的要求。

在專利審查中使用申請日后證據(jù)符合專利制度鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、促進科技進步的初衷。專利權(quán)是一種排他性權(quán)利或壟斷權(quán)利，其前提是專利權(quán)人向社會充分公開具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性的技術(shù)方案。判斷技術(shù)方案公開是否充分以及是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性等實質(zhì)性條件的時間點是申請日，判斷主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員，技術(shù)基準(zhǔn)是申請日時的現(xiàn)有技術(shù)水平。由于現(xiàn)有技術(shù)的寬泛性和不確定性，為了確保判斷標(biāo)準(zhǔn)的一致性，在審查實踐中，將本領(lǐng)域技術(shù)人員虛化成一個假想的人或團隊。這個假想的人或團隊具有知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識、能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)的能力。

然而，現(xiàn)實生活中，不管是申請人、發(fā)明人還是審查員，都不可能真正具備這種掌握幾乎不受時間和空間限制的現(xiàn)有技術(shù)的能力。由于現(xiàn)有技術(shù)的這種寬泛性和不確定性以及審查員掌握知識能力的有限性，為了確保審查結(jié)果更具客觀性和公正性，應(yīng)當(dāng)盡可能地使用能夠證明發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的真實關(guān)系的任何證據(jù)，這其中當(dāng)然不應(yīng)當(dāng)排除申請日后證據(jù)。

毫無疑問，使用申請日前公開的證據(jù)最直接、最容易達到“還原案件事實”的目的，這也是目前在專利審查中主要使用申請日前公開的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的主要原因。但不可否認(rèn)的是，在某些情況下使用申請日后證據(jù)也是必須的。因為，使用證據(jù)證明發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系的這一目的本身與證據(jù)是公開在申請日之前還是之后并沒有直接關(guān)聯(lián)。因而，在專利審查中允許使用申請日后證據(jù)是專利審查制度設(shè)計的需要，符合專利制度設(shè)計的初衷，進一步需要確定和把握的是哪些申請日后證據(jù)可以使用，以及如何使用的問題。

三、在審查中的作用形式

具體來說，不同性質(zhì)的申請日后證據(jù)在審查中具有不同的作用形式。除抵觸申請和可能導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)的兩類證據(jù)之外，其它申請日后證據(jù)在審查中大致具有如下四種作用。

第一，證明申請日前廣為人知的客觀事實。該客觀事實本身是在申請日前已為公眾所知的事實，但該證據(jù)卻在申請日后才能獲得，例如以下兩種情況均屬于這類證據(jù)：（1）在申請日前已構(gòu)成公知常識的知識，但寫入到教科書或辭典等公知常識性證據(jù)中出版的時間可能在申請日之后；（2）在申請日前發(fā)生的口頭公開，但在申請日后書面記載該事實的文件。這種證據(jù)在新穎性、創(chuàng)造性和公開充分的審查中可能涉及。

第二，證明申請日前雖不為人知但客觀已存在的事實。這種證據(jù)比較典型的例子是證明材料的固有屬性類的證據(jù)，這是因為材料的固有屬性通常不會因時間變化而改變。此外，通過申請日后證據(jù)表明發(fā)明在申請日當(dāng)時就可能公開不充分、不具備實用性等情形也均屬于這類證據(jù)，因為，如果發(fā)明相對于申請日后的技術(shù)水平還存在公開不充分、不具備實用性的問題，那么相對于申請日當(dāng)時的技術(shù)水平也一定存在這些問題。

第三，用于理解發(fā)明的原理或理論。有時候需要通過申請日后證據(jù)更好地理解發(fā)明所依據(jù)的原理或理論，或者通過一些證據(jù)表明發(fā)明所依據(jù)的推理或事實是錯誤的。這類證據(jù)主要是用于給審查員彌補相應(yīng)的技術(shù)知識以使其達到本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平。

第四，用于表明發(fā)明獲得商業(yè)成功。這在審查指南中有明確的規(guī)定，也是目前國內(nèi)外專利審查機構(gòu)基本認(rèn)可的一種情形，其可以考慮的內(nèi)在原因在于它可以從商業(yè)應(yīng)用的角度來佐證發(fā)明所具備的創(chuàng)造性。

四、應(yīng)用現(xiàn)狀

目前，國內(nèi)外各專利審查機構(gòu)均認(rèn)可導(dǎo)致權(quán)利沖突的申請日后證據(jù)在專利審查中的應(yīng)用，但對于不導(dǎo)致權(quán)利沖突的申請日后證據(jù)，各專利局的規(guī)定不完全相同。下面以美國專利商標(biāo)局（USPTO）、歐洲專利局（EPO）和我國專利局為例，對相關(guān)規(guī)定作簡單介紹，初步了解申請日后證據(jù)的應(yīng)用現(xiàn)狀。

1.USPTO

USPTO在MPEP第2100章第2124節(jié)關(guān)于基準(zhǔn)日必須早于申請日的例外中規(guī)定：在某些特定的情況下，引用用于證明普遍的事實的文獻不必在申請日前能夠作為現(xiàn)有的技術(shù)獲得。所述事實包括某種材料的特征或性質(zhì)或科學(xué)常識。在某些特殊的案例中，在后的出版物可被用作為事實性的證據(jù)。1.美國專利商標(biāo)局審查程序手冊第2100章第2124節(jié).

例如，在In re Christopher L. Wilson和Robert Lieberman案（50 C.C.P.A. 773;311 F.2d 266; 1962 CCPA LEXIS 170; 135 U.S.P.Q.（BNA）442）中，涉及申請?zhí)枮?51703，在創(chuàng)造性的評述中使用申請日后證據(jù)。本案涉及申請的申請日為1954年08月23日，發(fā)明名稱為“制造泡沫聚酯材料”的申請。該發(fā)明申請涉及一種聚亞安酯泡沫產(chǎn)品，上訴人在說明書中描述該產(chǎn)品及其制備方法與現(xiàn)有技術(shù)是一致的。該產(chǎn)品是由聚酯樹脂、有機二異氰酸鹽和水反應(yīng)制成的，在反應(yīng)中使用了一種催化劑來加速反應(yīng)，反應(yīng)中生成的氣體作為鼓泡劑，使粘性的液體物質(zhì)成為泡沫。該發(fā)明是對已知產(chǎn)品已知生產(chǎn)過程的特定細(xì)化。上訴人聲稱發(fā)現(xiàn)了一種改良的方法，能夠產(chǎn)生一種“主要為開放孔結(jié)構(gòu)”的產(chǎn)品，其中大部分氣泡或泡沫的孔是連通的，與“分離的孔”相區(qū)別，其是不連通的。審查員在評述創(chuàng)造性時引用了一篇對比文件“Urethane Resilient Foams Made from Polyesters”，該文獻的公開日（1956年02月15日）晚于本申請的申請日。其中公開了聚亞安酯泡沫中大多數(shù)孔是連通的。法院認(rèn)為上述證據(jù)雖然是申請日后公開的，但其證明的申請之時的客觀事實（材料的固有屬性），其使用是正確的，因此最終駁回上訴，維持駁回該申請。2. 311 F.2d 266, Application of Christopher L. WILSON and Robert Lieberman, Patent Appeal No. 6858, United States Court of Customs and Patent Appeals.

2.EPO

EPO則在審查指南（2009）第C部分第VI章第5.3.5節(jié)關(guān)于“證據(jù)”部分類似地規(guī)定，在某些情況下，盡管不允許加入到申請中，后提交的實施例或新效果可以作為審查員考慮的證據(jù)，用以支持要求保護的發(fā)明的專利性。對于在后提交的用于證明效果的證據(jù)，只有在該效果在原申請中有記載或者隱含或至少與原申請公開的效果有關(guān)才可被接受。在原申請中給出了相應(yīng)信息的基礎(chǔ)上，新增加的實施例可以作為證據(jù)證明發(fā)明在要求的范圍內(nèi)能容易地被應(yīng)用。3. 歐洲專利局專利審查指南第C部分第VI章第5.3.5節(jié).

審查指南（2009）第C部第VI章第13.3節(jié)關(guān)于書證還規(guī)定：“書證包括提供信息，或提供文件或誓詞。例如，為了反駁審查員對創(chuàng)造性的質(zhì)疑，申請人可以提供關(guān)于發(fā)明技術(shù)優(yōu)點的信息。此外，申請人還可以提供來自申請人自己或其他獨立證人的誓詞，以證明本領(lǐng)域技術(shù)人員長期未解決本發(fā)明解決的技術(shù)問題，或發(fā)明完全偏離了相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)?！睂τ谧C明創(chuàng)造性提交的對比實驗證據(jù)作為例子來說明。在T35/85中，當(dāng)事人提交的對比實驗是與新制備的最接近現(xiàn)有技術(shù)的替代物進行對比，該替代物的部分特征與發(fā)明中的普通技術(shù)特征是相同的，目的是為了得到更接近發(fā)明的替代物，以便清晰地證明因區(qū)別技術(shù)特征導(dǎo)致的有益效果。而在T172/89中，補充提交的對比實施例中，作為比較基礎(chǔ)的產(chǎn)品是可以買到的，明顯是隨機選擇的，因而被比較的產(chǎn)品不能作為代用品用于證明創(chuàng)造性。4. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Fifth Edition, December 2006.

3.SIPO

我國專利審查指南中部分明確了可采用申請日后證據(jù)的情況，例如取得商業(yè)成功的證據(jù)可以作為發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的輔助性考慮因素，在判斷說明書是否充分公開時申請日之后補交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮，在無效審查過程中可以采用申請日后記載的使用公開或者口頭公開的證據(jù)，對于其它情況并沒有明確的規(guī)定。在審查實踐中，有時也會考慮申請人提交的申請日后的對比實驗數(shù)據(jù)來佐證判斷權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性，也存在使用申請日后證據(jù)證明公開不充分的情況，這可通過例子來說明。某申請人同日提交兩份專利申請，這兩件申請均涉及列車運行監(jiān)控裝置綜合測試，前一申請請求保護其中的通用適配器，后一申請則涉及整個測試系統(tǒng)，前一申請記載很簡單，缺少關(guān)鍵部件MPU和FPGA與適配器之間關(guān)系的描述，后一申請記載得詳細(xì)，具體記載了整個測試系統(tǒng)構(gòu)成，根據(jù)后一申請的記載能夠證明前一申請缺乏關(guān)鍵的技術(shù)描述，導(dǎo)致前一申請技術(shù)方案無法實施，審查員進而以公開不充分駁回了前一申請。

結(jié)語

專利審查本身的客觀性、公正性要求，決定了應(yīng)當(dāng)盡可能的采用各種可用于確定發(fā)明是否具備可專利性的證據(jù)，其中當(dāng)然應(yīng)當(dāng)包括申請日后證據(jù)。對于不導(dǎo)致權(quán)利沖突的申請日后證據(jù)在專利審查中的應(yīng)用，在我國相關(guān)專利法規(guī)中雖有提及，但規(guī)定非常不全面，因而造成在審查實踐中不容易把握這類證據(jù)具體如何使用的問題。筆者認(rèn)為，至少應(yīng)該在審查指南層面對這類證據(jù)在專利審查中的應(yīng)用進行相對詳細(xì)的、可操作性強的規(guī)定，并輔以一定的例子予以說明，以引導(dǎo)審查員更好地運用申請日后證據(jù)。（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利審查協(xié)作中心）

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]江偉.民事訴訟法【M】.北京：高等教育出版社，2007.