楊 萌 鄭志柱

專利間接侵權與專利侵權判定原則

楊 萌 鄭志柱

專利間接侵權包括誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利；為他人實施或者準備實施侵權行為提供條件。如果間接行為與直接行為并發(fā)，可直接依照《民法通則》和《侵權責任法》的相關規(guī)定進行判定。如果間接行為單獨存在，尚處于侵權的準備狀態(tài)，完全可以按照專利侵權判定規(guī)則，依照《專利法》和《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》等確定的“全面覆蓋原則”來判定。因此，現(xiàn)有法律框架足以解決專利間接侵權問題，我國目前不宜將準備行為定性為專利侵權。

專利間接侵權 專利侵權判定 政策工具

間接侵權是民法理論中的概念，我國臺灣地區(qū)稱之為輔助侵權。隨著專利制度的發(fā)展，這一概念被引入專利法領域并形成了專利間接侵權理論。我國《專利法》未對間接侵權與直接侵權作區(qū)分，使得間接侵權是否構(gòu)成專利侵權的獨立形態(tài)產(chǎn)生法理認識上與法律適用上的分歧。程永順認為未將間接侵犯專利權的規(guī)定納入成文法，是《專利法》第三次修改留下的遺憾①程永順在《〈專利法〉第三次修改留下的遺憾――以保護專利權為視角》（載《電子知識產(chǎn)權》2009年第5期）一文中列舉的遺憾就包括未將間接侵犯專利權的規(guī)定納入該法。。此舉是否“真乃憾事”？我們需要做認真探討。本文旨在厘清專利間接侵權的概念和類型，在整個民法法律制度框架中審視專利間接侵權問題，探討專利間接侵權制度在我國目前是否有必要規(guī)定。

一、通說意義上的專利間接侵權包括不同法律關系的多種侵權情形

國家知識產(chǎn)權局田力普局長認為，專利間接侵權是指未經(jīng)專利權人的同意，以間接的方式實施其發(fā)明的行為，即行為人的行為并不構(gòu)成專利侵權，卻鼓勵、慫恿、教唆別人實施專利侵權行為②田力普：《關于專利保護與專利侵權中若干基本問題研究》，《專利法研究》1995年版，第69～92頁。。王利明教授認為，“間接侵害專利權行為的條件是：其一須存在直接侵權的事實；其二須為直接侵權行為提供實施專利侵權的必要條件；其三須行為人主觀上有過錯，即知道或者應當知道其為他人提供實施專利侵權的條件”③王利明：《民法?侵權行為法》，中國人民大學出版社1993年版。。楊立新教授也持這種觀點。另有學者認為，“間接侵權行為是第三者未經(jīng)專利權人同意向無權利用該項專利的人提供或供應其中關鍵部分的中間產(chǎn)品而故意慫恿和唆使其實施該項專利”④尹新天：《專利權的保護》，知識產(chǎn)權出版社2005年版。。

美國1952年修改的《專利法》規(guī)定，間接侵權包括：1.積極引誘和教唆他人侵犯專利權；2.出售專利產(chǎn)品或用于使用專利方法的設備中一個主要組成要件，明知道這個組成要件是為了侵犯專利權而特別制造的，不具備除了侵犯專利權以外的其它用途⑤吳鳳玲、王成梅：《關于專利間接侵權的獨立性》，載《廈門科技》2004年第3期，第26頁。。歐盟的《歐共體專利公約》和日本的《專利法》中也有相應的規(guī)定⑥張成龍：《專利間接侵權國際立法比較》，載《江西社會科學》2000年第6期，第135頁。歐盟:《歐共體專利公約》(Community Patent Convention)第26條的標題是“禁比對發(fā)明的間接利用”，其內(nèi)容為：1.歐共體專利賦予其專利權人如下的權利，即禁止任何第三人未經(jīng)許可而在成員國領土范圍內(nèi)向無權利利用該專利發(fā)明的人提供或者承諾提供與專利發(fā)明的實質(zhì)性特征有關的產(chǎn)品，用于實施該專利發(fā)明，其條件是所述第三人明知或者實際情況明顯應知這樣的產(chǎn)品適合用于并且本意就在于用于實施該專利發(fā)明。2.如果上面所述的產(chǎn)品是一種常用的商品，則不屬于1中所規(guī)定的情況，除非是第三人有意誘導被提供者作出公約第25條規(guī)定的行為。3.公約第27條(a)－（c）所規(guī)定的行為人不能視作1中所指的有權實施專利發(fā)明的人。日本《專利法》第101條規(guī)定：下列行為被視為侵犯專利權或者侵犯獨占許可：1.對于產(chǎn)品專利來說，在商業(yè)過程中制造、出讓、租借、為了出讓或租借目的而出示、或者進口僅僅只能用于制造該產(chǎn)品的物品；2.對于方法專利來說，在商業(yè)過程中制造、出讓、租借、為了出讓或租借目的而出示、或者進口僅僅只能用于實施專利方法的物品。。

北京市高級人民法院于2001年公布的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》規(guī)定，專利間接侵權的行為人須在主觀上有誘導或唆使別人侵犯他人專利權的故意，客觀上為別人直接侵權行為的發(fā)生提供了必要的條件。間接侵權的對象僅限于專用品。間接侵權一般以直接侵權的發(fā)生為前提條件。該《意見》還將依《專利法》對直接侵權行為不予追究或者不視為侵犯專利權的情況，以及依照我國法律認定的直接侵權行為發(fā)生或者可能發(fā)生在境外的情況也納入間接侵權的追責范圍⑦《北京市高級人民法院關于執(zhí)行〈專利侵權判定若干問題的意見（試行）〉的通知》，載于最高人民法院民事審判第三庭編《知識產(chǎn)權審判指導與參考》第4卷，P306～307。。2003年最高人民法院《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規(guī)定（討論稿）》在“共同侵權”法律框架中規(guī)定專利間接侵權問題，并只限于為直接侵權行為提供幫助、為未經(jīng)合法授權的實施者提供專用品的情形⑧于立彪：《關于我國是否有專利間接侵權理論適用空間的探討》，載《專利法研究》2007版，第431～432頁。最高人民法院《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規(guī)定（會議討論稿）》第33條對間接侵權問題的規(guī)定：下列情形，人民法院應當依照《最高人民法院關于貫徹執(zhí)行（民法通則）若干問題的意見（試行）》第148條第一款的規(guī)定，作專利共同侵權行為處理：（一）行為人知道第三人實施侵犯他人專利權的行為，仍然為其提供所需要的設備、工作場地等幫助的；（二）行為人知道有關產(chǎn)品系只能用于實施特定發(fā)明或者實用新型專利的原料、中間產(chǎn)品、零部件等，仍然將其提供給沒有合法權利實施專利的第三人使用的。。近年來的司法實踐表明，北京市高級人民法院的《意見》未見被大范圍地借鑒，最高法院的討論稿內(nèi)容也未予以實施。

歸納理論上的通說和司法實踐中試圖解決專利間接侵權問題的規(guī)定，專利間接侵權包括如下三種情形：故意誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利；為他人實施或者準備實施侵犯專利權的活動提供條件；制造、銷售或者進口用于制造專利產(chǎn)品的專用品、原料、零部件或者用于專利方法的材料、器件或者專用設備。從民法、侵權行為法等上位法角度看，通說意義上的專利間接侵權雖然圍繞“專利侵權”這個中心進行定義，但其外延是擴展的，涵蓋不同法律性質(zhì)，多種侵權情形，有待進一步分類甄別。

二、專利間接侵權與共同侵權

如果專利間接侵權行為與直接侵權行為同時發(fā)生，即通說認為的間接侵權一般以直接侵權的發(fā)生為前提條件，間接侵權與直接侵權并發(fā)。在存在直接侵權行為的前提下，無論是誘導、慫恿，還是提供侵權條件，或者是提供專用品，該種間接侵權實際上是共同侵權行為。按照《民法通則》第130條“二人以上共同侵權造成他人損害的，應當承擔連帶責任”和《最高人民法院關于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》第148條，“教唆、幫助他人實施侵權行為的人，為共同侵權人，應當承擔連帶民事責任”，或者按照《侵權責任法》第8條、第9條的規(guī)定（內(nèi)容與上述兩法條對應、基本一致），即可進行適法判決。對此，理論界與司法實踐中分歧不大，基本立場都是主張予以追究侵權責任，不同觀點只在于是在共同侵權的民法基本原則中追究責任，還是將之具體化為專利間接侵權行為。筆者認為，應回歸到民法的基本原則中分析該問題，否則很容易迷失方向，甚至滑入“偽命題”的泥潭中⑨正如郝鐵川在論及知識產(chǎn)權權利沖突時指出其是一個偽命題一樣（郝鐵川：《權利沖突:一個不成為問題的問題》，載《法學》2004年第3期，第3頁），將專利共同侵權異化為間接侵權問題，也可能是偽命題。。通說意義上的專利間接侵權命題中包含的共同侵權問題，如果非出于類型化研究的目的，實無必要將后者納入進行分析。

三、專利間接侵權與發(fā)明、實用新型專利侵權的判定

如果專利間接侵權行為單獨存在，即是承認沒有證據(jù)證明存在直接專利侵權行為，而僅有行為人的誘導、慫恿或者提供侵權條件，或者提供專用品之行為。借鑒刑法上關于犯罪行為發(fā)展過程中的完成形態(tài)的劃分，侵權違法行為也可有準備、未遂與既遂之區(qū)分。按照此區(qū)分，單獨存在的專利間接侵權行為，尤其是提供專用品之行為，實為侵權違法行為的準備階段。這個意義上，討論要不要規(guī)制專利間接侵權，實際上就是討論要不要將處于準備階段的侵權行為納入追究侵權責任的范圍。理論界有學者認為應該規(guī)制該類專利間接侵權行為，西南政法大學鄧宏光博士就建議將專利間接侵權的規(guī)制對象限于同時滿足該產(chǎn)品是“專門用于實施該專利的產(chǎn)品”和是“實施該專利的關鍵產(chǎn)品”兩個要件⑩鄧宏光：《我國專利間接侵權之制度選擇》，載《西南民族大學學報》(人文社科版)2006年第4期，總第176期，第82～85頁。。國家知識產(chǎn)權局專利審查協(xié)作中心于立彪則認為，獨立存在的專利間接侵權理論違反了我國專利法的基本原理，破壞了專利法理論體系的結(jié)構(gòu)，我國目前尚沒有專利間接侵權理論的適用空間?于立彪：《關于我國是否有專利間接侵權理論適用空間的探討》，載《專利法研究》2007版，第431～432頁。。

司法實踐中的分歧更為明顯。西安市中級人民法院與廣州市中級人民法院在處理類似案件中作出了不同的判決。

西安市中級人民法院在審理原告廣州金鵬公司訴被告楊士英侵犯ZL97116088.0“自接式輕鋼龍骨”發(fā)明專利權糾紛案中，在被控產(chǎn)品不具備“吊桿”，但具備涉案專利的其他必要技術特征的情況下，認為被告應當知道原告對其出售的產(chǎn)品有專利權存在并且專利權有效，亦應當知道該專利產(chǎn)品的購買者沒有獲得實施該專利的許可，但被告仍銷售主副龍骨，且其銷售的該產(chǎn)品是用于實施涉案專利的關鍵部件，故被告的銷售行為間接侵犯涉案專利權?姚建軍、趙軼姝：《間接侵犯專利權行為司法認定》，載《中國發(fā)明與專利》2008年第3期，第56頁。。該判決認定被告銷售的關鍵部件構(gòu)成獨立的產(chǎn)品，從專利侵權判定原則角度看，是值得商榷的。

同樣原告廣州金鵬公司訴請保護ZL97116088.0“自接式輕鋼龍骨”發(fā)明專利權案，被告為廣州宜源軟件科技開發(fā)有限公司，該案由廣州市中級人民法院審理。法院保全所得的主龍骨部分，僅在一端的兩側(cè)端面發(fā)現(xiàn)有四個向內(nèi)凸出的凸起，而未保全到有卡孔的另一端的主龍骨。法院認為，不應僅以被告所使用的主龍骨的一端有向內(nèi)的凸起，即推斷出其主龍骨的另一端有與該凸起貼切配合的卡孔。鑒于原告未能提交可以有效反映出被控侵權的完整技術方案的產(chǎn)品供法院比對，法院認定原告訴稱被控產(chǎn)品落入了其專利保護范圍證據(jù)不足，不予支持?見廣東省廣州市中級人民法院(2008)穗中法民三初字第455號民事判決書。。廣州市中級人民法院的判決從“全面覆蓋”之專利侵權判定原則角度，通過舉證責任分配，判定被控產(chǎn)品不具備涉案專利權全部必要技術特征，不論及間接侵權問題。

通過上述兩個案情近似，但處理結(jié)果不同的案例，我們看到，獨立存在的專利間接侵權行為與專利侵權判定原則實為同一多面體的不同面。把獨立存在的專利間接侵權行為，尤其是提供專用品之行為納入追責范圍，甚至不論相同情況下的直接侵權行為是否屬法律追責范圍，不論侵權的完成形態(tài)是否發(fā)生在本法域內(nèi)，從適用法律的司法技術層面上看，該做法繞開了被控產(chǎn)品是否具備專利權的必要技術特征之侵權判定基本原則，違反了“全面覆蓋原則”，有重蹈“多余指定原則”老路之嫌。在此問題上引入間接侵權制度，無異于“顧左右而言他”，“偽命題”的危險仍然存在。

筆者認為不應將處于準備階段的侵權違法行為納入專利侵權的追責范圍，理由是基于專利制度的特殊性，應在專利侵權判定規(guī)則的具體語境中研究該問題，確立“全面覆蓋原則”在專利侵權判定過程的中心地位。該做法有利于保障法律權利的確定性，也符合專利權人與社會的契約對價原則。

首先，專利權利要求書的作用是確定專利權的保護范圍，即通過向公眾表明構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術方案所包括的全部技術特征，使公眾能夠清楚地知道實施何種行為不會侵犯專利權。只有對權利要求書所記載的全部技術特征給予全面、充分的尊重，社會公眾才不會因權利要求內(nèi)容不可預見的變動而無所適從?。因此，在侵犯發(fā)明、實用新型專利權糾紛案件中，只有被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，才能認定其落入專利權的保護范圍；如果被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，則應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。

其次，專利權之獨占性可看作是專利權人與社會之間契約的結(jié)果，社會通過賦予專利權人一定期限的獨占權利（此為對價）以激勵創(chuàng)新?暨南大學徐瑄教授認為，知識產(chǎn)權制度界定創(chuàng)新成果讓渡和補償?shù)摹皩r”，使創(chuàng)新和創(chuàng)新的交易持續(xù)發(fā)生，促進個人、企業(yè)和知識社會的創(chuàng)新繁榮。。專利權人如果在獨立權利要求中附加了多余之技術特征，實為創(chuàng)新性的缺失，是不值得法院適用“多余指定原則”予以縮小保護的。“多余指定原則”將記載在專利獨立權利要求中的明顯附加技術特征略去，僅以“非多余”必要技術特征來確定專利權保護范圍，從而判定被控侵權物是否覆蓋該范圍，該原則早已飽受詬病。

四、專利間接侵權與知識產(chǎn)權制度的政策工具性質(zhì)

退一步講，撇開專利侵權判定規(guī)則，將準備行為定性為侵權，也許體現(xiàn)著另一種法律價值判斷：更有力地保護專利權。問題是我國目前是否需要如此高水平的專利權保護，這才是衡量《專利法》修改過程中未將專利間接侵權明確規(guī)定入內(nèi)是否為“憾事”的標準。筆者認為，將問題置于我國現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展大視野中審視，回答仍然是否定的。一方面，知識產(chǎn)權保護要協(xié)調(diào)好全球經(jīng)濟一體化與本國階段性保護的矛盾?這是吳漢東教授總結(jié)的我國現(xiàn)階段知識產(chǎn)權研究面對的十大課題之一。。宏觀看我國的社會經(jīng)濟發(fā)展階段，在技術經(jīng)濟領域相關產(chǎn)業(yè)尚處于模仿、利用技術溢出效應的階段，脫離階段性要求，過高地保護知識產(chǎn)權，無異于壯士斷臂。另一方面，我國目前正在加快實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，但尚未從“世界工廠”的國際經(jīng)濟分工中升級出來，如此超強的知識產(chǎn)權保護，對“來料加工”、“貼牌加工”等外向型經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)顯然是不利的。

在此，筆者不得不論及知識產(chǎn)權的制度工具問題。目前，在認同“知識產(chǎn)權是私權”的共識下，越來越多的學者認識到知識產(chǎn)權同時具有政策工具的功能，下為兩例證。在美國，按照1976年的《版權法》，版權的保護期限通常為作者終生加死后50年，1998年美國國會通過了版權擴張法案CTEA，大多數(shù)作品的版權保護期限延長了20年，即作者終生加死后70年。之后，針對該法案提起的違憲審查最后被聯(lián)邦最高法院駁回。該法案的司法審查期間，多位知識產(chǎn)權法學教授、經(jīng)濟學教授作為“法庭之友”遞交了意見書，均未能逆轉(zhuǎn)該案的走向?資料來源于美國聯(lián)邦最高法院網(wǎng)站中關于Eldred v.Aschroft案的公開信息，網(wǎng)址為http：//eldred.cc/legal/supremecourt.html。。放在全球一體化背景中考察該案，其違憲審查結(jié)果與美國保護國家利益，為遏制新興國家利用后發(fā)優(yōu)勢設置版權壁壘不無關系，知識產(chǎn)權之政策工具性質(zhì)可見一斑。我國的知識產(chǎn)權審判實踐中，針對僅在國內(nèi)生產(chǎn)，但全部用于出口的侵害商標權訴訟案，有觀點認為，權利人在中國境內(nèi)的市場份額未受被控行為的任何影響、未因被控行為遭受直接或者間接損失，故僅判定停止侵權行為和賠償合理費用，但不賠償經(jīng)濟損失?廣東省高級人民法院在盈康科技控股國際有限公司上訴廣州綠色盈康生物工程有限公司、廣州真和藥業(yè)有限公司、鐘志強侵害商標權糾紛一案[（2007）粵高法民三終字第252號]中作了這樣處理。。筆者認為，這種作法是把知識產(chǎn)權作為政策工具進行運用的成功例子。那種以美國、歐盟、日本等發(fā)達國家有專利間接侵權成文法規(guī)定就主張中國法也應該有的觀點，推理過程顯然過于機械。

五、結(jié)論：專利間接侵權的司法應對

通說意義上的專利間接侵權包括若干不同法律性質(zhì)之行為，從廣義上講，包括共同侵權以及對侵權準備行為的規(guī)制；從狹義上講，則僅指對侵權準備行為的規(guī)制。司法活動應當是理性的，

社會共識是司法政策理性的重要來源。我國的社會經(jīng)濟發(fā)展階段要求司法工作者運用好知識產(chǎn)權這個政策工具，在專利法律制度框架中將專利間接侵權問題化整為零。廣義上的專利間接侵權包含的共同侵權，可直接依照《民法通則》和《侵權責任法》的相關規(guī)定進行判定。狹義上的專利間接侵權，完全可以按照專利侵權判定規(guī)則，嚴格依照《專利法》和《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》等司法解釋確定的“全面覆蓋原則”來判定；將侵權準備行為納入追責范圍的做法 “應該緩行”?魯迅先生說“‘費厄潑賴’應該緩行”?！百M厄潑賴”（fairplay,公平競爭之意）本是好東西，為什么要緩行？因為有強弱過甚的實情和賽場之外的更高的價值取向。。也就是說，現(xiàn)有法律框架足以解決專利間接侵權問題，我國目前不宜將準備行為定性為專利侵權。前述西安市中級人民法院的案例值得商榷的地方就在于，其在司法技術方面不符合發(fā)明專利的侵權判定原則；其在司法理念方面不符合我國目前社會經(jīng)濟發(fā)展的階段性要求。

楊萌,暨南大學法學院講師,法學博士。

鄭志柱，廣州市中級人民法院知識產(chǎn)權庭，暨南大學管理學院博士生（知識產(chǎn)權方向）。