□文/劉一純

美國337條款調(diào)查策略

□文/劉一純

美國利用關稅法337條款實施市場壟斷化政策，使我國中小企業(yè)遭受了重大損失。在不斷提高知識創(chuàng)新能力擁有自我知識產(chǎn)權過程中，及時向美國提出專利保護；建立預警機制了解產(chǎn)品出口美國可能遇到的問題；當不能確信產(chǎn)品擁有知識產(chǎn)權時，可以和產(chǎn)權人或進口方協(xié)商溝通，一旦出現(xiàn)貿(mào)易爭議，采用WTO規(guī)則談判或者仲裁協(xié)議等方式，都是規(guī)避337條款調(diào)查的策略，從而達到保護我國中小企業(yè)正常發(fā)展的目的。

337條款；中小企業(yè)；策略

美國是我國的重要貿(mào)易伙伴，兩國間的貿(mào)易量逐漸增加，同時美國對我國開展的關稅法337條款的調(diào)查也在增多，顯著影響了我國對美國的出口，特別是我國中小出口企業(yè)受到很大的傷害。如果能夠在產(chǎn)品出口到美國之前，做好各項規(guī)避措施，避免關稅法337條款對產(chǎn)品進行調(diào)查，企業(yè)就會在美國有很好的發(fā)展。

一、中小企業(yè)遭遇美國337條款調(diào)查現(xiàn)狀

從1986年12月29日美國針對我國進行第一例“337調(diào)查”開始，以后逐年增多，目前我國已成為遭受“337調(diào)查”最多的國家。在所有調(diào)查的案件中，以專利侵權為由的最多，其次是以侵犯商標權、以共同侵犯商標權和專利權、以共同侵犯商標權和版權、以商業(yè)外觀為由的調(diào)查，甚至一些商業(yè)秘密都可能被調(diào)查，受337調(diào)查影響的行業(yè)和產(chǎn)品已經(jīng)從機電類輻射至輕工、化工、生物、醫(yī)療器械等行業(yè)和產(chǎn)品，外國企業(yè)或組織索要的專利費、賠償費越來越多。如以北汽福田股份有限公司生產(chǎn)的農(nóng)用拖拉機和割草機涉嫌侵犯美國公司專利為由、寧波貝發(fā)集團等4家中國企業(yè)侵犯商標和商業(yè)外觀為由，新科電器集團公司生產(chǎn)的DVD侵犯光驅(qū)芯片為由、溫州恒星煙具有限公司、泰利爾煙具公司等企業(yè)生產(chǎn)銷售的打火機未經(jīng)許可或授權、假冒其注冊商標為由的337條款調(diào)查，并發(fā)布永久性普遍排除禁令，導致這些產(chǎn)品及其上下游產(chǎn)品都被禁止進入美國市場，使這些中國中小企業(yè)面臨了嚴峻的挑戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)生存危機。隨著我國中小企業(yè)出口高技術含量產(chǎn)品增多，也遭到了美國337條款更多的調(diào)查。這種調(diào)查一旦成立，被調(diào)查的產(chǎn)品不但不能進入美國，也可能波及到歐盟等其他國家，結果是產(chǎn)品本身和其上下游產(chǎn)品都受到牽連，整整波及到了一條產(chǎn)業(yè)鏈。

二、關注知識產(chǎn)權，向美國申請專利

337條款調(diào)查的核心是知識產(chǎn)權，只要美國國內(nèi)申請方能夠證明進口產(chǎn)品有侵權事實，而美國國內(nèi)確實有相關產(chǎn)業(yè)或相關產(chǎn)品，即認定有不公平貿(mào)易行為，可以申請進行337條款調(diào)查。因此，有效規(guī)避調(diào)查糾紛的關鍵是沒有侵犯知識產(chǎn)權、具有自己的知識專利?？梢哉f，每個出口美國的中小企業(yè)不一定都會被337條款調(diào)查，但是遭到“337調(diào)查”的中小企業(yè)大多沒有在美國申請專利。

要謀求長遠發(fā)展，必須自主創(chuàng)新，擁有自己的核心技術，積極向美國申請知識專利。專利的申請可以采取組合方式，首先一定要覆蓋最關鍵的技術要素，如果說這些技術要素沒有完全體現(xiàn)在被控侵權的產(chǎn)品當中，可能就不構成侵權；其次是優(yōu)先權和所有權，專利申請一定要盡可能地早，不能被他人竊取或搶先申請登記，而且確認這個知識產(chǎn)權歸屬本企業(yè)所有；另外，現(xiàn)在美國提供專利侵權的責任保險，被告和原告都可以買保險。如果被告敗訴了，保險公司替你出賠償金；原告敗訴了，保險公司要替你付律師費，重要的是可以先發(fā)制人，搶先于競爭對手登記，可以防止競爭對手在意識到威脅之后再尋求“337條款”來阻止我國企業(yè)的產(chǎn)品進入美國市場，并且增加在談判中的議價能力，并可以通過交叉許可等各種方式阻止對方起訴。

20世紀八十年代，日本、韓國企業(yè)也遭到美國“337調(diào)查”糾紛，后來積極主動在美申請專利，時至今日，日本、韓國開始反撲，大規(guī)模起訴仿冒其產(chǎn)品的美國企業(yè)，反而使美國一些企業(yè)陷入困境之中。

三、建立預警機制，防患于未然

行業(yè)協(xié)會可以組織其會員建立專利預警制度與產(chǎn)業(yè)專利情報服務網(wǎng)，包括專利情報分析、專利訴訟談判研究、專利政策法規(guī)研究等，適時為會員提供產(chǎn)業(yè)專利趨勢咨詢。在產(chǎn)品向美國出口前，中國企業(yè)應該首先進行專利檢索，確定是否有可能涉及該產(chǎn)品的美國專利，或涉及該產(chǎn)品制造方法的美國方法專利，包括請專家分析產(chǎn)品在美國的專利保護狀況，聘請有豐富經(jīng)驗的執(zhí)業(yè)律師調(diào)查其產(chǎn)品所涉及到的知識產(chǎn)權屬性狀態(tài)是否已經(jīng)觸犯了在美國已有的有效知識產(chǎn)權。要盡早聘請美國專利事務所給企業(yè)做經(jīng)營自由度的分析。在美國，專利律師和客戶之間有一個受法律保護的保密特權，即使有這樣的一個報告，但如果是以律師的角度提供給公司的話，取證的時候不向?qū)Ψ教峁?，法院也不能列為判?jù)。請律師做這樣的評估還有一個好處，將來一旦敗訴，對方如果要起訴你故意侵權，就可以向律師索要3倍的賠償金，這樣企業(yè)就沒有風險，或者風險很小。

中小企業(yè)也可以在無法判定自己產(chǎn)品是否會侵犯美國的知識產(chǎn)權時，為了能夠繼續(xù)從事合法的經(jīng)營活動請求美國的法院（或者知識產(chǎn)權局）確認一下他的行為并非侵權。相關機構如果經(jīng)審查鑒定，認為不屬于侵權，就會應其請求發(fā)出“非侵權聲明”，阻止他人再對該企業(yè)的行為起訴，如果發(fā)現(xiàn)有侵犯美國公司專利權的可能，可以通過更換非專利方法來避開侵權。在建立預警機制的過程中，要不斷提升企業(yè)對產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展趨勢和侵權的判斷能力，行業(yè)協(xié)會積極出面組織協(xié)調(diào)，及時地與政府職能部門溝通，取得政府職能部門的大力支持和必要的協(xié)助，做到縝密策略、密切配合。

四、產(chǎn)品出口前與產(chǎn)權人或進口方協(xié)商溝通

在產(chǎn)品出口前進行產(chǎn)品所涉專利的檢索工作，確定是否有可能涉及該產(chǎn)品的美國專利或涉及該產(chǎn)品的制造方法的美國方法專利。如果存在侵權的嫌疑，可以與專利權所有人簽訂使用許可協(xié)議，也可以通過更換非專利技術來避開侵權，同時利用自己的專利組合找出對方的缺陷，控訴美國企業(yè)，造成兩個公司互相侵權的結果，最終雙方達成和解，互相不用付錢。

當不能確定所出口的產(chǎn)品是否有侵權時，企業(yè)應積極主動地跟美國的進口方、承銷商以及分銷商等協(xié)商；授權使用方保證其中所使用的專利、商標等沒有假冒、仿冒或其他侵犯他人知識產(chǎn)權的情況存在，應注意下單的外商是否擁有該產(chǎn)品的商標、專利、著作權等權利的證明文件。若外商既非權利人又無適當?shù)氖跈嘧C明文件，則應考慮法律風險，應在合同中訂立任何有關侵犯知識產(chǎn)權的情況都應由該外商負責并賠償己方損失的條款，對于那些經(jīng)調(diào)查有侵犯他人專利權、商標權重大嫌疑的，甚至可以要求美國的進口方提供一定數(shù)量的保證金，以避免一旦涉訴給自己造成巨大的損失。

五、遵循WTO規(guī)則，選擇仲裁協(xié)議

337條款與WTO根據(jù)關貿(mào)總協(xié)定第3條第4款（國民待遇）、關貿(mào)總協(xié)定第20條的引言（禁止導致“任意的或不合理的歧視”）和關貿(mào)總協(xié)定第20條（d）款（這些調(diào)查是否是“必需的”）規(guī)則，在理論上，美國337條款的規(guī)定并不符合WTO有關原則規(guī)定，這為我們提供了反駁337條款調(diào)查的依據(jù)。337條款調(diào)查一旦成立，不論是原產(chǎn)地生產(chǎn)商還是尚未知的生產(chǎn)商和進口商，一切符合特征的進口商品均會被普遍適用禁令，這和國內(nèi)民事訴訟中對侵權產(chǎn)品的處罰與特定侵權人掛鉤的做法完全不一樣。還有一些337條款的調(diào)查只是針對被調(diào)查產(chǎn)品的原產(chǎn)國，侵犯了涉案企業(yè)的應訴權利，損害了涉案企業(yè)的利益，是一種歧視性貿(mào)易，而且是不必需的。337條款對進口企業(yè)產(chǎn)品的認定是一種現(xiàn)象，哪怕只是很少數(shù)量、非商業(yè)行為也認定為侵權。WTO體制對危害定義為嚴重損害或嚴重損害威脅，實質(zhì)是重大全面減損，要求必須有確鑿證據(jù)，而非靠推測、可能的指控。不難看出，337條款和WTO規(guī)則存在著不一致，甚至嚴重沖突。作為WTO的成員國，都有義務遵循其規(guī)定，中小企業(yè)應積極利用WTO多邊爭議解決體制來對抗337條款的調(diào)查。

作為規(guī)避措施，中小企業(yè)出口商與美國進口商簽訂合同時，在知識產(chǎn)權許可協(xié)議或出口協(xié)議中，在WTO體制內(nèi)，訂立仲裁條款和以其他書面方式在糾紛發(fā)生前或者發(fā)生后達成請求仲裁的協(xié)議，確定雙方將來可能出現(xiàn)爭議時不能通過協(xié)商解決問題，采用仲裁方式解決，在仲裁程序中雙方基本處于對等地位，較有可能取得公正的裁決結果。例如，美國進口商與中國出口商簽訂買賣協(xié)議，進口商后來發(fā)現(xiàn)所進口貨物有侵權嫌疑，如果雙方簽訂協(xié)議時含有仲裁條款，就應當首先采用仲裁方法解決爭議，理所當然排除337調(diào)查。

（作者單位：西南大學育才學院工商學院）

[1]戴翔.實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略.國際貿(mào)易問題，2006.2.

[2]周孜冶，廖圣強，陳熾.中國企業(yè)如何應對美國關稅法337條款調(diào)查標準與知識產(chǎn)權.2004.8.

[3]鄭智武.論美國337條款與WTO規(guī)程的主要沖突.長春理工大學學報（高教版），2009.4.

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