雷艷珍

(中南財經(jīng)政法大學知識產(chǎn)權研究中心,湖北武漢 430073)

作為專利侵權抗辯制度之一,現(xiàn)有技術抗辯制度建立的不僅是一種抗辯規(guī)則,其實施還牽動著專利制度中的許多其他重要方面。我國《專利法》第三次修正案中現(xiàn)有技術抗辯制度的引入對于合理確定專利權的保護范圍,維護社會公正具有重大意義。從司法實踐中的適用到《專利法》的明確規(guī)定,現(xiàn)有技術抗辯制度在我國確立的時間不過數(shù)年,其中許多理論問題有待澄清,適用規(guī)則需要明確。下文將從各方面對中、美現(xiàn)有技術抗辯制度進行比較,以期加深對現(xiàn)有技術抗辯制度的理解。

一、中美專利無效宣告制度的比較

現(xiàn)有技術抗辯制度是專利侵權抗辯制度,其適用牽動著專利制度中的其他方面。其中,專利無效宣告制度與現(xiàn)有技術抗辯制度的聯(lián)系最為緊密。專利無效宣告制度涉及的受理機關、宣告程序與現(xiàn)有技術抗辯制度運行的許多方面相互依存。分析中美現(xiàn)有技術抗辯制度之間的差異不得不先考察兩國的專利無效宣告制度。中美專利無效宣告制度在受理機關和無效程序上存在差異。

在中國,審查專利申請并最終決定是否授予專利權的是中央專利行政管理機關——國家知識產(chǎn)權局專利局。從權力的屬性看,授予專利權的權力屬于行政權?；谛姓嗪退痉喾至⒌幕疽?guī)律,司法機關無權對是否授予專利及專利權是否有效做出判定。因此,申請人啟動專利無效宣告程序后,只能由專利行政機關做出專利是否有效的判定。

美國實行嚴格的三權分立,立法權、司法權和行政權相互獨立,同時相互制衡。其中司法機關可以對社會的各方面進行司法審查,尤其是 1804年馬伯里訴麥迪遜案中,聯(lián)邦最高法院確立了聯(lián)邦司法審查制,開創(chuàng)了美國聯(lián)邦最高法院審查國會法律的先例。首席大法官馬歇爾闡述了憲法賦予法院的職權,明確宣稱,“闡明法律的意義是法院的職權”、“違憲的法律不是法律”。從此美國司法機關對上至法律的合憲性的各種社會問題都有權進行司法審查,成為典型的司法國家①司法國家是指在一國行政權、司法權的對比中,司法權居于優(yōu)越地位的國家。。具體到專利領域來講,判斷是否授予專利權是行政機關的職權,而審查專利是否有效則屬于司法權的范圍。因此,專利無效只能在專利侵權訴訟中向聯(lián)邦法院提出,而美國專利與商標局只能在特定情況下對已授權專利進行重新審查 (reexam ination),而無權對已授權專利進行無效宣告①美國的重新審查包括單方重新審查和雙方重新審查,僅當在先專利和書面出版物公開對專利授權的實質性條件產(chǎn)生影響時才可以提出。。重新審查程序不同于專利無效宣告程序:無效宣告程序,包括在美國司法系統(tǒng)中進行的專利無效程序的前提是專利權推定有效,提出無效申請的人必須提供充分的證據(jù)證明存在無效的理由;而重新審查程序中美國專利與商標局重新回到申請的時間點,將涉案申請看做新的申請案依照審查規(guī)程進行審查,并對符合專利性條件的進行授權。因此,盡管兩種制度都可能最終導致專利權全部或部分無效,但在機制運行上存在根本不同。嚴格來講,美國并不存在真正的專利無效制度。近年來,美國出現(xiàn)一些“問題專利”②“問題專利”一詞由美國聯(lián)邦貿易委員會在 2003年的報告《促進創(chuàng)新:競爭與專利法律政策的適度平衡》中提出,是指不當授予的專利,包括不符合現(xiàn)行專利法規(guī)定的授權條件,以及雖然可以授予專利權,但是權利要求范圍過寬的專利。,專利質量飽受詬病,許多學者提出改革專利制度,在行政機關內部建立一個事后救濟機制,即專利異議程序。根據(jù)美國 2007年的專利法改革法案,異議程序取消了專利推定有效這一前提,采用“優(yōu)勢證據(jù)”③優(yōu)勢證據(jù)是指在民事訴訟中,如果全案證據(jù)顯示某一待證事實存在的可能性明顯大于其不存在的可能性,使法官有理由相信它很可能存在,盡管還不能完全排除存在相反的可能性,也應當允許法官根據(jù)優(yōu)勢證據(jù)認定這一事實。規(guī)則。該提案將會對美國企業(yè)界造成巨大沖擊,迄今為止仍沒有獲得參議院通過。

可以看出,在中國專利無效宣告程序的唯一受理機關是專利行政機關,任何司法機關都無權直接對專利權的有效性做出判定。在美國授予專利是行政機關的職責,而判定專利是否有效則是司法審查的內容。無效宣告主管權的差異也導致了在處理確權訴訟和侵權訴訟時中美的不同態(tài)度。

中國法院體系中沒有專門的行政法院,但是法院內部分為民事審判庭、行政審判庭和刑事審判庭。行政訴訟與民事訴訟存在許多共同點,但同時在訴訟程序、舉證責任的分配等方面也存在差異。專利無效宣告申請經(jīng)專利行政機關審查做出決定后,依據(jù)“司法最終解決原則”,任何一方當事人對行政機關的決定不服的,可以向法院提起行政訴訟。行政訴訟中,司法機關只能對具體行政行為是否合法、合理做出判斷,從而做出維持具體行政行為的裁定,或者責令行政機關限期重新做出具體行政行為。在專利侵權訴訟中,如果被告對涉案專利的有效性提出質疑,申請宣告涉案專利無效,侵權訴訟的審理法院無權對此做出判定,而需要專利行政機關另案處理。由于專利的有效性是判決侵權案件的前提,根據(jù)民事訴訟法的基本原理,法院會中止侵權案件的審理,等待無效宣告程序完結。在特殊情況下,可以不中止審理。根據(jù)最高人民法院審理專利案件的司法解釋,被告原則上只能在答辯期限內提出無效宣告請求;實用新型專利的原告在起訴時提供國家知識產(chǎn)權局出具的新穎性檢索報告的,可以不中止;被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的,可以不中止;另外,被告證明其使用的技術已經(jīng)公知的,可以不中止審理。從該解釋可以看出,專利無效宣告程序中止專利侵權訴訟的審理是一般情況,不中止是例外。

美國各聯(lián)邦法院都有權對專利權的有效性做出判定。盡管已授權專利應當被推定為無效,但在侵權訴訟中,如果被告提出涉案專利無效作為抗辯理由,受理侵權訴訟的法院有權在侵權訴訟中一并審理專利無效宣告的案件,從而一次性解決糾紛。由于有權初審專利案件的聯(lián)邦法院眾多,造成案件審理標準不一,當事人選擇法院的現(xiàn)象,因此美國于1986年成立聯(lián)邦巡回上訴法院,統(tǒng)一對專利案件的上訴審,有效統(tǒng)一了專利案件的審判標準。另外,美國聯(lián)邦最高法院在 1971年的布蘭德案中以重復認定一件事實消耗司法資源為由,規(guī)定了在一件侵權案中的無效認定對另一案同樣有效[1],賦予了侵權訴訟中的無效宣告以對世效力。

二、中美現(xiàn)有技術抗辯制度地位的比較

中美在專利無效宣告制度上的差異導致現(xiàn)有技術抗辯制度在中美專利法中發(fā)揮著不同的作用,也決定了其在兩國的不同地位。

在美國,現(xiàn)有技術抗辯制度是對等同原則的限制,其發(fā)展無法離開等同原則的發(fā)展而獨立。在1950年的 Graver Tank&M anufacturing Co.v.L inde A ir Products Co.一案中,美國聯(lián)邦最高法院確立了一套檢驗等同侵權的“三步檢測法”,即現(xiàn)在眾所周知的“采用與專利技術實質相同的方法,實現(xiàn)實質相同的功能,達到相同的效果”。法院著重闡述了確立等同原則的意義在于防止侵權人利用替代物繞開專利人在專利申請中通過語言選擇設置的字面保護范圍,而使專利成為“空洞、無用的東西”[2]。

等同原則是專利制度內部緊張的產(chǎn)物。發(fā)明是一種無形財產(chǎn),也有學者將其描述為信息、符號等。根據(jù)發(fā)明本身來確定無體財產(chǎn)是不可能的,專利法明顯地依賴于登記程序[3]。正如欣德馬什所說,如果發(fā)明要得到確認,就必須通過書面說明加以定義[3]。為了合理確定專利權的保護范圍,給發(fā)明人提供充分激勵,就必須尋找一種合理的方式對發(fā)明的書面記載進行解釋。在這方面有兩種做法,即中心限定主義和周邊限定主義,兩種方式針鋒相對。周邊限定主義能較好維持專利制度的穩(wěn)定性和權威性,但過于僵硬,其有效實施依賴于發(fā)達的專利中介行業(yè)和高素質的專業(yè)代理人員。為此,一些國家在采納周邊限定主義時,同時引入了等同原則,將專利權的保護范圍向專利申請書字面表述的范圍外擴張,同時又限定在申請書字面表述的等同物以內。這樣,專利制度的內部緊張情形得到部分緩解。

在 1990年W ilson Sporting Goods案之前,美國聯(lián)邦巡回上訴法院通過一系列案例確立了判定等同原則的“三部曲”。即首先確定實質等同;其次適用禁止反悔原則;再次排除現(xiàn)有技術[4]?！叭壳蓖ㄟ^這三種途徑限制了等同原則的適用,即首先確定了構成實質等同的客觀檢測方法,其次通過禁止反悔原則的適用防止權利人取得其在申請時沒有要求的部分,再次通過排除現(xiàn)有技術防止專利人取得其在申請時無法獲得的部分。等同原則檢測“三部曲”的意義在于:第一,等同原則通過“實質等同”要件的適用賦予權利人在訴訟中“改寫”(red raft)專利權保護范圍的權利,同時禁止反悔和現(xiàn)有技術的排除要件又限制了權利要求的可能范圍,排除了無限制“改寫”專利申請書的可能。第二,“三部曲”調和了專利申請書兩種解釋方法之間的沖突。“實質等同”要件表明現(xiàn)代專利法應當更加注重實質而非形式,傾向中心限定主義的解釋方法;同時,“三部曲”給中心限定主義的解釋方法施加了雙重限制,即“禁止反悔原則”給權利人施加了一個主觀限制,“排除現(xiàn)有技術”給權利人施加了一個客觀限制。

在W ilson案中,聯(lián)邦巡回上訴法院對上述“三部曲”中的第三部分,即排除現(xiàn)有技術進行了詳細闡述與分析。該案中陪審團判定被告生產(chǎn)的高爾夫球侵犯了原告W ilson的專利權。被告宣稱其生產(chǎn)的高爾夫球同作為現(xiàn)有技術的Uniroyal球之間沒有實質不同,判定被告行為構成等同侵權,就等于允許原告的專利覆蓋存在于現(xiàn)有技術中的高爾夫球。聯(lián)邦巡回上訴法院在此案中確立了幾個重要規(guī)則:1.再次確認了 Graver案中確立的等同原則“三 hi檢測法”;2.創(chuàng)立了判定等同的“假想權利要求法”;3.宣稱“現(xiàn)有技術的排除”是法律問題,而非事實問題。

在中國,現(xiàn)有技術抗辯制度在等同原則中發(fā)展起來,并逐漸獨立于等同原則,成為合理確定專利權的保護范圍,平衡公益和私益的重要制度。

我國最早確立現(xiàn)有技術抗辯制度的規(guī)范性法律文件是北京市高級人民法院于2001年發(fā)布的《關于專利侵權判定若干問題的意見 (試行)》,該《意見》明確規(guī)定,“已有技術抗辯是指在專利侵權訴訟中,被控侵權物 (產(chǎn)品或方法)與專利權利要求所記載的專利技術方案等同的情況下,如果被告答辯并提供相應證據(jù),證明被控侵權物(產(chǎn)品或方法)與一項已有技術等同,則被告的行為不構成侵犯原告的專利權”。同時,該《意見》就等同侵權的判定也進行了規(guī)定,即“被控侵權物中的技術特征與專利權利要求中的相應技術特征相比,以基本相同的手段,實現(xiàn)基本相同的功能,產(chǎn)生了基本相同的效果”;“對該專利所屬領域普通技術人員來說,通過閱讀專利權利要求和說明書,無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的技術特征”。可以看出,《意見》對等同侵權和現(xiàn)有技術抗辯的規(guī)定與美國專利法如出一轍,是對美國判例的總結和借鑒。這些規(guī)定對我國完善專利法律制度起到過重要作用,但沒有充分考慮我國國情,制度移植尚待本土化。實際上,我國在專利事后確權上采用的是單一的行政確權機制,現(xiàn)有技術抗辯制度在我國專利法中可以并且應該發(fā)揮比在美國法中更大的作用。

將現(xiàn)有技術抗辯制度適用于等同侵權,作為對等同原則的限制,在防止專利權不正當擴張方面的作用在上文已有詳細論述。在我國,僅專利行政機關有權受理對專利權提出的無效宣告請求,進而對專利權的有效性做出認定。這一機制導致我國專利侵權訴訟和確權訴訟的交叉和沖突以及司法權和行政權的緊張①論及行政確權程序與民事侵權訴訟程序交叉問題的論文包括張紅:《專利無效行政訴訟中行政、民事關系的交叉與處理》,載《法商研究》2008年第 6期;渠瀅:《論專利無效訴訟中的“循環(huán)訴訟”問題》,載《行政法學研究》2009年第 1期。。將現(xiàn)有技術抗辯制度的適用從等同侵權擴及相同侵權意義重大:在專利相同侵權案件的審理中,現(xiàn)有技術抗辯制度的適用可以在不觸及涉案專利的前提下,將被告從訴訟中解脫出來,既維護了訴訟正義,又實現(xiàn)了訴訟效益?；谶@樣的認識,在施特里克斯公司訴寧波圣利達電氣制造公司及華普超市公司專利侵權案中②(2006)高民終字第 571號民事判決書。,北京市高院確認已有技術抗辯不僅適用于等同侵權,而且適用于相同侵權。同年最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第九條指出,人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件……被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術已經(jīng)公知的……可以不中止訴訟。2008年我國通過的新《專利法》第六十二條規(guī)定,“在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的,不構成侵犯專利權”。雖然新《專利法》沒有對現(xiàn)有技術抗辯制度的適用進行更為詳細的規(guī)定,但司法實踐的發(fā)展已經(jīng)證明,現(xiàn)有技術抗辯制度獨立于等同原則是我國專利法制發(fā)展的必然選擇。

通過比較可以發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有技術抗辯制度在中、美專利法中最顯著的區(qū)別在于是否能脫離等同原則,取得獨立的法律地位?，F(xiàn)有技術抗辯制度在美國是等同原則的構成部分,僅適用于等同侵權,在相同侵權中不能適用。而在中國,現(xiàn)有技術抗辯制度脫離等同侵權在相同侵權中的確立賦予了該制度以獨立的法律地位和法律價值。相同侵權中出現(xiàn)現(xiàn)有技術抗辯意味著涉案專利的有效性存在問題,此時被告可以通過無效抗辯或者無效宣告申請來實現(xiàn)救濟。由于美國聯(lián)邦法院在侵權訴訟中有權同時判決專利的有效性問題,因此,在美國法中,現(xiàn)有技術抗辯制度無法脫離等同原則而獨立。而在中國,原則上法院無權審查專利的有效性,現(xiàn)有技術抗辯制度就給被告提供了一種很好的抗辯手段,既有利于迅速解決糾紛,又可以維護現(xiàn)行國家權力分配體系的穩(wěn)定性。

三、中美現(xiàn)有技術抗辯制度司法適用規(guī)則的比較

現(xiàn)有技術抗辯制度的司法適用比較復雜,其中涉及對比對象、對比標準等問題。

美國法中現(xiàn)有技術抗辯制度表現(xiàn)為等同原則中的“排除現(xiàn)有技術”,這是一個法律問題,而非事實問題。在W ilson案件之前,美國聯(lián)邦法院有兩套適用現(xiàn)有技術抗辯制度的方法:Carm an檢測法和 Ryco檢測法。Carm an檢測法確立于 Carm an Industries, Inc.v.W ah l案。聯(lián)邦巡回上訴法院在該案中指出,等同原則下對專利保護范圍的解釋應當以維持專利的有效性為前提[5]?？偟膩碚f Carm an檢測法中,如果專利人能證明專利技術和被訴侵權技術的差異僅屬于等同物,則由專利權人對權利要求進行解釋,以求在覆蓋字面權利要求的同時也覆蓋被控侵權技術。當覆蓋了被控侵權技術的解釋方案相對現(xiàn)有技術來講是可以預料的或者是顯而易見的,即不具有可專利性時,現(xiàn)有技術抗辯成立,不構成侵權;當上述權利要求相對現(xiàn)有技術來講不具有可專利性時,現(xiàn)有技術抗辯不成立,構成侵權[5]。Ryco檢測法最初確立于 Ryco,Inc.v.Ag-Bag Corp.一案,其理論是即使在等同原則下專利人也不能宣稱被告侵犯了在頒布專利時已經(jīng)存在于現(xiàn)有技術中的技術方案[6]。總的來說,Ryco檢測法中如果專利人能證明專利技術和被訴侵權技術之間僅屬于等同物,接下來的問題就是被控侵權產(chǎn)品是否屬于現(xiàn)有技術。如果被控侵權物沒有落入 (in)現(xiàn)有技術,則侵權成立;如果被控侵權物落入現(xiàn)有技術,則侵權不成立[6]。但是美國聯(lián)邦巡回上訴法院從未精確界定何為“被控侵權物落入現(xiàn)有技術”。在 Ryco案中,法院認定被告的轉子(rotor)并非對現(xiàn)有技術的實施,因為比較而言,被訴侵權物更像原告專利的權利要求 1中的技術方案,而非現(xiàn)有技術[4]。這一判斷方法在State Industries,Inc.v.M o r-Flo Industries,Inc.案中再次得到聯(lián)邦地區(qū)法院的確認[4]?？梢钥闯?兩種檢測法完全不同:Ryco檢測法將被控侵權技術和現(xiàn)有技術進行對比,較為簡單;而 Carm an檢測法先對專利權利要求進行解釋,覆蓋被控侵權技術,然后判斷這樣的解釋方案是否具有可專利性。

W ilson案在美國現(xiàn)有技術抗辯制度的發(fā)展中具有重要意義。聯(lián)邦巡回上訴法院在該案中發(fā)展出“假想權利要求法”。法院指出,如果原告主張的等同范圍覆蓋了現(xiàn)有技術,則侵權不成立。為了判定原告主張的等同范圍是否覆蓋現(xiàn)有技術,法院認為可以想象一個“假想權利要求”(hypothetical patent claim),該權利要求能夠在字面上覆蓋被控侵權產(chǎn)品。這樣問題就變成“假想權利要求”是否具有專利性的問題:如果該權利要求不能被授予專利,則現(xiàn)有技術抗辯成立;如果該權利要求能夠被授予專利,則現(xiàn)有技術抗辯不成立。可以看出,法院采納了Carm an檢測法,放棄了 Ryco檢測法。Carm an檢測法中覆蓋專利方案和被控侵權技術方案的解釋方案,在W ilson案中變成了法官腦中虛擬的“假想權利要求”。W ilson案后,聯(lián)邦地區(qū)法院和上訴法院在不同的案件中又發(fā)展出了其他的檢測法,但都沒有脫離上述三種方法。其中,并且W ilson檢測法直接以現(xiàn)有技術抗辯在美國專利法中的作用為切入點,受到學者和法官的追捧。正如專利法律師B ruceM.W exler對W ilson案中“假想權利要求法”所做的評價,當專利人訴請等同侵權時,他實際是要求法院將專利解釋為覆蓋權利要求字面含義以外的方案,權利人在訴訟中一直都在提出他腦海中的“假想權利要求”[4]。

在中國,盡管司法實踐很早就確認了現(xiàn)有技術抗辯,但法院對該制度的適用非常謹慎,對其認識在很多方面含糊不清?！秾＠ā返谌涡拚笇嵤┖?盡管仍存在一些混亂,但司法機關對現(xiàn)有技術抗辯制度的適用規(guī)則更加熟悉,同一法院內部對現(xiàn)有技術抗辯制度的適用規(guī)則基本能達到統(tǒng)一。

1.現(xiàn)有技術抗辯制度的適用范圍。北京市高院在施特里克斯公司訴寧波圣利達電氣制造公司及華普超市公司專利侵權案中確認現(xiàn)有技術抗辯制度在我國不僅可以適用于等同侵權,而且可以適用于相同侵權。隨后最高人民法院以“駁回再審申請通知書”的形式確認了這一規(guī)則,認為:“公知技術抗辯的適用僅以被控侵權產(chǎn)品中被指控落入專利權保護范圍的全部技術特征與已經(jīng)公開的其他現(xiàn)有技術方案的相應技術特征是否相同或者等同為必要,不能因為被控侵權產(chǎn)品與專利權人的專利相同而排除公知技術抗辯原則的適用?！雹?2007)民三監(jiān)字第 51-1號。但下級法院在審判中仍存在一些相反認識。如上海市高院在建德市朝美日化公司與 3M創(chuàng)新公司侵犯發(fā)明專利權糾紛上訴案中指出:“被控侵權產(chǎn)品的技術特征經(jīng)比對已完全落入涉案專利的保護范圍,屬于相同專利侵權,而非等同專利侵權,因此不適用公知技術抗辯?！雹?2009)滬高民三(知)終字第 10號。

2.現(xiàn)有技術抗辯制度和侵權構成的關系。在新疆農業(yè)科學院農業(yè)工程公司與石河子市華農種子機械制造公司侵犯專利權糾紛案③(2007)新民三終字第 10號。和連展科技股份公司與東莞厚街新塘華寶電子廠等侵犯專利權案④(2006)粵高法民三終字第309號。中,二審法院新疆高院和廣東高院都指出被控侵權物沒有落入專利技術的保護范圍,被告不構成侵權,也不需再對被控侵權物與已知技術進行比對。而在廣州金鵬實業(yè)公司訴上海國東建筑裝飾工程公司等專利侵權糾紛案⑤(2006)滬一中民五(知)初第 376號。中,上海市第一中院認定被控侵權技術與原告專利既不相同也不等同,未落入原告發(fā)明專利權的保護范圍;繼而又指出被控侵權產(chǎn)品的技術特征與現(xiàn)有技術相同,被告關于現(xiàn)有技術的抗辯理由成立?？梢?多數(shù)案例中法院對被控侵權物是否落入專利權保護范圍和是否成立現(xiàn)有技術抗辯進行同時認定。但也有一些法院在判決中指出,在侵犯實用新型專利權訴訟中適用現(xiàn)有技術抗辯時,“既可在先判定被控侵權技術與專利技術相同或等同的基礎上進一步判定被控侵權技術是否屬于公知技術,也可先行判定被控侵權技術是否屬于公知技術”⑥參見(2009)高民終字第 1569號,(2008)高民終字第 1165號。。

3.現(xiàn)有技術抗辯的對比對象及對比標準。在西安高科陜西金方藥業(yè)公司訴上海交大穗輪藥業(yè)公司等侵犯專利權糾紛案⑦(2005)西民四初字第 136號。中,被告提出現(xiàn)有技術抗辯并舉出三份現(xiàn)有技術的證據(jù)。一審法院西安市中院將現(xiàn)有技術與專利技術進行對比,以國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會在復審決定中認為該三個證據(jù)不能破壞原告專利權利要求 1和 2的創(chuàng)造性為由判決現(xiàn)有技術抗辯不成立。在佛山市順德區(qū)杰晟熱能科技公司與張黎光侵犯專利權糾紛案⑧(2006)粵高法民三終字第 276號。中,被告自認被控產(chǎn)品落入涉案專利保護范圍。二審法院廣東省高院指出,在判定現(xiàn)有技術抗辯是否成立時,應將被控侵權產(chǎn)品與現(xiàn)有技術直接進行比對,如被控侵權產(chǎn)品與現(xiàn)有技術相同或等同,則現(xiàn)有技術抗辯成立;如被控侵權產(chǎn)品與現(xiàn)有技術不相同或不等同,則現(xiàn)有技術抗辯不成立。在如何認定被控侵權技術屬于現(xiàn)有技術的標準上,北京市高院在近期的判決中都以“被控侵權技術與專利技術相同或等同”⑨參見(2009)高民終字第 1569號,(2009)高民終字第 1574號。為標準,但也有一些法院在判決中并沒有對此進行明確表述。

通過比較可以看出,中美在現(xiàn)有技術抗辯制度的司法適用規(guī)則上存在很多差異,這些差異是由現(xiàn)有技術抗辯制度在中美專利法中的不同地位決定的。第一,適用前提不同。作為等同原則限制的現(xiàn)有技術抗辯制度旨在防止專利人通過侵權訴訟取得他在申請時無法獲得的東西,因此,在美國,無論司法實踐還是理論研究都認為在適用現(xiàn)有技術抗辯時首先必須確認專利技術方案和被控侵權技術之間的差異屬于等同物,即存在等同侵權是現(xiàn)有技術抗辯制度的適用前提。在中國多數(shù)法院同時對是否構成侵權,包括相同侵權和等同侵權以及現(xiàn)有技術抗辯是否成立做出判定;也有一些法院認為實際侵權的認定并不是適用現(xiàn)有技術抗辯制度的前提。第二,適用范圍存在差異?，F(xiàn)有技術抗辯制度在美國只適用于等同侵權;在中國大部分案例確認現(xiàn)有技術抗辯也可以適用于相同侵權。第三,對比規(guī)則不同。目前中國大部分法院在適用現(xiàn)有技術抗辯時,將被控侵權技術同專利技術進行對比。在美國,現(xiàn)有技術除外是防止專利人利用等同原則不正當擴張專利保護范圍的手段,因此在對比時先勾畫出專利人在訴訟中尋求保護的專利范圍,然后將描述此范圍的權利要求同現(xiàn)有技術對比,判定其是否具有可專利性,從而解決現(xiàn)有技術抗辯能否成立。

四、中美現(xiàn)有技術抗辯制度比較之啟示

美國是世界公認的科技強國,其技術發(fā)展離不開高水平的專利保護。近年來,美國在強調專利保護的同時,也開始注重提高專利質量,減少“問題專利”的產(chǎn)生?，F(xiàn)有技術抗辯制度能有效防止專利人不正當擴張專利,合理界定專利范圍,對平衡公益和私益具有重要意義。同美國相比,中國專利制度還很稚嫩,有待完善的地方很多。就現(xiàn)有技術抗辯制度來講,其適用在我國還較為混亂,各地區(qū)和各級法院之間沒有統(tǒng)一的適用規(guī)則。

在各國之間,現(xiàn)有技術抗辯制度的適用取決于專利制度的其他方面,無法做到一刀切。如上文所言,現(xiàn)有技術抗辯制度在一國專利法中的地位與該國行政權與司法權的分立狀況,以及專利無效宣告制度存在密切關系,而現(xiàn)有技術抗辯制度的地位決定了該制度的適用規(guī)則。由于歷史原因,各國在國家權力配置和法律傳統(tǒng)上都存在差異。制度移植能在短時間內提高法制建設水平,顯現(xiàn)了制度的后發(fā)優(yōu)勢,但法律規(guī)則的本土化更為重要。正如孟德斯鳩所言,“每個國家的政治法律和民事法律應該是非常適合該國人民的……所以如果一個國家的法律竟能適合另外一個國家,那真是一個極大的巧合”[7]。實證研究也表明,不考慮社會背景,不關注人們的物質生活方式,而僅僅從需要或抽象“正義”出發(fā)的法律移植都失敗了[8]。因此,美國的現(xiàn)有技術抗辯規(guī)則不能完全照搬到我國。美國在現(xiàn)有技術抗辯制度上選擇以“假想權利要求”排除等同原則中的現(xiàn)有技術,由該制度在等同原則中的地位決定。在中國,現(xiàn)有技術抗辯制度既可以適用于等同侵權,限制專利權的不正當擴張;也可以適用于相同侵權,以排除訴訟中的“問題專利”。作為對等同原則的限制,現(xiàn)有技術抗辯適用于等同侵權在中美發(fā)揮相同的作用。因此,等同侵權中的適用可以借鑒美國成熟的對比方法,即先確定原告在訴訟中尋求的專利保護范圍,然后將其同現(xiàn)有技術進行對比,判定是否具有可專利性。同我國目前普遍采用的將被控侵權技術同現(xiàn)有技術進行對比的做法相比,前者更為直接地切入原告訴求等同侵權的實質——尋求超出權利要求書字面范圍的保護,也更符合現(xiàn)有技術抗辯在等同侵權中的作用——保證擴張后的專利權仍具有可專利性。而在相同侵權中,適用現(xiàn)有技術抗辯旨在繞過行政無效宣告,使無辜的被告從侵權訴訟中解脫出來,應當采用目前我國法院普遍的做法——將被控侵權技術對比現(xiàn)有技術的規(guī)則。

[1]專利無效抗辯與專利無效宣告的區(qū)別 [EB/ OL].2009/8/28.http://b log.ce.cn/htm l/23/ 330723-314951.htm l.

[2]Graver Tank&M fg.Co.,339U.S.

[3]布拉德 .謝爾曼,萊昂內爾 .本特利.現(xiàn)代知識產(chǎn)權法的演進 [M].北京:北京大學出版社, 2006.

[4]1991 Ann.Surv.Am.L.571.

[5]724 F.2d.

[6]857 F.2d.

[7]孟德斯鳩.論法的精神[M].北京:商務印書館, 1961.

[8]蘇力.法治及其本土資源[M].北京:中國政法大學出版社,2004.