牛寶輝

近來，有關(guān)海信早期商標(biāo)“HiSense”被某公司在德國申請注冊一事引起了熱烈討論，筆者由于工作關(guān)系對此事也比較關(guān)注。針對本案中的法律問題，尤其是海信請求注銷“HiSense”商標(biāo)存在的法律障礙，筆者提出一些粗淺的看法。

本案的基本事實

海信（因筆者不清楚涉案商標(biāo)法律上的持有人是誰，所以凡涉及到該商標(biāo)持有人時均以海信代表）于1993年向中國工商行政管理局商標(biāo)局申請注冊了 “HiSense”商標(biāo)，該商標(biāo)于1999年被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。2000年海信申請將該商標(biāo)變更為“Hisense”并獲批準(zhǔn)。1999年，博世－西門子公司（BSH）在德國申請注冊了“HiSense”商標(biāo)。2002年，海信欲進(jìn)軍德國市場遂向德國專利局（德國商標(biāo)管理機關(guān)，筆者注）申請注冊“Hisense”商標(biāo)。由于“Hisense”商標(biāo)與BSH在先申請注冊的“HiSense”商標(biāo)相似，德國專利局駁回了海信的商標(biāo)注冊申請。海信為此與BSH進(jìn)行了接觸，擬購買BSH在德國注冊的“HiSense”商標(biāo)，但由于對方要價太高而未果。海信遂在歐盟啟用了備用的“Hsense”商標(biāo)。目前尚不清楚BSH與海信申請注冊的涉案商標(biāo)核定的商品類別。

海信向德國法院請求注銷“HiSense”商標(biāo)的依據(jù)

在先商標(biāo)

《德國商標(biāo)法》第9條規(guī)定，商標(biāo)的注冊如果存在如下三種情況可以被注銷：

(一)、該商標(biāo)與一個在時間順序上在先的商標(biāo)相同，并且該商標(biāo)所為之注冊的商品或服務(wù)與在時間順序上在先的那個商標(biāo)所注冊或申報的商品或服務(wù)相同；

(二)、由于該商標(biāo)與一個在時間順序上在先的已申報或已注冊的商標(biāo)相同或近似，包括易于令人對這兩個商標(biāo)產(chǎn)生聯(lián)想的危險；

(三)、該商標(biāo)與一個在時間順序上在先的商標(biāo)相同或者與之近似，而其所為之注冊的商品或服務(wù)與在時間順序上在先的商標(biāo)所申報或注冊的商品或服務(wù)并不近似，但是在時間順序上在先的商標(biāo)是一個國內(nèi)的知名商標(biāo)，而對該注冊商標(biāo)的使用將會是無充分理由的對知名商標(biāo)的顯著特征或信譽的不正當(dāng)?shù)睦没驌p害。

該條實際上繼承了《歐洲共同體商標(biāo)條例》（1993年12月20日第（EC）40/94號令）第8條（駁回注冊的相對理由）第1款的規(guī)定，規(guī)定在先商標(biāo)所有權(quán)人可以對在后申請注冊的商標(biāo)提出異議。由于《德國商標(biāo)法》并未對何種商標(biāo)屬于在先商標(biāo)進(jìn)行界定，所以在這一問題上我們參考《歐洲共同體商標(biāo)條例》第8條第2款的規(guī)定是有意義的。按照該款，下述商標(biāo)屬于在先商標(biāo)：

（a）下列幾種商標(biāo)，其申請注冊日早于申請注冊共同體商標(biāo)的日期，如有必要，應(yīng)考慮這幾種商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)請求：

（i）共同體商標(biāo)；

（ii）在成員國注冊的商標(biāo)，或者就比利時、荷蘭、盧森堡而言在比、荷、盧商標(biāo)局注冊的商標(biāo)；

（iii）在成員國有效的國際注冊的商標(biāo)；

（b）以上（a）所指的商標(biāo)申請，但最后應(yīng)核準(zhǔn)注冊；

（c）在申請注冊共同體商標(biāo)之日，或者在提出申請注冊共同體商標(biāo)優(yōu)先權(quán)之日，在巴黎公約第六條之二意義上在聯(lián)盟成員國已馳名的商標(biāo)。

《德國商標(biāo)法》第9條以及《歐洲共同體商標(biāo)條例》第8條實際上重申了《巴黎公約》確立的商標(biāo)保護(hù)的地域性原則，非上述意義上的在先商標(biāo)不能得到《德國商標(biāo)法》的保護(hù)。從現(xiàn)在筆者掌握的情況來看，海信并未在BSH向德國申請注冊“HiSense”商標(biāo)之前在該國進(jìn)行商標(biāo)的國際注冊。所以，海信的“Hisense”商標(biāo)不能得到《德國商標(biāo)法》的保護(hù)。尤其應(yīng)當(dāng)注意的是《德國商標(biāo)法》第9條第1款第3項，海信的“HiSense”商標(biāo)如果在1999年之前在德國是知名商標(biāo)，則可以得到《德國商標(biāo)法》的保護(hù)，依據(jù)該法第51條第1款的規(guī)定，BSH的“HiSense”商標(biāo)可經(jīng)無效之訴而注銷?，F(xiàn)有證據(jù)表明，海信在中國注冊的“HiSense”商標(biāo)在BSH在德國申請注冊前在德國域內(nèi)的使用并不廣泛，相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度有限。所以該商標(biāo)不屬于在德國的知名商標(biāo)，不能得到《德國商標(biāo)法》第9條第1款第3項的保護(hù)。

馳名商標(biāo)

《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（1967年斯德哥爾摩文本，以下簡稱《巴黎公約》）第六條之二［商標(biāo)：馳名商標(biāo)］和《德國商標(biāo)法》第10條第1款確實對馳名商標(biāo)提供了某種程度的保護(hù)，但對馳名商標(biāo)的保護(hù)是否突破了商標(biāo)國際保護(hù)的地域性原則則是有疑問的?！栋屠韫s》）第六條之二第（一）項明確規(guī)定了一項商標(biāo)在“該國”已成為馳名商標(biāo)，商標(biāo)注冊國或使用國主管機關(guān)才可拒絕或取消侵權(quán)商標(biāo)的注冊并禁止使用?！兜聡虡?biāo)法》第10條第1款也規(guī)定，“如果一個商標(biāo)與一個‘國內(nèi)的在時間順序上在先的《巴黎公約》第6bis條規(guī)定的馳名商標(biāo)相同或者與之近似，并且本法第9條第1款第1項、第2項或第3項的其他前提也成就，則該商標(biāo)不得注冊?！笨梢姡栋屠韫s》第6條之2和《德國商標(biāo)法》第10條第1款均未在馳名商標(biāo)的保護(hù)上突破地域性保護(hù)原則。海信的“HiSense”商標(biāo)雖然在1999年成為了中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的馳名商標(biāo)，但由于該商標(biāo)未在德國成為馳名商標(biāo)，所以，“HiSense”商標(biāo)不能在德國享受馳名商標(biāo)的待遇。

有人認(rèn)為，按照《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》（Trips）第16條的規(guī)定，海信在中國的馳名商標(biāo)可以在包括德國在內(nèi)的WTO成員國國內(nèi)受到保護(hù)。筆者認(rèn)為，從該款并不能必然得出這個結(jié)論。因為Trips第2條兩款均規(guī)定，協(xié)定中關(guān)于商標(biāo)的規(guī)定，各成員方應(yīng)遵守《巴黎公約》（1967）第1至第12條和第19條的規(guī)定，成員方不應(yīng)背離在《巴黎公約》中所相互承擔(dān)的義務(wù)?！栋屠韫s》第六條之二的內(nèi)容即是關(guān)于馳名商標(biāo)的保護(hù)的。所以，Trips并未在馳名商標(biāo)國際保護(hù)問題上規(guī)定較《巴黎公約》更高的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

在德國認(rèn)定“HiSense”商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)時，有一條標(biāo)準(zhǔn)就是該商標(biāo)在“相關(guān)公眾”中的知曉程度。這個“相關(guān)公眾”指的是德國的相關(guān)公眾還是已認(rèn)定該商標(biāo)為馳名商標(biāo)的國家的相關(guān)公眾卻未可知，韓國的一個判決可以佐證Trips第16條第2款的“公眾”一詞并不一定就指已認(rèn)定該商標(biāo)為馳名商標(biāo)的國家的相關(guān)公眾。在1993年韓國最高法院受理的認(rèn)定美國“吉普”商標(biāo)為馳名商標(biāo)一案中，韓國最高法院認(rèn)為，雖然“吉普”商標(biāo)所有人出示了“吉普”商標(biāo)在一系列國家作廣告及取得注冊的憑證，但“吉普”在國外馳名的事實并不導(dǎo)致韓國一定要確認(rèn)其為馳名商標(biāo)。實際上，韓國最高法院在判斷商標(biāo)馳名與否時，指出了“公眾”僅指本國公眾，而未擴大到本國之外的公眾?？梢姡粐ㄔ簩ⅰ肮姟币辉~僅解釋為法院所在國的公眾也是不違反Trips 的。

《中華人民共和國商標(biāo)法》第13條也有助于支持以上論斷。該條只在一定條件下保護(hù)其他國家已經(jīng)認(rèn)定的馳名商標(biāo)，而沒有規(guī)定凡是由其他國家有關(guān)機構(gòu)認(rèn)定的馳名商標(biāo)即使未在中國注冊或者未在中國馳名也同樣無條件地能夠在中國境內(nèi)享受馳名商標(biāo)的待遇，一如按照中國法律認(rèn)定某商標(biāo)為馳名商標(biāo)那樣。按照那些認(rèn)為按照Trips第16條的規(guī)定，海信在中國的馳名商標(biāo)可以在包括德國在內(nèi)的WTO成員國國內(nèi)受到保護(hù)的人的觀點，中國商標(biāo)法第13條的規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為違反了Trips。為了履行入世承諾，中國有義務(wù)修改其商標(biāo)法，使之與Trips相符。但至今為止，尚未有任何WTO成員以此向中國發(fā)難，WTO關(guān)于中國入世年度審議報告也沒有認(rèn)為中國關(guān)于商標(biāo)法中與馳名商標(biāo)相關(guān)的規(guī)定違反了Trips。

同理，“Hisense”商標(biāo)在亞洲、非洲、大洋洲等近40個國家和地區(qū)獲準(zhǔn)注冊的事實本身不足以使德國法院認(rèn)定其在德國也屬馳名商標(biāo)。所以，“Hisense”商標(biāo)在德國是否為馳名商標(biāo)，還要看該商標(biāo)是否具備德國商標(biāo)法認(rèn)定馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，如該商標(biāo)在德國使用的歷史，在德國相關(guān)公眾中的知曉程度，在德國為推廣該商標(biāo)而花費的廣告費用等。 那種認(rèn)為凡是屬于《巴黎公約》或Trips成員國，在一成員國內(nèi)馳名的商標(biāo)必定在其他成員國成為馳名商標(biāo)的理解是不準(zhǔn)確的。

依據(jù)《巴黎公約》第六條之五的規(guī)定，凡原屬國予以注冊的商標(biāo)，同盟其他成員國也應(yīng)同樣接受申請注冊和保護(hù)，但該款作了保留。保留之一就是原所屬國的商標(biāo)若在其他國家申請注冊，不得侵犯被請求給予保護(hù)的國家中第三人的既得權(quán)利。海信向德國申請注冊的“Hisense”商標(biāo)因與BSH的在德國先申請注冊的“HiSense”商標(biāo)相似，所以屬于“侵犯被請求給予保護(hù)的國家中第三人既得權(quán)的性質(zhì)的商標(biāo)”，德國有權(quán)對海信的“Hisense”商標(biāo)不給予注冊和保護(hù)。

商號權(quán)

商號有廣義和狹義之分，廣義的商號指廠商名稱，狹義的商號指廠商名稱中的字號。依照《德國商法典》第17條規(guī)定，德國法律中的商號是指商人（個體商人、合伙或公司）在商事活動中使用的名稱?？梢哉J(rèn)為，德國商法上的商號與廠商名稱類似。而海信的商號應(yīng)為“海信**公司”或“海信”，“Hisense”在德語語境下不能稱之為商號，所以不能斷定BSH的HiSense商標(biāo)侵犯了海信的商號權(quán)。

著作權(quán)

以在先商標(biāo)、馳名商標(biāo)和商號為理由請求注銷BSH的“HiSense”商標(biāo)風(fēng)險巨大，能否考慮利用其他在先權(quán)利如著作權(quán)作為申請注銷的理由？筆者認(rèn)為是可以的。在理論上說，一個標(biāo)識，如果具有獨創(chuàng)性可以受到著作權(quán)法的保護(hù)；如果該標(biāo)識附在商品上又具有識別性或顯著性，則它又符合作為商標(biāo)的條件，從而獲得著作權(quán)法和商標(biāo)法的雙重保護(hù)。依據(jù)《德國商標(biāo)法》第13條的規(guī)定，若一項注冊商標(biāo)侵犯了他人的優(yōu)先權(quán)，則該商標(biāo)可以被注銷。該條第2款規(guī)定，優(yōu)先權(quán)是指姓名權(quán)、本人照片權(quán)、著作權(quán)、物種標(biāo)識、地理產(chǎn)地標(biāo)注和其他受保護(hù)的工業(yè)產(chǎn)權(quán)。“HiSense”若被法院認(rèn)定具有獨創(chuàng)性，著作權(quán)人則可依據(jù)《保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》（1971年巴黎文本，以下簡稱《伯爾尼公約》）和德國商標(biāo)法第13條向德國法院請求注銷BSH的“HiSense”商標(biāo)。因為BSH未經(jīng)“HiSense”的著作權(quán)人許可，擅自用作商業(yè)目的使用，侵犯了“HiSense”的著作權(quán)人的著作權(quán)。《伯爾尼公約》實行自動保護(hù)原則（《伯爾尼公約》第三條第一款和第二款），即著作權(quán)自作品創(chuàng)作完成之日起即受保護(hù)，只要該作品的國籍或作品作者的國籍屬于《伯爾尼公約》成員即可。1993年，中國國家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊了“HiSense”商標(biāo)，可以成為“HiSense”發(fā)表的證據(jù)。同時，除非有相反證據(jù)表明在“HiSense”作者創(chuàng)作完成該作品前有其他人已設(shè)計出了相同作品，否則該作品可以認(rèn)為具有原創(chuàng)性。可以舉出如下證據(jù)證明“HiSense”具有原創(chuàng)性：海信與“HiSense”設(shè)計人的委托設(shè)計合同，海信向“HiSense”設(shè)計人的付費單據(jù)，海信在向中國國家商標(biāo)局提交的申請注冊文件中表明“HiSense”作者的文件，以及“HiSense”作者的創(chuàng)作過程資料等材料。在訴訟過程中，如果BSH不能反駁“HiSense”的獨創(chuàng)性，則基本可以認(rèn)定BSH有抄襲“HiSense”著作權(quán)人的作品的嫌疑（畢竟，BSH的控股股東所屬關(guān)聯(lián)企業(yè)在1999年前已進(jìn)入了中國市場，完全有能力監(jiān)控中國的商標(biāo)），侵犯了他人的著作權(quán)，法院就應(yīng)當(dāng)注銷BSH 的“HiSense”商標(biāo)。

另外，以侵犯著作權(quán)作為訴訟理由還有保護(hù)期限上的好處。著作權(quán)的保護(hù)時間在頒布著作權(quán)的國家規(guī)定得都很長，依照《伯爾尼公約》第7條第1款的規(guī)定，該公約成員國給予作品的保護(hù)期限至少為作者終生及其死后50年。

如上所述，在在先商標(biāo)、馳名商標(biāo)、商號和著作權(quán)四大訴由之中，以侵犯著作權(quán)為理由請求注銷BSH的“HiSense”商標(biāo)風(fēng)險最小，可以作為主要方案考慮。但無論采用何種方案，均受時效的限制。依《德國民法典》第195條的規(guī)定，德國普通消滅時效期間為3年。第203條規(guī)定，在磋商的情況下消滅時效停止。消滅時效最早在停止的狀況結(jié)束后3個月完成。海信就商標(biāo)問題還在與外方談判，不知何時終結(jié)。如果等到消滅時效期間屆滿，那真的意味著“Hisense”商標(biāo)在德國法律上的死亡。