◎ 金夢茹 王 怡

提 要:

2019年最高法在“HONDA”案中，作出國內加工商行為構成商標侵權的再審判決，再度將涉外定牌加工中商標侵權判定這個懸而未決的問題推至理論界和實務界的視野。本文認為涉外定牌加工中商標侵權判定應用商標法基本原理來解決，認為國內加工商貼附標志的行為不構成商標法意義上的“商標使用”行為，我國在立法上應明確“商標使用”的構成要素，明確商標使用在商標侵權構成中的前置性地位，建議出臺司法解釋嚴格規(guī)定涉外定牌加工行為的構成要件。

一、問題的提出

2015年11月，“PRETUL”案件①最高人民法院(2014)民提字第38號民事判決書。中最高人民法院（以下簡稱“最高院”）以“加工商貼附標識的行為不能被認定為商標意義上的使用行為”為由作出加工商行為不構成商標侵權的再審判決。期間“東風”案②江蘇省高級人民法院(2015)蘇知民終字第00036號民事判決書。中的加工商在經歷江蘇省高級人民法院（以下簡稱“江蘇高院”）二審判定商標侵權和最高院再審改判商標不侵權的過程中，江蘇高院所運用的加工商“未盡審查注意義務+實質損害商標權人利益”判定思路一度將涉外定牌加工商標侵權問題推向爭議之峰。

2019年，最高法在“HONDA”案中，以“在生產制造或加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態(tài)屬于商標法意義上的商標的使用”，“被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能，同時，隨著中國經濟的不斷發(fā)展，中國消費者出國旅游和消費的人數眾多，對于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性”①最高人民法院（2019）最高法民再138號民事判決書。為由作出加工商行為構成商標侵權的再審判決?！癏ONDA”案的再審判決再一次將涉外定牌加工②定牌加工，即是指Original Equipment Manufacturing，直接翻譯成中文為：原始設備的制造企業(yè)，其并不是一個法律術語，而是一種“代工生產”方式，指一廠商按照另一廠商的要求，為其生產產品和產品配件，亦稱為定牌生產或授權貼牌生產。本文所述涉外定牌加工，是指國內加工方接受境外商標權人或者商標使用權人的委托，按照其要求生產產品并貼附商標，并將產品全部交付境外委托方并由其在境外銷售的一種貿易形式。中商標侵權判定這個懸而未決的問題推至理論界和實務界的視野中。

綜上所述，對于涉外定牌加工中加工商行為是否構成商標侵權的判定思路有二：一是以最高院為代表的部分法院以商標侵權原理為判定思路，從判定加工商的行為是否構成“商標使用”，是否造成消費者混淆為出發(fā)點對加工商行為進行判定。二是以江蘇高院為代表的部分法院以加工商是否履行“審查注意義務”為思路，判定其行為是否構成商標侵權。

筆者認為，以加工商是否履行“審查注意義務”作為判定加工商是否承擔商標侵權責任的標準不符合法律邏輯。在現代侵權法中, 無論是大陸法系還是英美法系, 注意義務是過錯侵權責任的核心要素。③張民安：《過錯侵權責任制度研究》，中國政法大學出版社2002 年版，第286頁。以“注意義務”作為侵權判定的標準，一般適用于過錯侵權中，并以發(fā)生實際損害結果為要件。過錯問題應是直接侵權責任和間接侵權責任的基本分界線。④孔祥?。骸吨R產權保護的新思維》，中國法制出版社2013年版，第173頁。間接侵權的成立需以直接侵權的成立為前提，并需充分考慮行為人的主觀過錯。另外，若以“注意義務”作為免責要件，所針對的應是間接侵權行為。在涉外定牌加工中，使標志發(fā)揮識別功能的主體應是境外委托商，其行為引起消費者的混淆則會構成直接侵權，此時國內加工商可能會構成間接侵權。在此背景下，此時若國內加工商履行了審查義務，則其仍構成侵權，但可以免除賠償責任；若加工商未履行審查義務，則需要承擔侵權賠償責任。對于涉外定牌加工而言，由于根據商標地域性原則，境外委托商是否構成侵權不應歸屬于我國法院管轄，即我們無法追究境外委托商的責任，無法確定境外委托商的直接侵權責任，又如何追究加工商的間接侵權責任？因此，以是否履行“審查注意義務”作為侵權責任承擔的判定標準，不符合法律邏輯，不具有實際意義?？傊P者認為應回歸商標本質，用商標法基本原理來解決涉外定牌加工商標侵權問題，即圍繞國內加工商貼附標志的行為是否構成商標法意義上的“商標使用”行為進行研究。

二、涉外定牌加工與“商標使用”

（一）“商標使用”的界定

“商標使用”應當是商標侵權判定的前提條件。無論是商標的本質還是商標法保護的核心，“商標使用”貫穿了整個商標制度。

首先，以商標的本質為視角，商標是商品或服務提供者為了將自己生產的產品或者是所提供的服務，和其他產品及服務加以區(qū)分，從而使用的一種標識。商標構成具有三要素：（1）是一種標志；（2）該標志由生產經營者使用在商品或者服務上；（3）該標志具有識別商品或服務的功能。⑤文學：《商標使用與商標保護研究》，法律出版社2008年版，第10頁。商標的根本屬性是識別功能，是該標志區(qū)別于其他標志的關鍵。一般情況下，生產經營者將標志作為商標來使用欲達到的目的與該標志發(fā)揮了識別商品來源的作用的客觀效果是相統(tǒng)一的。特殊情況下，即生產經營者并無將標志作為商標使用的意圖，但在實踐中，通過消費者的識別，該標志客觀上發(fā)揮了識別商品或服務來源的功能，成為事實商標。由此，消費者應是商標判定的主體，發(fā)揮識別商品或服務來源功能的標志才能成為真正意義上的商標。

針對涉外定牌加工中商標侵權判定問題，本文建議出臺司法解釋，嚴格規(guī)定涉外定牌加工行為的構成要件。圖/中新社

其次，以商標法保護的核心為視角，商標法所保護的并不是商標標志本身，而是凝結在商品中的商譽。①文學：《商標使用與商標保護研究》，法律出版社2008年版，第17頁。只有使商標與特定的商品或者服務結合在一起，并具有使消費者接觸的可能性時，才有可能獲得積極的評價，形成和積累與之相關的商譽。此時，商譽的獲得是以消費者的評價為中心，消費者是商品或服務優(yōu)質性判斷的主體。脫離消費者，僅依靠高品質的商品和服務也無法獲得商譽，商標更形同虛設。由此，商標法所保護的是凝結在商品中的商譽，而商譽的獲得與消費者具有不可分割的關系。

最后，以消費者主導作用得以發(fā)揮的前提為視角，商標的形成、商譽的獲得都依賴于消費者主導作用的發(fā)揮。以發(fā)揮來源識別功能為目的的使用商標、使商標和商品或服務進行結合到能夠使消費者感知到商標的標識性，能夠對商品做出積極評價，都離不開一個重要的環(huán)節(jié)，即讓消費者能夠接觸或者以消費者接觸為目的的流通環(huán)節(jié)。另外，從商標功能的產生、商譽的積累來看，商標的價值都是在商業(yè)活動中使用產生的，在商業(yè)活動中使用應是商標受法律保護最基本條件。②張玉敏：《論使用在商標制度構建中的作用——寫在商標法第三次修改之際》，載《知識產權》，2011年第9期，第3頁。因此，只有以區(qū)分商品來源為目的的使用商標、將商標用于商品之上，并最終將商品及所附商標投放于市場，使商品及所附商標與消費者產生實際聯系，消費者對商標判定、對商譽形成的主導作用才能得以發(fā)揮。

筆者認為，商標進入流通領域是商標使用行為的判斷要素。一方面，從商標本質特征角度出發(fā)，商標使用需是進入流通領域的使用。商標是凝結在商品中的商譽，商譽的形成過程是消費者和商標之間的循環(huán)認證過程，而這個循環(huán)過程得以完成的基礎是，商標處于流通領域；另一方面，以商標侵權的本質為視角，侵權人對商標識別功能的破壞是商標侵權的本質，即導致商標信息的傳遞出現混亂，割斷了消費者與商標之間的循環(huán)認證過程。因此，筆者并不贊同在“HONDA”案最高院把與被訴侵權商品的營銷密切相關的經營者認定為“相關公眾”，認為被訴侵權商品運輸等環(huán)節(jié)的經營者即存在接觸的可能性。①最高人民法院（2019）最高法民再138號民事判決書。商標只有進入流通領域，在消費者和商標之間形成循環(huán)認證的過程，商標的真實作用才得以發(fā)揮。

綜上所述，商標的根本屬性是識別商品或服務來源，經營者通過在商業(yè)活動中使用商標，即將商標用于商品或服務，投放于市場，使消費者可以接觸，以期消費者產生積極的評價，從而積累商譽，最終使消費者能夠識別自己的商品或服務，從而獲取經濟利益。所以，筆者認為我國商標法所規(guī)定的“商標使用”必須符合以下條件：（1）使用的核心：用以識別商品或服務來源，其主觀意圖是使消費者通過商標識別自己的商品或服務。（2）使用的性質和目的：應是在商業(yè)活動中使用，即使用主體應是經營主體，目的是通過對商標的使用、利用商標的價值促進自己商品或服務的銷售，以達到營利效果。（3）使用的時間：在商品流通環(huán)節(jié)使用，即消費者具有接觸的可能性的環(huán)節(jié)。例如，我國商標法規(guī)定以識別來源為目的將商標用于廣告宣傳、展覽和交易文書等方式，都屬于消費者可能接觸的使用方式。

（二）涉外定牌加工商使用標識行為的判斷

首先，“商標使用”應是用以識別相應商品或者是識別特定的服務來源，之所以使用商標，最為重要的意圖是為了能夠確保消費者可以通過商標而識別出自己生產的產品或者是自己提供的服務。但在涉外定牌加工中，加工商并不具有使消費者通過商標識別自己商品的主觀意圖，加工商貼附商標的意圖是使委托商認可自己的產品。

其次，“商標使用”應是商業(yè)活動中的使用，即使用主體應是經營主體，目的是通過對商標的使用促進自己商品或服務的銷售以達到營利效果。涉外定牌加工合同是加工承攬合同，所涉及的商品及所貼附的商標僅是加工方付出勞動為獲得相應報酬的載體。實際銷售商品的是境外委托方，加工方既無銷售商品的意圖也無銷售商品的行為，其最終獲得的“利益”和商標價值無關，是依據其機械性勞動所獲得的報酬。因此加工方的行為并不符合商標使用的目的。

最后，“商標使用”應是商品流通環(huán)節(jié)的使用，即在消費者具有接觸可能性的環(huán)節(jié)以銷售商品或服務為目的使用商標，并使其發(fā)揮來源識別功能。但在涉外定牌加工中，在我國法域內，商標使用的階段并不具有使消費者接觸以發(fā)生混淆的可能性，即貼附商標的商品不會進入國內市場流通，加工方貼附的商標并不在國內發(fā)揮識別功能。依據商標的本質和功能，加工方的行為實質上是使用標志行為，而不是“商標使用”行為，在中國境內并未實現商標的識別功能，也未產生“商標使用”的效果。

根據對商標使用核心、目的和使用階段的理解，涉外定牌加工中，“商標使用”的主體應是提供商標并委托生產的境外委托方。第一，境外委托方的目的是直接利用商標促進自己商品的銷售，其指定商品和商標，加工方按照要求加工完成后交予境外委托方，委托方依據商標價值銷售商品最終獲得利益。境外委托方提供商標并委托貼附的目的是銷售產品，此行為符合“商標使用”的目的。第二，境外委托方促使商標處于流通階段，讓國內加工商生產的產品及其貼附的商標進入流通領域，使商標在境外發(fā)揮識別功能?！吧虡耸褂谩钡呐卸☉獨w結為一種效果判斷，依據消費者的認知，追求識別功能的實現。所以無論“商標使用”的方式發(fā)生怎樣變化，但只要是以商標發(fā)揮來源識別功能為目的的使用，都屬于商標使用。委托方雖以代工的方式省略了商品的生產環(huán)節(jié)，但并未改變其“商標使用”的性質。所以，根據“商標使用”目的及效果判斷，在涉外定牌加工中，境外委托方才是商標使用的主體。

綜上所述，在涉外定牌加工中，境外委托方才是“商標使用”的真正主體，而境內加工方的商標貼附行為并不構成“商標使用”，不具備商標侵權的前提條件，因此不可能存在“混淆可能性”問題，不構成侵權。

(三）嚴格界定涉外定牌加工行為

建議出臺司法解釋對涉外定牌加工行為作出明確規(guī)定，以維護司法判決的統(tǒng)一性。明確規(guī)定：涉外定牌加工是指國內加工企業(yè)接受境外企業(yè)的委托，按照其要求生產產品并貼附商標，最終將產品全部交付境外企業(yè)并由其在境外銷售的一種貿易形式。

首先，境外企業(yè)需對所提供使用的商標享有合法權利，其是商標權人或者是商標被許可使用權人。其次，境外委托企業(yè)須承諾加工商加工完成后的商品全部銷往境外，不在我國銷售。最后，我國加工商應盡到合理的審查注意義務，應要求境外委托商提供其商標注冊證、許可合同等，進行合理的形式審查，以證明其屬于真正的貼牌加工行為。①孔祥?。骸吨R產權保護的新思維》，中國法制出版社2013版，第15頁。

筆者認為，不能以“審查注意義務”作為加工商商標侵權判定的標準，文章第一部分已經說明原因。但是，基于合同交易中的誠實信用原則，其可以作為涉外定牌加工行為判定的條件之一。加工商在接受委托時需對委托商的權利進行最基本的核查，這也是證明其屬于涉外定牌加工的形式要件。當然，“審查注意義務”必須是合理范圍內的審查，要求境外委托商提供其商標注冊證、許可合同即可。如“HONDA”案，國內加工商已經審查得知緬甸委托商享有對貼附商標的專有權。如果讓國內加工商承擔過高的審查注意義務，則會加重其負擔，進而損害國內加工商的利益。

我國目前正處于創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略深入實施階段，更需要提高我國的知識產權保護水平，嚴格知識產權保護的基本要求，因此，將“審查注意義務”作為涉外定牌加工行為判定的條件之一，具有可操作性。若盡到審查注意義務，再結合其他條件判定加工商行為構成涉外定牌加工行為，此時加工商行為不構成商標侵權；若未盡到審查注意義務，則結合其他情況再來判定其行為的性質。綜上所述，建議出臺司法解釋，嚴格規(guī)定涉外定牌加工行為的構成要件，給國內加工商一個明確的判定標準。