朱云飛

（南京理工大學，江蘇 南京 210000）

一、背景及意義

“顯著性是商標保護的靈魂和商標法正常運行的樞紐”[1]，2013 年《中華人民共和國商標法》修改，正式確認了聲音可以申請注冊商標。聲音商標有其特殊性，在我國實踐中諸如“騰訊提示音”案、“恒源祥”案、“小米案”以及最近的“李佳琦聲音商標申請”等鮮活的案例一方面向我們證明了聲音商標在市場經(jīng)濟之下的需求，另一方面也暴露出了我國聲音商標立法、理論中的缺陷。本文將著眼于聲音商標認定的實質(zhì)要件——顯著性認定這一主題，研究“通用性”“功能性”正確含義，解決固有顯著性和獲得性顯著性認定過程中的問題。

二、問題的提出

（一）聲音商標顯著性認定邏輯混亂

我國現(xiàn)行的《商標法》《商標審查及審理標準》都沒有確定聲音商標顯著性認定的步驟，這就直接導(dǎo)致了實踐中沒有理順功能性、通用性聲音以及固有顯著性、獲得顯著性之間的邏輯關(guān)系。結(jié)合商標法通用理論，能夠作為商標用于注冊的聲音應(yīng)當滿足“聲音本身不違反我國法律規(guī)定”及“聲音本身具有顯著性特征”這兩個核心條件。同時顯著性的認定邏輯順序也應(yīng)當據(jù)此展開。

1.功能性、通用性聲音的可注冊性不明。首先針對聲音本身不違反我國法律規(guī)定，直接涉及的便是我國《商標法》第十條及第十一條。其中第十一條涉及的功能性、通用性在聲音商標注冊學術(shù)研究中依然存在著爭議。哈雷戴維森案件中，摩托車發(fā)動機引擎產(chǎn)生獨特的“potato”聲音，主流的觀點認為只要聲音被認定為功能性聲音，那么就不能注冊為商標，但是另一方面也有學者認為“商標顯著性的關(guān)鍵不在于商標本身，而在于怎樣使用”，功能性聲音獨特的使用方式可以帶來顯著性。因此，統(tǒng)一聲音商標領(lǐng)域?qū)δ苄?、通用性聲音的態(tài)度是顯著性認定中不能跳過的環(huán)節(jié)。

2.固有顯著性和獲得顯著性關(guān)系不清。聲音顯著性最常見的分類就是固有顯著性和獲得顯著性。聲音商標的固有顯著性是指：由于聲音本身的獨特性就可以使消費者與特定的商品或服務(wù)產(chǎn)生聯(lián)系，而無需通過后續(xù)使用取得顯著性。[2]獲得顯著性源起于美國的“第二含義”，在實際長期使用中獲得顯著性。我國商標法第8 條、第9 條，《TRIPS》公約第15 條都對商標的顯著性做出了相應(yīng)的規(guī)定，但均未明確固有顯著性和獲得顯著性之間的邏輯關(guān)系，這就導(dǎo)致了“騰訊提示音”中，在提出商標申請后，商標局和復(fù)審委員會兩組說理都是在否定“訴爭商標組”不具備固有顯著性后直接做出否定結(jié)論，卻不論獲得顯著性。商標法在注冊制度上將固有顯著性等同于顯著性，是現(xiàn)代商標注冊制度為節(jié)約審查成本、提高制度效率的一種推定。[3]

（二）固有顯著性認定存在誤區(qū)

固有顯著性，即標識最初就是用來向消費者指示商品或服務(wù)來源，而不會被理解為描述商品或服務(wù)性質(zhì)或名稱?！蔼殑?chuàng)性”多出現(xiàn)于著作權(quán)領(lǐng)域，適用主體為著作權(quán)人客體為作，獨創(chuàng)性理論和固有顯著性之間應(yīng)當是怎樣的聯(lián)系呢？雖然在傳統(tǒng)商標領(lǐng)域?qū)W者認為“用來作為商標的文字、圖形或其結(jié)合，其立意新穎，形式上簡單抽象，具有和其他商標相區(qū)別的特點”[4]是顯著特征，據(jù)此引申借用獨創(chuàng)性理論至聲音商標領(lǐng)域，正如騰訊提示音案中商評委也是認為申請商標由單調(diào)普通的音調(diào)、旋律組成，缺乏顯著性；反而李佳琦“Oh My God！買它！買它！買它”宣傳語注冊聲音商標失敗，單從獨創(chuàng)性的角度出發(fā)，其語言音調(diào)的方式或許可以直接達到獨創(chuàng)性標準從而認定具有固有顯著性。

（三）獲得顯著性認定標準無法統(tǒng)一

騰訊提示音案和小米案件法院判決部分，法院在商標顯著性認定問題上都是遵循了“認定訴爭商標缺乏故有顯著性的基礎(chǔ)上，判斷是否具備獲得顯著性”的邏輯。但是具體獲得顯著性認定的標準卻并不明確統(tǒng)一。傳統(tǒng)商標顯著性認定的標準一般有以下四個方面：第一，結(jié)合商品和服務(wù)；第二，結(jié)合普通消費者的一般認識；第三，結(jié)合實際使用情況；第四，進行整體性判斷。

作為非傳統(tǒng)商標的聲音商標顯著性認定，當然可以借鑒參考傳統(tǒng)商標認定的維度。但是仍然存在以下問題：第一，普通消費者的一般認識該如何界定？第二，由于聲音商標的特殊性，實踐環(huán)境中我們還有相當一段時間需要更為側(cè)重對于獲得顯著性、第二含義來證明聲音商標的顯著性，具體而言該如何細化判定標準？第三，聲音商標大多數(shù)情況下與傳統(tǒng)商標不同，并不直接依附于商品，不出現(xiàn)在傳統(tǒng)的商品包裝之上，例如李佳琦申請聲音商標，其“Oh My God！買它！買它！買它”的聲音是使用在網(wǎng)絡(luò)直播帶貨的宣傳過程中，但是出售的商品品牌、種類范圍極廣，這種情況下該如何判斷該聲音和商品服務(wù)的結(jié)合性？

二、顯著性認定完善建議

（一）明確顯著性認定邏輯順序

顯著性認定邏輯順序中包含“不違反我國法律規(guī)定”以及“本身具有顯著性”兩方面，具體而言則是應(yīng)當在明確通用性、功能性聲音基礎(chǔ)之上，首先進行固有顯著性認定，其次進行獲得顯著性認定。

1.相對否定通用性聲音，絕對禁止功能性聲音。通用性聲音與商品服務(wù)適用領(lǐng)域緊密相關(guān)，汽車鳴笛聲在汽車制造領(lǐng)域應(yīng)當被認定為通用性聲音，若其通過商標注冊，那么會在汽車制造領(lǐng)域形成一種不公平的壟斷，但是這一種鳴笛聲若是出現(xiàn)在一款食品產(chǎn)品中，其同樣可以通過第二含義獲得顯著性，達到區(qū)分商品來源的效果。同時被注冊成為聲音商標的聲音，也存在隨著行業(yè)市場不斷發(fā)展成為通用性聲音的可能性，亦不能僅僅因為其被認定為通用性聲音就否定了注冊聲音商標的價值。所以聲音商標顯著性認定過程中應(yīng)當相對否定通用性聲音。

統(tǒng)一聲音商標領(lǐng)域功能性聲音的地位，首先應(yīng)當杜絕實踐中對于功能性聲音的錯誤理解。騰訊提示音案中，商評委錯誤的將提示音認定為功能性聲音，是典型的錯誤示范。法律意義上的功能性聲音應(yīng)當是由于其設(shè)計、制造行為無法避免必定產(chǎn)生的聲音。哈雷戴維森發(fā)動機發(fā)出的獨特聲音正是其V 型雙杠、曲柄發(fā)動機必定會產(chǎn)生的聲音，這種聲音的注冊將會導(dǎo)致公共聲音的壟斷，屬于商標法應(yīng)當禁止的；與之相對比，騰訊QQ 軟件的提示音雖然簡單短促，但是這并不是軟件設(shè)計中必定會產(chǎn)生的聲音，反而蘊含著設(shè)計編程人員的創(chuàng)意，不應(yīng)當屬于功能性聲音。因此，商標法應(yīng)當在準確判定何為功能性聲音的基礎(chǔ)上，絕對禁止功能性聲音，平衡公共利益和商業(yè)競爭之間的關(guān)系。

2.明確固有顯著性與獲得顯著性之間的遞進關(guān)系。聲音商標顯著性認定應(yīng)當改變?yōu)榱诵识騼H依靠“第二含義”進行論證的趨勢。對聲音商標顯著性進行認定時，應(yīng)當區(qū)分固有顯著性和獲得顯著性，按照先后適用順序進行，這樣做既符合我國《商標法》對顯著性取得的法律規(guī)定，也滿足實踐發(fā)展的需要。因為大部分聲音都是經(jīng)過傳播、感知、使用，從無到有地具備顯著性的過程，如果僅考慮第一步固有顯著性，而忽略了第二步獲得顯著性的判斷，容易在實踐中做出不當認定。

雖然從目前的司法實踐來看，聲音商標的注冊更加重視它的獲得顯著性，但隨著科學技術(shù)的日益發(fā)達，許多自然界中原本不存在的聲音都可以通過一定的技術(shù)手段制造出來，可能產(chǎn)生大量像這樣具有固有顯著性的聲音，同時明確首先進行固有顯著性檢驗再進行獲得顯著性檢驗，也可以有效防止騰訊提示音案件中將兩者混為一談做出錯誤認定的情況。

（二）完善固有顯著性認定標準

1.整體認定。在聲音商標固有顯著性認定中，應(yīng)當遵循《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題意見》第5 條，從整體角度判斷聲音的顯著性。一段聲音內(nèi)容不因為其中部分具有顯著性就直接認定整體具有顯著性，也不因為部分聲音單調(diào)簡單不具顯著性而否定整體顯著性。這一標準符合非傳統(tǒng)的聲音標準是通過整體旋律、音調(diào)來達到區(qū)分商品功能的客觀事實。

2.關(guān)注聲音與商品服務(wù)的緊密程度。一個標志與它所指代的商品或服務(wù)之間的聯(lián)系越密切，則其顯著性越弱，反之顯著性則越強。[5]傳統(tǒng)商標與商品的緊密關(guān)系可以表現(xiàn)在視覺感知，商品包裝，圖案紋飾各方面，相應(yīng)的聲音商標與商品服務(wù)的緊密關(guān)系則可以體現(xiàn)在聲音旋律、音調(diào)本身，語言文字含義等方面。例如米高梅電影公司的“獅吼”聲音商標與其電影文化產(chǎn)品緊密性較弱，顯著性則較強。若58 同城的“找工作就上58 同城”要注冊聲音商標，那么其“找工作”的含義與其網(wǎng)站提供的服務(wù)則緊密相符，顯著性就較弱。

3.獨創(chuàng)性標準作為輔助。獨創(chuàng)性標準雖然主要適用于著作權(quán)法領(lǐng)域，但是由于聲音商標領(lǐng)域現(xiàn)在的形式以樂譜、聲音本體為主，具備獨創(chuàng)性的聲音確實更有可能通過顯著性檢驗。但是要注意的是不能再次滑向“僅以獨創(chuàng)性判斷固有顯著性”的泥潭，因為聲音無論是否具備獨創(chuàng)性，其本質(zhì)的目的仍然在于使相關(guān)公眾更容易區(qū)分識別商品或服務(wù)來源。

（三）完善獲得顯著性認定標準

1.以相關(guān)消費者區(qū)分作為首要標準。消費者作為商標法的核心，在聲音商標顯著性的認定中起著重要作用，這里所說的“消費者”是指普通消費者，是知道相關(guān)合理信息、具有正常的理解能力、小心謹慎的普通人，而不是某一方面的專家或知道所有信息的人。獲得顯著認定依賴于普通消費者對于聲音的認識程度，因此一般消費者調(diào)查問卷可以作為認定過程中的常用手段。在比較認定過程中，應(yīng)當首先判斷消費者是否可以根據(jù)聲音區(qū)分、識別商品或服務(wù)的來源，將該商品與其他同種類商品區(qū)別開，以獲得顯著性判斷的標準。適用消費者調(diào)查問卷時需要注意，設(shè)計調(diào)查問卷的內(nèi)容，應(yīng)當注意調(diào)查問卷對象、問題的科學合理，例如酷狗音樂的“hello kugou”對于經(jīng)常聽音樂的年輕人而言十分熟悉，但是對于其他年齡段的普通消費者卻不然，若是僅針對年輕用戶調(diào)查，那么這種調(diào)查結(jié)果并不具有客觀性。[6]

2.排他性和持續(xù)性使用作為重要標準。排他性和持續(xù)性的使用的出發(fā)點是著眼于良性的市場競爭，當商標申請人已經(jīng)持續(xù)地將該聲音作為商標使用了一段時間，且在這段時間內(nèi)沒有其他同行業(yè)競爭者使用該聲音，就達到了排他性和持續(xù)性使用的標準。美國《蘭哈姆法》規(guī)定商標排他性和持續(xù)性使用時長不得少于五年，新加坡也做出了與美國類似的規(guī)定，將五年規(guī)定為商標持續(xù)使用的一個合理期限。我國可以根據(jù)司法實踐經(jīng)驗并參照美國、新加坡等國的法律規(guī)定，劃定合理的使用標準，可以規(guī)定商標申請人提交相應(yīng)的證據(jù)，證明該聲音商標已經(jīng)排他性、持續(xù)性地使用了三至五年。但僅依據(jù)使用時長不能完全證明聲音商標已經(jīng)通過使用獲得了顯著性，仍然需要綜合考慮其他因素進行判斷。

3.其他標準綜合認定。除了“以相關(guān)消費者區(qū)分作為首要標準”及“排他性和持續(xù)性使用作為重要標準”之外，獲得顯著性認定還有其他標準應(yīng)當予以綜合考量。首先聲音的使用方式可以作為“排他性和持續(xù)性使用”的補充，獲得顯著性本質(zhì)是在聲音不具備固有顯著性前提之下通過實際使用而賦予的顯著性，使用的時間可以通過相關(guān)立法規(guī)定予以量化，但是使用的方式并不能窮盡式的列舉，這就需要審查人員具體判斷個案中聲音的使用方式，以李佳琦聲音商標為例，涉及使用的方式時，應(yīng)當調(diào)查其聲音是否僅在特定平臺網(wǎng)絡(luò)直播中使用，是否在其他媒體平臺以剪輯視頻宣傳，是否有線下實體經(jīng)營場地使用等等，不同的適用場景、范圍能夠有效補充相對固定量化的使用時間標準，合理的論證聲音的實際使用所產(chǎn)生的影響是否達到了獲得顯著性的標準。其次聲音使用過程中的廣告宣傳力度、投入的經(jīng)濟成本也可以在一定程度上補充認定獲得顯著性。