張小芳 郭鳳華

摘要：《專利法》第26條3款規(guī)定說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥龀銮宄?、完整的說(shuō)明，以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn);《專利法》第22條第4款規(guī)定發(fā)明或者實(shí)用新型申請(qǐng)的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。在實(shí)用新型審查中，存在對(duì)兩個(gè)法條使用混淆的問(wèn)題，本文從一件復(fù)審案例進(jìn)行剖析，對(duì)同一件案例前審與復(fù)審使用不同的法條，對(duì)申請(qǐng)人的說(shuō)服力不同，以此探究在前審中如何提高審查效能。

關(guān)鍵詞：清楚完整;實(shí)用性;審查效能

中圖分類號(hào)：G306文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003-5168（2020）27-0066-03

1 引言

《專利法》第26條3款規(guī)定說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥龀銮宄⑼暾恼f(shuō)明，以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn);在實(shí)際審查中，判斷說(shuō)明書(shū)是否符合《專利法》第26條3款的規(guī)定就是根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠清楚得知技術(shù)方案是什么、技術(shù)手段能否實(shí)施、能否解決技術(shù)問(wèn)題以及能否達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果;而《專利法》第22條第4款規(guī)定的實(shí)用性，是指發(fā)明或者實(shí)用新型申請(qǐng)的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果，另外，根據(jù)專利審查指南[1]中的詳解，具備實(shí)用性的實(shí)用新型專利申請(qǐng)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)能夠產(chǎn)生預(yù)期的積極效果，因而明顯無(wú)益，脫離社會(huì)需要的實(shí)用新型專利申請(qǐng)的技術(shù)方案不具備實(shí)用性。

雖然在法條釋義上不能將二者替換使用，但是在實(shí)際審查中，存在的一些案件會(huì)出現(xiàn)判斷上的困惑，無(wú)法判定是不符合《專利法》第22條第4款實(shí)用性的規(guī)定，還是不符合《專利法》第26條3款說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)清楚完整的規(guī)定。其中，實(shí)用性中的能夠制造或使用是指技術(shù)方案具有在產(chǎn)業(yè)中被制造或使用的可能性，并且不能違背自然規(guī)律且應(yīng)當(dāng)具備可再現(xiàn)性，案件如果存在實(shí)用性的缺陷是由技術(shù)方案本身固有的缺陷引起的，與說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的程度無(wú)關(guān);說(shuō)明書(shū)不清楚完整更多的是指由于申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的撰寫(xiě)所導(dǎo)致的客觀存在的缺陷。采用不同的法條對(duì)申請(qǐng)人的說(shuō)服力是不同的。本文以一個(gè)復(fù)審案例為例，分析在前審與復(fù)審程序中，不同的法條對(duì)申請(qǐng)人的說(shuō)服力不同，導(dǎo)致審查效能也存在不同。希望能夠?qū)τ谝院蟮膶彶?，有利于選擇更恰當(dāng)?shù)姆l進(jìn)行評(píng)定。

2 具體案例與評(píng)析

2.1 案例介紹

本案涉及發(fā)明名稱為“一種以高空冷空氣作為制冷劑的制冷系統(tǒng)”的復(fù)審案例[2]。

在前審中，駁回理由是權(quán)利要求不符合《專利法》第22條第4款的規(guī)定，審查意見(jiàn)中指出：權(quán)利要求1、2請(qǐng)求保護(hù)一種以高空冷空氣為制冷劑的制冷系統(tǒng)，其技術(shù)方案是在自然高峰或人造高塔上設(shè)置冷風(fēng)收集裝置，抽取高空冷空氣并將其輸送到地面用于制冷，但所述設(shè)備及其安裝需要高建造成本和維護(hù)成本，并需要大量動(dòng)力供應(yīng)，不能達(dá)到申請(qǐng)人所宣稱的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便及成本極低的技術(shù)效果，即上述技術(shù)方案明顯無(wú)益，脫離社會(huì)需要，故不符合《專利法》第22條第4款規(guī)定的實(shí)用性。

申請(qǐng)人針對(duì)上述駁回決定提交了專利復(fù)審請(qǐng)求，復(fù)審程序中則采用了《專利法》第26條3款進(jìn)行了審查，并指出：本申請(qǐng)涉及一種以高空冷空氣作為制冷劑的制冷系統(tǒng)，其包括冷風(fēng)采集裝置和輸送管道裝置，通過(guò)設(shè)置在3 000米以上的自然山峰或人造高塔上的冷風(fēng)采集裝置抽取高空冷空氣，抽取到的冷空氣通過(guò)保溫輸送管道輸送到地面需要制冷的地點(diǎn)，并與該地點(diǎn)的熱空氣產(chǎn)生熱交換，降低溫度產(chǎn)生制冷效果。但是，本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)涉及的上述技術(shù)手段對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域人員來(lái)說(shuō)是含糊不清的，根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容無(wú)法實(shí)施，理由是：盡管申請(qǐng)人在說(shuō)明書(shū)中提到，3 000米高度以上的冷空氣溫度較地面溫度低近20度，將該高空冷空氣引入地面，就能與地面熱空氣進(jìn)行熱交換，實(shí)現(xiàn)降溫制冷的效果，但是，首先，現(xiàn)有技術(shù)中，最高的建筑物高度不到1 000米，如何克服工藝?yán)щy建造3 000米以上的人造高塔沒(méi)有公開(kāi);其次，即使采集裝置設(shè)置在雪線以上的山峰，但采集后的空氣很輕，無(wú)法通過(guò)管道自行下降到需要降溫的地點(diǎn)，需要使用泵等動(dòng)力裝置抽吸空氣到地表，在抽吸過(guò)程中，泵給空氣施加動(dòng)能，從而因能量交換而發(fā)熱，而且，氣體分子在管道輸送的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，也存在互相摩擦而產(chǎn)生熱量，此外，處于高空的冷空氣相對(duì)于處于地表具有一個(gè)較大的勢(shì)能，如此，當(dāng)高空冷空氣到達(dá)地面時(shí)，由于能量轉(zhuǎn)換導(dǎo)致熱能增加，以上種種因素，導(dǎo)致氣體溫度升高，到達(dá)地面的溫度并不可能如本申請(qǐng)所述保證仍為高空采集時(shí)的溫度，同時(shí)本申請(qǐng)并沒(méi)有試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明采集的冷空氣到達(dá)地面后溫度較地面溫度低。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本申請(qǐng)公開(kāi)的內(nèi)容，不能確定采集、輸送高空冷空氣到地面能否作為制冷劑使用。因而，該申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中給出的技術(shù)手段是含糊不清的，根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容無(wú)法具體實(shí)施，因此本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)未對(duì)發(fā)明作出清楚、完整的說(shuō)明，以至本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能夠?qū)崿F(xiàn)，不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定。

2.2 審查過(guò)程分析

分析前審與復(fù)審的審查過(guò)程，可以看出：

第一，《專利法》第26條第4款的實(shí)用性和《專利法》第26條第3款的不清楚完整，是存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)性的，在實(shí)際審查中容易出現(xiàn)混淆。對(duì)此，首先應(yīng)當(dāng)理清申請(qǐng)文件所存在的缺陷屬于哪一種，判斷缺陷是技術(shù)方案本身所固有的還是由于申請(qǐng)人撰寫(xiě)方式所導(dǎo)致的，進(jìn)而再選擇合適的法條進(jìn)行評(píng)述。以本案為例，申請(qǐng)人的發(fā)明思路在于將高地勢(shì)的冷空氣引入地面用于制冷，在原理上是可行的，并未違背自然規(guī)律，技術(shù)方案本身并未出現(xiàn)違背常理的缺陷，僅僅是申請(qǐng)人的設(shè)想在實(shí)際執(zhí)行時(shí)會(huì)出現(xiàn)造價(jià)高、操作復(fù)雜等問(wèn)題，從而與申請(qǐng)人所述的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本極低的描述不符，這并不是技術(shù)方案本身的缺陷，因而認(rèn)定不具備實(shí)用性是不恰當(dāng)?shù)?。然而雖然原理可行，但是在實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)人的設(shè)想時(shí)，申請(qǐng)文件并未對(duì)實(shí)現(xiàn)其技術(shù)方案的技術(shù)手段做清楚、完整的記載，例如申請(qǐng)人聲稱要建造3 000米以上的高塔，而這高度超越了現(xiàn)有的最高高塔高度，申請(qǐng)文件卻并未記載怎樣克服困難建造3 000米以上的高塔，同時(shí)，怎樣將高空冷空氣引入地表、冷空氣引入地表后溫度是否還滿足作為制冷劑的溫度，這些在申請(qǐng)文件中都未給出清楚完整的記載，因而是不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定。

第二，申請(qǐng)人對(duì)于實(shí)用性的認(rèn)可程度低于對(duì)說(shuō)明書(shū)不清楚完整的接納程度。申請(qǐng)人對(duì)實(shí)用性的理解主要停留在“永動(dòng)機(jī)”、“產(chǎn)業(yè)上無(wú)法制造和使用”、“利用極限或特殊的條件實(shí)現(xiàn)”等方面，對(duì)于“明顯無(wú)益，脫離社會(huì)需要”的判斷存在一定的主觀性，站在申請(qǐng)人的角度思考，申請(qǐng)人提出該發(fā)明創(chuàng)造，是認(rèn)為其是有價(jià)值的甚至能獲得一定經(jīng)濟(jì)利益的。具體至本案中申請(qǐng)人在答復(fù)前審的意見(jiàn)陳述中及提交復(fù)審時(shí)的請(qǐng)求書(shū)中，申請(qǐng)人核算了在建造本申請(qǐng)的各個(gè)部件所花費(fèi)的成本與現(xiàn)有技術(shù)中當(dāng)下所用的制冷成本，進(jìn)行分析后認(rèn)為本發(fā)明具備巨大的收益前景，由這些內(nèi)容可以看出，申請(qǐng)人對(duì)于通知書(shū)中所撰寫(xiě)的“明顯無(wú)益、脫離社會(huì)需要”是不認(rèn)同的。

而具體至對(duì)于《專利法》第26條第3款中涉及的說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)清楚完整而言，站位是客觀的，因?yàn)榕卸ㄕf(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容是否清楚、完整以及能夠?qū)崿F(xiàn)的主體并不是審查員，也不是申請(qǐng)人，而是本領(lǐng)域技術(shù)人員，依據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員所應(yīng)當(dāng)具備的能力，申請(qǐng)文件中存在的問(wèn)題是客觀存在。以本案為例“怎樣建造出比現(xiàn)有技術(shù)中最高高度為1 000米的建筑更高的為3 000米以上的建筑”“怎樣將氣體從3 000米高的位置引流至地表制冷位置處”“怎樣防止能量轉(zhuǎn)換及氣體摩擦等過(guò)程中的種種因素導(dǎo)致的氣體溫度升高，進(jìn)而導(dǎo)致不能有效進(jìn)行制冷”等多個(gè)問(wèn)題是客觀存在的，申請(qǐng)人在設(shè)計(jì)該發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，可能僅僅是考慮到“高位置處氣溫低、低位置處氣溫高，將低氣溫引流至高氣溫進(jìn)行熱交換能夠節(jié)約能源、有效制冷”這一發(fā)明思路，并未思考到在實(shí)現(xiàn)氣體傳輸?shù)倪^(guò)程中存在的上述多種問(wèn)題，在復(fù)審過(guò)程中將上述理由告知申請(qǐng)人之后，申請(qǐng)人就會(huì)比較容易接受，依據(jù)其說(shuō)明書(shū)所記載的內(nèi)容本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚其技術(shù)方案是怎樣實(shí)現(xiàn)的。

第三，對(duì)于實(shí)用性評(píng)定中的“明顯無(wú)益、脫離社會(huì)需要”，存在著難以界定的問(wèn)題，整個(gè)社會(huì)的發(fā)展水平是不同的，所以不同發(fā)展階段的地區(qū)人的認(rèn)知水平也是不同的。由于所掌握的知識(shí)差異、所處的環(huán)境差異等因素會(huì)導(dǎo)致對(duì)一個(gè)技術(shù)方案是有益或無(wú)益以及是否被社會(huì)需要的認(rèn)知是不同的，因而在判斷實(shí)用性時(shí)容易存在不準(zhǔn)確及主觀的問(wèn)題。

然而對(duì)于《專利法》第26條3款規(guī)定的說(shuō)明書(shū)清楚完整而言，一個(gè)部件是否能夠應(yīng)用于某一場(chǎng)合、多個(gè)部件是否存在相互間的運(yùn)動(dòng)阻礙干涉、某個(gè)模塊是否存在不能工作、采用某個(gè)技術(shù)手段是否能夠解決技術(shù)問(wèn)題，這些評(píng)判均是采用相對(duì)客觀的判斷標(biāo)準(zhǔn)，可以和不可以的界限是很明確的，如果審查員在通知書(shū)中將上述明確的問(wèn)題準(zhǔn)確指出，申請(qǐng)人是更加容易信服的。

第四，在審查意見(jiàn)通知書(shū)中，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)理以提高通知書(shū)的說(shuō)服力。以本案為例，前審?fù)ㄖ獣?shū)中指出，“所述設(shè)備及其安裝需要高建造成本和維護(hù)成本，并需要大量動(dòng)力供應(yīng)，不能達(dá)到申請(qǐng)人所宣稱的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便及成本極低的技術(shù)效果，即上述技術(shù)方案明顯無(wú)益，脫離社會(huì)需要”，相對(duì)于復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)中充分的擺事實(shí)講道理而言，顯得說(shuō)服力不足，假設(shè)前審中附上使用該發(fā)明的設(shè)備，及安裝輸氣管道、動(dòng)力裝置、人造高塔所需要的成本大概需要多少、所需要的人力為多少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有技術(shù)中普通制冷設(shè)備的成本與人力物力;以及使用該發(fā)明裝置進(jìn)行制冷所造成的時(shí)間成本及可能存在的維修與損壞成本等，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有技術(shù)中的普通制冷裝置，顯然也會(huì)在對(duì)比中增加對(duì)申請(qǐng)人的說(shuō)服力。

3 結(jié)語(yǔ)

對(duì)于發(fā)明人或申請(qǐng)人，在撰寫(xiě)申請(qǐng)文件時(shí)也應(yīng)當(dāng)從實(shí)用性及清楚完整的角度思考，首先應(yīng)當(dāng)使得所申請(qǐng)的案件原理可行、無(wú)違背自然規(guī)律、也并非利用極限或特殊的條件實(shí)現(xiàn)、能夠在產(chǎn)業(yè)上制造和使用，這是申請(qǐng)文件應(yīng)當(dāng)滿足的基本條件。除此之外，在撰寫(xiě)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整的說(shuō)明，以使所屬本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，尤其是對(duì)涉及到發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵技術(shù)手段，應(yīng)當(dāng)考慮本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀申請(qǐng)文件內(nèi)容后能夠使用其技術(shù)手段解決其技術(shù)問(wèn)題并達(dá)到其技術(shù)效果，所采用的技術(shù)手段也應(yīng)當(dāng)是清晰明確及可以實(shí)現(xiàn)的。

對(duì)于審查工作而言，在實(shí)際審查時(shí)如果遇到法條適用的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)考慮案件本身就存在缺陷還是因?yàn)樯暾?qǐng)人撰寫(xiě)不得當(dāng)所導(dǎo)致的缺陷，同時(shí)在審查時(shí)也應(yīng)當(dāng)充分全面地進(jìn)行說(shuō)理，增加通知書(shū)的說(shuō)服力，提高審查工作的有效性。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2] 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì).以案說(shuō)法專利復(fù)審無(wú)效典型案例指引[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2018.