謝敏 毛圣杰

摘要：本文從復審實際案例出發(fā)，介紹了發(fā)明專利審查中創(chuàng)造性評判存在的一些問題，進而闡述了對發(fā)明是否具有突出的實質性特點的判斷方法，即顯而易見性的評判方法，闡述了三步法的實質;同時指出審查員應不斷向本領域技術人員靠攏，盡量避免“事后諸葛亮”的情況發(fā)生，客觀公正的進行發(fā)明專利的審查。

關鍵詞：創(chuàng)造性;突出的實質性特點;顯而易見;本領域技術人員

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）12-0058-03

創(chuàng)造性是發(fā)明創(chuàng)造能夠被授予專利權的實質條件之一，也是專利申請實質審查、專利復審和專利無效程序中涉及最多的問題。專利法意義上發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明有突出的實質性特點和顯著的進步[1]。

《專利審查指南》指出，判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見[2]。并給出了判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見一般判斷方法，即“三步法”：一是確定最接近的現(xiàn)有技術;二是確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題;三是判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。其中第三步判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將所述區(qū)別技術特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以接近其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術存在這種技術啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。但由于第三步是基于審查員的主觀分析判斷，也是我們?nèi)粘彶檫^程中創(chuàng)造性判斷的核心和難點。

以下結合一件復審案例對發(fā)明專利申請創(chuàng)造性的把握進行一些分析。

1 案例介紹

本案涉及發(fā)明名稱為“檢驗軌道網(wǎng)絡的道岔加熱器的功能性的方法”，權利要求書包括三項獨立權利要求和六項從屬權利要求。審查員發(fā)出第一次審查意見通知書時，引用對比文件1（US2009173839A1，一種移動傳感器收集溫度信息并對列車進行控制的系統(tǒng)），評述了本申請所有權利要求均不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性，并在第二次審查意見發(fā)出后以對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術對本申請進行了駁回，駁回針對的權利要求書包括三項獨立權利要求，現(xiàn)以駁回時的權利要求1為例進行分析。

1.一種用于檢驗軌道網(wǎng)絡的道岔的加熱器的功能性的方法，其中，確定道岔的位置，采集由道岔發(fā)出的熱輻射，并且將所測量的熱輻射和由此導出的值傳遞到維護控制中心，其中，將所測量的熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異考慮為導出的值。

對比文件1公開了一種車輛數(shù)據(jù)收集/傳輸系統(tǒng)，首先可以確定軌道位置，采集由軌道發(fā)出的熱輻射，將所測量的熱輻射傳遞到維護控制中心，與臨界值進行比較，可以實現(xiàn)沿整個軌道線路移動測量和收集軌道溫度或其他信息，以更好地預測線路潛在問題，給出預警并幫助提高路徑選擇，提高效率和安全性及商業(yè)性。

駁回的權利要求與對比文件1之間的區(qū)別技術特征在于：權利要求1請求保護的是用于檢測軌道網(wǎng)絡的道岔的加熱器的功能性的方法;本申請是將所測量的熱輻射和由此導出的值傳遞到維護控制中心，將所測量的熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異考慮為導出的值，而對比文件1是將所測量的熱輻射傳遞到維護控制中心;基于該區(qū)別技術特征，其實際解決的技術問題是如何更便捷的了解道岔加熱器的功能性。

審查員駁回決定認為區(qū)別技術特征不能夠為權利要求1帶來創(chuàng)造性的理由可歸納為：

第一，由對比文件1公開的測定軌段溫度并將溫度傳輸至服務中心的技術手段，本領域技術人員容易想到將其應用于道岔加熱器的功能性檢測。

第二，對比文件1已經(jīng)公開了一種車輛數(shù)據(jù)收集/傳輸系統(tǒng)，其可以測量選定軌段的軌道溫度并將測量溫度傳輸至服務中心，與臨界值進行比較，可以實現(xiàn)沿整個軌道線路移動測量和收集軌道溫度或其他信息，以更好地預測線路潛在問題，給出預警并幫助提高路徑選擇，提高效率和安全性及商業(yè)性。這種檢測軌段熱輻射-傳遞溫度信息-與臨界值比較-進而給出預警并幫助提高路徑選擇等效率的技術手段，可以從測量的數(shù)據(jù)得出關于正確運行的結論，即給出可服務性的結論;作為軌道線路中的一部分，道岔加熱器的功能性也在上述車輛數(shù)據(jù)收集/收集系統(tǒng)的工作范圍之內(nèi)，雖然對比文件1未直接公開用于道岔加熱器功能性檢測，但是當本領域技術人員面對如何了解加熱器的功能性時，將軌道網(wǎng)絡的道岔的溫度與環(huán)境溫度進行比較來判斷道岔是否被加熱是本領域技術人員自然可以想到的，而在對比文件1的基礎上，將其應用于對軌道網(wǎng)絡道岔的加熱器功能性檢測是本領域技術人員可以想到的，不存在技術障礙。

申請人提交了復審請求書，認為：對比文件1沒有公開道岔，也沒有公開加熱器，沒有公開如何確定道岔是否正常工作，基于權利要求1與對比文件1的區(qū)別，審查員關于本發(fā)明實際解決的技術問題值得商榷;對比文件1簡單地檢測軌道片段的溫度值和許多其他數(shù)據(jù)，并且一定長度上處理，結果是調(diào)整線路/列車減慢等，并沒有提到從測量的數(shù)據(jù)得出關于正確運行/可服務性的結論;對比文件1沒有提到檢測軌道的片段的溫度值與環(huán)境溫度的直接比較并且由此得出像軌道片段/鐵軌元件的正確運行的結論，審查員認為本申請實際解決的技術問題是如何便捷地了解加熱器的功能性。這是不對的，因為這包含了對解決方案的提示，對比文件1沒有公開使用測量的溫度和從中得出的功能性/正確運行/可服務性，這種對于解決方案的提示在表達要解決的技術問題時應當避免，因此權利要求1-7具備創(chuàng)造性。

復審委成立合議組進行審查，合議組認為：

上述區(qū)別技術特征明確限定了利用所測量的熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異來進行道岔的加熱器的功能性檢測;而對比文件1僅公開了利用測量選定軌段的軌道溫度與臨界值進行比較，來進行軌道線路判斷限速、路線、交通量等，從而更好地預測線路的潛在問題;兩者雖然都是采用了測量溫度的技術手段，但其應用原理不同，權利要求1的技術方案是通過道岔熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異來判斷加熱器功能性，而對比文件1是采集不同位置不同時間段的軌道溫度，從而預測整個鐵路路網(wǎng)的情況，如限速、路線、交通量等;檢測應用原理不同，因而沒有技術啟示使得本領域技術人員進行跨度較大的轉用，審查員認定的道岔加熱器是軌道線路的一部分，即認定道岔加熱器的功能性也在對比文件1所公開的車輛數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)的工作范圍內(nèi)，當本領域技術人員面對如何了解加熱器的功能性時，將軌道網(wǎng)絡的道岔的溫度與環(huán)境溫度進行比較來判斷道岔是否被加熱是本領域技術人員自然可以想到的，卻沒有提供相關證據(jù)來證明這一點。而由于對比文件1公開的利用溫度來判斷限速、路線、交通量等，本領域技術人員也無法得到技術啟示來檢測道岔的溫度以判斷加熱器的功能性。且目前沒有證據(jù)能夠證明該區(qū)別技術特征是本領域公知常識。

基于目前的證據(jù)，對于本領域技術人員而言，尚不足以認為根據(jù)對比文件1能夠想到使用測量的溫度從中得出道岔加熱器的功能性，以改進對比文件1從而得到權利要求1保護的技術方案，因此復審委撤銷原駁回決定。

該申請返回原審查部門進行繼續(xù)審查，審查員就爭議點進行補充檢索，獲取到對比文件2，對比文件2中記載了“通過熱成像設備定期檢查軌道系統(tǒng)（即隱含公開了通過熱成像設備采集道岔發(fā)出的熱輻射），可以檢驗道岔加熱器的功能性”。即對比文件2給出了通過利用熱成像設備對軌道進行檢查從而檢驗道岔加熱器的功能性的技術啟示，當本領域技術人員面對如何檢驗道岔加熱器功能性的技術問題時，有動機將對比文件2中的技術啟示應用于對比文件1，從而將對比文件1中的測量軌道溫度的手段應用到道岔加熱器功能性檢驗上。在此基礎上發(fā)出審查意見通知書，該案最終視為撤回。

2 案例分析

2.1 焦點問題

本案中申請人與審查員的爭議焦點主要在于：對比文件1并沒有提到軌道加熱器及其功能性，也不存在要檢驗軌道加熱器的功能性的技術問題，對比文件1的發(fā)明動機和目的與本申請不同，雖然公開了用測量選定軌段的軌道溫度與臨界值進行比較，來進行軌道線路判斷限速、路線、交通量等，從而更好地預測線路的潛在問題，但沒有技術啟示可以得到將其用于軌道道岔加熱器功能性檢測，自然也不會想到將檢測到的數(shù)據(jù)與環(huán)境溫度進行比較。而審查員在沒有技術啟示和公知常識證據(jù)的基礎上，堅持認為在對比文件1公開了上述技術手段的基礎上，“當本領域技術人員面對如何了解加熱器的功能性時，將軌道網(wǎng)絡的道岔的溫度與環(huán)境溫度進行比較來判斷道岔是否被加熱是本領域技術人員自然可以想到的”。

2.2 顯而易見性的判斷

三步法的第三步是：判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。在判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將區(qū)別技術特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。因此，確定技術問題是判斷顯而易見性的前提，如果技術問題本身無法得到，則無法判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員是否顯而易見。因此筆者認為，在判斷顯而易見性時，不僅要判斷解決技術問題的技術手段是否顯而易見，也要考慮發(fā)現(xiàn)技術問題本身是否對本領域技術人員來說是顯而易見的。

就本案來說，申請人堅持不認可對比文件1的原因就是對比文件1沒有提及道岔加熱器，也不存在要檢驗軌道道岔加熱器功能性這個技術問題，因此提出該問題就已經(jīng)是在看到本申請的技術方案后才得到的提示，申請人不認可僅憑對比文件1可以得到該技術啟示;審查員在駁回之前的審查過程中沒能接受申請人意見，是在主觀上忽略了發(fā)現(xiàn)問題的過程。在對比文件1未提及道岔加熱器及對加熱器功能性檢測的基礎上，審查員僅因為對比文件1公開了相似的溫度檢測和數(shù)據(jù)傳輸手段來斷定可以將其用于道岔加熱器的功能性檢測是本領域技術人員可以得到，這是無法令人信服的，因為審查員忽略了發(fā)現(xiàn)技術問題的過程。而在撤銷駁回后審查員又補充檢索引入了新的對比文件2，該對比文件中明確記載了“通過熱成像設備定期檢查軌道系統(tǒng)（即隱含公開了通過熱成像設備采集道岔發(fā)出的熱輻射），可以檢驗道岔加熱器的功能性”，這種直接明了的技術啟示一出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)該技術問題的過程已然顯而易見，那么將上述技術手段與對比文件1中公開的技術手段相結合，也就順理成章的可以得到本申請的技術方案。這也是通知書發(fā)出后，申請人未再進行回復，案件視為撤回的原因。

相較于機械的套用，三步法更應該是一種思維方式，它體現(xiàn)了基于現(xiàn)有技術對發(fā)明是否具有顯而易見性的合理分析，三步法始終都是立足于現(xiàn)有技術，即“基于現(xiàn)有技術，找出區(qū)別技術特征”到“基于區(qū)別技術特征，提出技術問題”再到“基于技術問題，尋找技術啟示”。創(chuàng)造性的評判過程，不應該是在看到本申請之后做出的結合判斷，而應是假設本申請并不存在的情況下做出的對比文件或公知常識之間的是否結合的判斷，一旦考慮到本申請的提示，將該提示用于確定技術問題，就容易陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)。而矛盾的是，對于審查員來說，我們對一件發(fā)明進行審查，自然要先看到本申請的技術方案再進行檢索及后續(xù)的審查過程。因此，這也是我們設定“本領域技術人員”[2]的概念的目的，本領域技術人員的設定，在于統(tǒng)一審查標準，盡量避免審查員主觀因素的影響;因此，我們始終都在努力向著“本領域技術人員”靠攏。

3 結語

在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術方案本身，而且要考慮發(fā)明所屬的技術領域、所解決的技術問題和所產(chǎn)生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體來看待。審查員應不斷提高自己站位本領域技術人員的能力，減少“事后諸葛亮”的情況發(fā)生。創(chuàng)造性的評價是一個復雜的過程，領會三步法的實質，并將其充分運用到創(chuàng)造性的審查過程中來，不套用，不僵化，基于本領域技術人員的統(tǒng)一標準，盡量避免審查員主觀因素的影響，才能作出客觀公正的評判。

參考文獻：

[1] 中華人民共和國.中華人民共和國專利法[Z].北京：知識產(chǎn)權出版社，2008.

[2] 中華人民共和國知識產(chǎn)權局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2010：170-174.