李曉芳

摘要：企業(yè)在專利認識方面主要存在幾大誤區(qū)：認為獲得了專利證書就可以安枕無憂，認為研發(fā)過程中檢索一次專利就一勞永逸，認為產(chǎn)品不直接出口就不需要檢索國外專利，認為自主研發(fā)的產(chǎn)品只要沒有抄襲就不侵權(quán)，認為ODM和OEM的專利侵權(quán)風險已經(jīng)轉(zhuǎn)嫁給代工廠，認為判斷侵權(quán)侵權(quán)是專利和專利的對比，產(chǎn)品和產(chǎn)品的對比，認為不應(yīng)用在產(chǎn)品上就不需要申請專利，本文針對上述問題詳細進行闡述。

關(guān)鍵詞：專利誤區(qū);侵權(quán);檢索;無效

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）12-0036-03

在經(jīng)濟和科技快速發(fā)展的時代，越來越多的企業(yè)認識到了專利的重要性，但是很多企業(yè)對專利的認識僅僅停留在表面，專利制度有其自身的特點，有些規(guī)定與大家平時的想法并不完全一致，本文總結(jié)了一些關(guān)于企業(yè)專利方面的認識誤區(qū)，希望能夠幫助更多的人、更多的企業(yè)避免陷入專利侵權(quán)的泥潭。

誤區(qū)1：獲得了專利證書就可以安枕無憂了

經(jīng)常聽到有人說：“我們有自己的專利呀，我們也申請了專利，所以我們不侵權(quán)呀?！边€經(jīng)常聽到有人說：“這個外觀我說要申請專利的嗎？你說沒有新穎性，你看現(xiàn)在侵權(quán)了吧？”

在我國，國家知識產(chǎn)權(quán)局對實用新型和外觀設(shè)計不進行實質(zhì)審查，即使在申請之前已經(jīng)有人就相同或相似的技術(shù)方案申請過相同的專利，你的專利申請依舊可能會被授權(quán)。但是一旦有人針對你的專利提出了無效宣告，你的專利就會被無情地無效掉，你根據(jù)該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品就會涉及侵權(quán)，所以申請了專利并不等于你的專利穩(wěn)定，并不等于你不侵權(quán)。發(fā)明專利雖然經(jīng)過了實質(zhì)審查，穩(wěn)定性相對于實用新型和外觀專利要穩(wěn)定的多，但是也并不能完全保證專利審查部門對世界范圍內(nèi)所有相關(guān)的文獻資料都進行過檢索。

現(xiàn)在的有些人和某些企業(yè)，明知已經(jīng)有相同的或者相似的專利還去申請專利，雖然你的專利依舊可以授權(quán)，你依舊可以獲得專利證書，但是一旦有人申請無效你的專利，你的專利就會被無效掉，所以明知有專利還去申請專利的做法更是不可取的。要想辦法在原有專利的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新，比如減少一兩個零件，或者減少一兩個步驟，雖然達到的目的和解決的方案相同或相近，但是至少是有創(chuàng)新的技術(shù)，是可以申請專利的。

誤區(qū)2：研發(fā)過程中進行過一次專利檢索就一勞永逸

經(jīng)常會發(fā)生這樣的事情，研發(fā)過程中明明進行過專利檢索，可是到頭來為什么又侵權(quán)了，那么你到底什么時候進行的檢索？在項目開發(fā)過程中進行一次專利檢索是不可行的，因為有的項目時間短至幾個月，有的項目時間長至幾年，由于我國專利法對實用新型和外觀設(shè)計專利申請采取初步審查制度，而且在專利申請后授權(quán)公開有幾個月的滯后期，難免出現(xiàn)不同申請人就同一設(shè)計方案或者技術(shù)方案先后提出申請的情況。所以公司在研發(fā)的各個階段，都應(yīng)做好識別、預(yù)防和規(guī)避可能的專利侵權(quán)風險。本文認為專利檢索大致可以分為幾個階段，一是項目開始前的專利檢索，分析市場發(fā)展趨勢，明確市場定位，避開現(xiàn)有專利的保護范圍，避免重復研究開發(fā)和有限技術(shù)資源的浪費。二是項目定型前，此時項目的初級研發(fā)已經(jīng)完成，處于項目實際投入資本階段，此時進行專利檢索，可以避免投入的損失。三是產(chǎn)品市場發(fā)布前，產(chǎn)品一旦市場發(fā)布，就會面臨侵權(quán)的風險，所以在市場發(fā)布前再次進行一次檢索，可以大大降低侵權(quán)的幾率，造成不可挽回的損失。所以在項目研發(fā)過程中一次檢索是不能一勞永逸的，要根據(jù)項目的長短確定專利檢索的次數(shù)，從而降低侵權(quán)的風險。

誤區(qū)3：產(chǎn)品不直接出口就不需要檢索國外專利

眾所周知專利保護是具有地域性的，地域性是專利保護最重要的特質(zhì)之前，是指一個國家或一個地區(qū)所授予的專利保護權(quán)僅在該國或地區(qū)的范圍內(nèi)有效，除此之外的國家和地區(qū)不發(fā)生法律效力、專利權(quán)是不被認可的，這一點很多人都已經(jīng)知道了，所以很多人就會認為只要我的產(chǎn)品不出口就不會涉及侵犯國外的專利，只檢索中國國內(nèi)的專利就可以了，其實不然，我們不僅要知道自己的產(chǎn)品銷往的國家，還要清楚客戶購買產(chǎn)品后會應(yīng)用在哪些國家，根據(jù)《專利法》第11條的規(guī)定，發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條中指出“將侵犯發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為;銷售該另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為。將侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，人民法院應(yīng)當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為，但侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品在該另一產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能的除外?！彼詫＠謾?quán)行為不僅指制造、許諾銷售、銷售、進口該專利產(chǎn)品的行為，還涉及使用該專利產(chǎn)品的行為，所以專利檢索不僅涉及產(chǎn)品本身銷售的國家，還要涉及產(chǎn)品應(yīng)用到的客戶產(chǎn)品銷售的國家，不同國家的專利法制度有所不同，進行專利檢索，要在開發(fā)前期確定產(chǎn)品擬上市的國家和地區(qū)，這里的國家和地區(qū)不僅指自己的產(chǎn)品出口的國家和地區(qū)，還要考慮客戶產(chǎn)品應(yīng)用的國家和地區(qū)。

誤區(qū)4：我是自主研發(fā)的產(chǎn)品，沒有抄襲，我根本不知道有這樣的專利，所以不侵權(quán)

這種說法是不完全正確的，可以分為兩種情況：一是在先自主研發(fā)，也稱先用權(quán)，指在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備，并且在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，行為人對于該專利產(chǎn)品或?qū)＠椒ㄏ碛泻戏ǖ膶嵤?quán)。在先使用權(quán)見于我國專利法第六十三條的規(guī)定。在先使用權(quán)有很多的限制，首先在先使用權(quán)針對的是產(chǎn)品制造者，只能由自主研發(fā)人自己使用，而且只能在原有的生產(chǎn)產(chǎn)量和生產(chǎn)能力范圍內(nèi)，如果擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，也會構(gòu)成侵權(quán)。二是他人申請專利在先，自主研發(fā)在后的情況。專利在公開后人人都可以到網(wǎng)站上瀏覽，證明在研發(fā)過程中完全沒有接觸到已經(jīng)公開的專利技術(shù)是行不通的。所以如果專利權(quán)在先存在，在后實施的技術(shù)方案只要落入專利權(quán)利要求保護的范圍即認定為侵權(quán)，就要承擔侵權(quán)責任。所以有了創(chuàng)新技術(shù)一定要及時申請專利，在產(chǎn)品研發(fā)前和制造前都要先進行專利檢索，避免閉門造車，防止侵犯他人在先權(quán)利和避免資金的誤投入。

誤區(qū)5：OEM和ODM的專利侵權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)嫁給代工廠，如果侵權(quán)了和我們沒有關(guān)系

現(xiàn)在很多擁有優(yōu)勢品牌的廠商為了降低成本、搶占市場經(jīng)常采用OEM和ODM的運作模式，他們認為OEM和ODM侵權(quán)風險低很多，而且OEM和ODM的專利侵權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)嫁給代工廠，如果侵權(quán)了和他們也沒有關(guān)系。其實OEM和ODM還是有很大區(qū)別的。所謂的OEM就是品牌商提供產(chǎn)品的設(shè)計、參數(shù)等信息，尋找制造商幫忙加工的一種模式。ODM（Original Design Manufacture）的直譯是“原創(chuàng)設(shè)計制造商”，指制造商設(shè)計出其產(chǎn)品后，可能會被一些品牌方選中，要求配上各自的品牌名稱或者稍作改良來生產(chǎn)。ODM是由制造商自己提供新產(chǎn)品的設(shè)計，品牌商直接采用廠家的設(shè)計或者稍微修改設(shè)計后貼上自己的Logo直接銷售。OEM的研發(fā)在品牌商，在研發(fā)階段進行了專利檢索和專利侵權(quán)風險評估，所以侵權(quán)風險相對要小。對于ODM需要分幾種情況：一是代工廠擁有自主的有效知識產(chǎn)權(quán)，品牌商在與代工廠簽訂合同時往往要求代工廠把知識產(chǎn)權(quán)使用權(quán)授權(quán)給自己，但是代工廠往往不只給一家企業(yè)代工，如果沒有排他協(xié)議，代工廠還可以把該知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)給其他品牌商，從而加大競爭成本。甚至有的代工廠直接把知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給某個品牌商，知識產(chǎn)權(quán)就屬于另一個品牌商了，這時就會面臨侵權(quán)風險，所以在簽署代工合同時一定要在協(xié)議中明確知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬問題。如果代工廠自己銷售該產(chǎn)品，其價格明顯會占據(jù)優(yōu)勢，所謂的ODM模式可能吞掉品牌發(fā)展的紅利。二是如果代工廠沒有自主的有效知識產(chǎn)權(quán)，這種情況就相當危險了，一定要進行專利檢索和專利侵權(quán)評估以降低侵權(quán)風險。所以O(shè)DM和OEM切不可掉以輕心，需要加強侵權(quán)風險防范意識，充分審查代工廠所提供的產(chǎn)品是否涉及專利權(quán)，若涉及，應(yīng)仔細查詢所涉及的知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)情況，并要求代工廠提供相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)證明文件，并要求代工廠對專利的穩(wěn)定性進行評估，從而有針對性的提供解決方案，避免侵權(quán)。[1]

誤區(qū)6：判斷侵權(quán)是專利和專利的對比，產(chǎn)品和產(chǎn)品的對比

經(jīng)常聽到有人說：“我們的專利侵權(quán)嗎？”“我們的產(chǎn)品和他們的產(chǎn)品對比過了，不一樣，肯定不侵權(quán)呀！”

進行侵權(quán)判定，一般不是以專利產(chǎn)品與侵權(quán)物品直接進行侵權(quán)對比，專利產(chǎn)品可以用于幫助理解有關(guān)技術(shù)特征與技術(shù)方案。進行侵權(quán)判定，應(yīng)當以權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品的全部技術(shù)特征逐一進行對比。所以在判斷侵權(quán)時不是專利和專利的對比，也不是產(chǎn)品和產(chǎn)品的對比。判斷侵權(quán)應(yīng)該是產(chǎn)品和專利的對比。

誤區(qū)7：不應(yīng)用在產(chǎn)品上就不需要申請專利

老板：“你申請的這個專利應(yīng)用在哪個產(chǎn)品上？”

職員：“沒有，這只是我的一個設(shè)想?！?/p>

老板：“對不起，我沒有錢去保護不應(yīng)用在產(chǎn)品上的專利”

這樣的對話何其熟悉。老板不想把錢浪費在無價值的專利上，這種想法是對的，但是也不完全對。專利不應(yīng)用在產(chǎn)品上和無價值專利之間并不能劃上等號。有些大膽的設(shè)想雖然超前，目前看起來不可能實現(xiàn)，但是幾年后、十年后有可能就會成為現(xiàn)實。有些專利雖然不應(yīng)用在目前的產(chǎn)品上，但是可以阻斷競爭對手，或者可以將專利轉(zhuǎn)讓給他人以獲取收益。有些專利雖然不應(yīng)用在目前的產(chǎn)品上，但是幾年后，世界變化風云莫測，技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，當一個技術(shù)變革來臨的時候，如果不提前有技術(shù)儲備，有可能會輸在起跑線上。舉一個例子，曾有一家企業(yè)超前研發(fā)了一種技術(shù)，當時這種技術(shù)在行業(yè)內(nèi)還沒有開始應(yīng)用，中間因為某種原因，該技術(shù)被臨時中斷，當時的研發(fā)成果也因沒有應(yīng)用在產(chǎn)品上而未申請專利，過了幾年，這種技術(shù)開始發(fā)展起來，企業(yè)才又開始著手這方面的研究，但在進行專利檢索時發(fā)現(xiàn)這方面的技術(shù)已經(jīng)被專利層層的保護起來了，想要繞過這些基礎(chǔ)專利非常難。所以千萬不要為了眼前的利益而放棄申請專利。

以上總結(jié)的專利認識誤區(qū)是基于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護工作過程中的一些見解，希望幫助大家走出專利誤區(qū)，企業(yè)自身也要增強專利意識，避免走進專利誤區(qū)，利用法律最大限度保護自身的合法權(quán)益，使企業(yè)利益最大化。

參考文獻：

[1] 羊朵.ODM模式侵權(quán)爭議[J].法人，2016（4）.