劉淑均

防御商標(biāo)和聯(lián)合商標(biāo)在我國仍是學(xué)理概念，尚未得到法律的認(rèn)定。但在實(shí)踐中，進(jìn)行防御性商標(biāo)注冊的企業(yè)并不鮮見。

大白兔奶糖又在搞事情了！5月22日，繼與美加凈聯(lián)合推出奶糖味的潤唇膏之后，上海冠生園食品有限公司（下稱上海冠生園）再次跨界，與氣味圖書館聯(lián)合推出了大白兔奶糖味香水。據(jù)China IP記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大白兔奶糖香水一經(jīng)推出，短短幾天內(nèi)，天貓“氣味圖書館”旗艦店的銷量已經(jīng)達(dá)到了20000+件。

作為IP雜志記者，看到大白兔香水的推出不禁生疑，奶糖生產(chǎn)商做香水生意，商標(biāo)在香水類商品上核準(zhǔn)注冊了嗎？通過在國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局檢索平臺檢索，China IP記者發(fā)現(xiàn)，從商標(biāo)注冊類別來看，上海冠生園不僅在第三類（包括化妝品、香水等）商品上申請注冊了“大白兔”及類似商標(biāo)，該商標(biāo)的注冊甚至已經(jīng)覆蓋了商標(biāo)分類表的絕大多數(shù)類別;從商標(biāo)注冊時(shí)間來看，自我國第一版《商標(biāo)法》（1983年版）開始施行，上海冠生園就著手進(jìn)行“大白兔”及類似商標(biāo)的注冊。除了對主商標(biāo)進(jìn)行多類別保護(hù)，上海冠生園還注冊了“大黑兔”“大花兔”“大灰兔”“大紅兔”“金兔”“銀兔”等多個(gè)商標(biāo)，幾乎把所有兔子“一網(wǎng)打盡”，這家國民奶糖生產(chǎn)商對商標(biāo)的重視程度簡直超乎想象。

上海冠生園這種商標(biāo)注冊方式，被稱作“防御性商標(biāo)注冊”。防御性商標(biāo)分為聯(lián)合商標(biāo)和防御商標(biāo)，聯(lián)合商標(biāo)是指同一民事主體在相同或類似的商品上注冊多個(gè)近似商標(biāo)，防御商標(biāo)是指同一民事主體在相同或類似商品上注冊相同商標(biāo)。防御商標(biāo)和聯(lián)合商標(biāo)在我國仍是學(xué)理概念，尚未得到法律的認(rèn)定。但在實(shí)踐中，進(jìn)行防御性商標(biāo)注冊的企業(yè)并不鮮見，例如阿里巴巴集團(tuán)注冊了“阿里爸爸”“阿里媽媽”“阿里爺爺”“阿里奶奶”等“家族”商標(biāo);小米科技有限責(zé)任公司注冊了“桔米”“黃米”“綠米”“藍(lán)米”等多種“米”商標(biāo)。在各大企業(yè)紛紛“山寨”自家商標(biāo)的玩法背后，是前人因忽略防御性商標(biāo)注冊而掉過的“坑”。

經(jīng)典案例：忽視防御性商標(biāo)注冊之殤

（一）“伊利馬桶”案：你的牛奶，他的馬桶

1991年10月8日，伊利公司在牛奶等商品上注冊了“伊利”商標(biāo)，經(jīng)過多年的宣傳使用，該商標(biāo)于1999年被國家工商行政管理總局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。2000年6月2日，自然人尤成和在衛(wèi)生器械和設(shè)備等商品上申請注冊標(biāo)識為“伊利+圖形”組合商標(biāo)。也就是說，一旦核準(zhǔn)注冊，牛奶界的馳名商標(biāo)“伊利”可以被他人用在馬桶上……

伊利公司意識到這一后果的可怕之處，從2000年起開始了漫漫“護(hù)標(biāo)”之路，從向商標(biāo)局提出異議到行政訴訟二審，窮盡了整個(gè)商標(biāo)注冊程序。2009年，北京市高級人民法院以“‘伊利+圖形'組合商標(biāo)會減弱‘伊利作為馳名商標(biāo)的顯著性”為由，最終判決撤銷商標(biāo)評審委員會“核準(zhǔn)注冊”的裁定，“伊利”商標(biāo)逃過被“馬桶”淡化的命運(yùn)。雖然伊利公司維權(quán)成功，但“殺敵一千，自損八百”，九年的維權(quán)之路，付出的維權(quán)成本可想而知。此案凸顯了防御商標(biāo)注冊的重要性，即同一商標(biāo)的多類別注冊非常有利于對主營業(yè)務(wù)的品牌保護(hù)。

（二）“泡椒鳳爪”案：被迫更名，烏龍纏身

2019年5月8日，有友食品股份有限公司（下稱有友食品）在上海證券交易所成功上市。泡椒鳳爪是有友食品的主導(dǎo)產(chǎn)品，據(jù)報(bào)道，2016-2018年在同類產(chǎn)品市場上的銷售占比均超過75%，該公司因此被戲稱為“鳳爪一哥”。然而，在商標(biāo)問題上，“鳳爪一哥”也曾遭遇滑鐵盧。1997年，有友食品在第29類（加工過的肉、食物蛋白等）、第42類（餐館、咖啡館等）商品上核準(zhǔn)注冊使用“有友”商標(biāo)。2004年，有友食品通過申請，又被核準(zhǔn)在第29類（不包括肉類）商品上使用“YOYO”商標(biāo)。多年來，有友食品一直在泡椒鳳爪等商品上使用“有友”、“Y0Y0”商標(biāo)。

2006年，有友食品想在第29類肉食類商品上注冊“YOYO”商標(biāo)，卻發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)已經(jīng)被一家臺灣公司搶注。這意味著有友食品可以在第29類素食類商品上使用“YOYO”商標(biāo)，而其主導(dǎo)產(chǎn)品“泡椒鳳爪”卻不能再使用了，因此該公司只能使用新的英文商標(biāo)“YUYU”。新商標(biāo)推出使用后，“泡椒鳳爪”一度遭到消費(fèi)者的質(zhì)疑，以為該商品是仿冒品，商家和生產(chǎn)商收到大量投訴。據(jù)報(bào)道，有友食品董事長兼總經(jīng)理鹿有忠在接受采訪時(shí)透露，“考慮到向臺灣公司買回商標(biāo)可能會付出高昂代價(jià)，公司最終棄用‘YOYO商標(biāo)，全面啟用‘YUYU，以此徹底解決目前容易混淆的局面。”

有友食品在成立之初對商標(biāo)申請缺乏前瞻性，忽略了主商標(biāo)“有友”的聯(lián)合商標(biāo)和防御商標(biāo)的注冊，同時(shí)又使用他人的商標(biāo)并進(jìn)行大肆宣傳，最終導(dǎo)致多年培育的品牌成果“付之東流”，不得不重新建立新的商標(biāo)品牌。

（三）“阿迪王”案：李逵與李鬼和解

成立于2006年的阿迪王公司是外貿(mào)代工出身，因其旗下主打的“阿迪王”商標(biāo)、標(biāo)志與國際知名運(yùn)動(dòng)品牌“阿迪達(dá)斯”酷似，由一家名不見經(jīng)傳的小鞋廠搖身一變?yōu)槿珖忻摹吧秸踝印?。即便是頂著“山寨”這頂帽子，阿迪王公司也試圖進(jìn)一步打開市場——成為倫敦奧運(yùn)會的贊助商、在湖南衛(wèi)視投放廣告、進(jìn)軍NBA等，并為此進(jìn)行了一系列宣傳活動(dòng)，在三四線城市迅速發(fā)展市場。據(jù)報(bào)道，截至2012年底，阿迪王公司的年利潤已經(jīng)破億元，這個(gè)“山寨王子”在短短幾年內(nèi)賺了個(gè)盆滿缽滿。

實(shí)際上，2006年，“阿迪王”商標(biāo)被申請注冊時(shí)，最初的申請人并不是阿迪王公司，直至2008年，尚處于申請中的“阿迪王”商標(biāo)才被轉(zhuǎn)讓至阿迪王公司名下。阿迪達(dá)斯公司作為正主，自然不能坐視這一“山寨”商標(biāo)申請注冊，并在法定期限內(nèi)向商標(biāo)局提出商標(biāo)異議申請，但被商標(biāo)局駁回，后向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審，亦被駁回。2012年，阿迪達(dá)斯公司提起行政訴訟，該案最終以阿迪王公司向商標(biāo)局提出撤回“阿迪王”商標(biāo)注冊申請而告終。據(jù)報(bào)道，之所以出現(xiàn)這一結(jié)果，是因?yàn)榘⒌线_(dá)斯公司與阿迪王公司在審理進(jìn)行過程中達(dá)成了和解協(xié)議。阿迪王公司將不再使用“阿迪王”中文商標(biāo)及相關(guān)標(biāo)志，取而代之的是英文標(biāo)識“ADIVON”。

兩個(gè)公司持續(xù)多年的恩怨，最終以和解落幕，但整體來看，阿迪達(dá)斯公司還是受損失的一方。近年來，“傍名牌”的搶注現(xiàn)象愈演愈烈，忽視防御性商標(biāo)的注冊，往往意味著市場份額的損失。從該案來看，阿迪達(dá)斯公司作為“李逵”幾乎完全沒有打擊到“李鬼”，相反，在糾紛背后，阿迪王公司逐漸樹立起了自身品牌，為其后續(xù)發(fā)展做好了鋪墊。

實(shí)踐中，類似案件不在少數(shù)。例如，頂級汽車品牌“勞斯萊斯”也曾遭到馬桶生產(chǎn)企業(yè)的覬覦，企圖將“勞斯萊斯”的類似商標(biāo)注冊在相關(guān)產(chǎn)品上;江蘇省紅太陽食品有限公司起初只注冊了蛋品類的“紅太陽”商標(biāo)，后被其他企業(yè)搶注了“紅太陽”風(fēng)鵝、琵琶鴨等類別的商標(biāo)，致使紅太陽公司出品的風(fēng)鵝、琵琶鴨只能使用“紅洲牌”商標(biāo);騰訊因?yàn)楹鲆暳恕癚Q”商標(biāo)的全類注冊，想要發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)相關(guān)商品上的“QQ”商標(biāo)已經(jīng)歸了奇瑞公司……由上述案例可見，防御性商標(biāo)的注冊在商標(biāo)反淡化、商標(biāo)維權(quán)以及品牌延伸發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用，其對企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性作用不容忽視。

專家解讀：防御性商標(biāo)注冊存續(xù)的法律問題

（一）防御性商標(biāo)是否適用“惡意注冊”條款

企業(yè)認(rèn)識到防御性商標(biāo)的重要性，但作為實(shí)現(xiàn)商標(biāo)禁用權(quán)的有效途徑，此類商標(biāo)“不以使用為目的”的特性使得其在商標(biāo)注冊中受到挑戰(zhàn)。

2019年4月23日，第十三屆全國人大常委會第十次會議通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國建筑法〉等八部法律的決定》，其中對《中華人民共和國商標(biāo)法》的6個(gè)法條作了修改。這是繼2013年8月30日第三次修改后，對《商標(biāo)法》進(jìn)行的第四次修改，修改條款自2019年11月1日起施行。此次修改增加了規(guī)制商標(biāo)惡意注冊的內(nèi)容，在第四條第一款增加“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定。防御性商標(biāo)在企業(yè)發(fā)展的過程中是因禁止他人侵權(quán)、搭便車等目的而存在，這與注冊商標(biāo)的“使用義務(wù)”似乎背道而馳。那么，防御性商標(biāo)的注冊行為是否落入了“惡意注冊”的規(guī)制范疇呢？為此，ChinaIP記者采訪了上海大學(xué)法學(xué)院副教授、知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長袁真富副博士。

袁真富從立法原意出發(fā)，解讀“惡意注冊”條款立法目的。國家知識產(chǎn)權(quán)局在20 19年5月9日發(fā)布的《商標(biāo)法修改相關(guān)問題解讀》—文中明確表示，“在囤積注冊行為的規(guī)制方面，法律中僅有原則性規(guī)定，缺乏直接的、明確的、可操作性的條款，導(dǎo)致實(shí)際操作中打擊力度不夠。本次修改是從源頭上制止惡意申請注冊行為，使商標(biāo)申請注冊回歸以使用為目的的制度本源?！睋?jù)此，袁真富表示，“可以確信，《商標(biāo)法》第四條中規(guī)定的‘不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，初衷主要是精準(zhǔn)打擊惡意囤積的商標(biāo)申請行為。事實(shí)上，從新《商標(biāo)法》第四條‘惡意的限定來看，可以認(rèn)為，類似防御性商標(biāo)的注冊申請，不在第四條前述規(guī)定所規(guī)制的范圍內(nèi)。企業(yè)為有效保護(hù)商標(biāo)尤其是其核心商標(biāo)，而采取防御性的商標(biāo)申請，屬于國際上通行的策略性措施，不應(yīng)受到不合理的抑制。”

但是，在袁真富看來，如何區(qū)分防御性商標(biāo)申請和惡意商標(biāo)申請，有時(shí)并不是那么容易，特別是在商標(biāo)申請的初審階段。他指出：“即使是防御性商標(biāo)申請，理論上也應(yīng)當(dāng)有一個(gè)數(shù)量的管控，如果申請數(shù)量龐大到天量，似乎也超出了防御目的。如何合理地結(jié)合申請人自身的經(jīng)營狀況和相關(guān)的行為等因素，來判斷是否屬于商標(biāo)惡意申請，仍然有待于未來在《關(guān)于規(guī)范商標(biāo)申請注冊行為的若干規(guī)定》中加以明確規(guī)范，尤其是結(jié)合審查實(shí)務(wù)和司法實(shí)踐進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)?！?/p>

（二）防御性商標(biāo)如何避免“撤三”風(fēng)險(xiǎn)

闖過了商標(biāo)注冊這一關(guān)，防御性商標(biāo)依然面臨著被撤銷的威脅。我國《商標(biāo)法》四十九條第二款規(guī)定，“注冊商標(biāo)……沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)?！薄俺啡贫取笔乔謇黹e置商標(biāo)資源的有效手段，但同時(shí)也是防御性商標(biāo)的“天敵”。實(shí)踐中，申請人往往出于保護(hù)目的申請大量防御性商標(biāo)，但并未投入使用。當(dāng)他人以“連續(xù)三年停止使用”為由提起撤銷時(shí)，此類商標(biāo)因未“使用”往往面臨被撤銷的結(jié)局。

在金仲能訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會撤銷復(fù)審行政糾紛案中，法院并未采納拉科斯特公司提交的證據(jù)材料（包括在指定期間內(nèi)將涉案商標(biāo)使用于雜志、包裝盒等材料），以“連續(xù)三年停止使用”為由，撤銷商標(biāo)評審委員會的復(fù)審裁定，導(dǎo)致拉科斯特公司在第16類商品上注冊的“鱷魚”商標(biāo)最終被撤銷。該案是防御商標(biāo)遭遇“撤三”的典型案例，判決反映了法院對于“商標(biāo)使用”認(rèn)定的嚴(yán)格態(tài)度。這個(gè)案例是否表明防御性商標(biāo)在“撤三”制度之下就毫無生存空間呢？現(xiàn)實(shí)倒也不是如此悲觀，北京萬慧達(dá)（上海）律師事務(wù)所合伙人梁思思博士接受了China IP記者的采訪，在防御性商標(biāo)避免被“撤三”這個(gè)問題上為企業(yè)支招。

梁思思承認(rèn)，防御性商標(biāo)的注冊目的在于“防御”，使用頻率較低，遭遇“撤三”的風(fēng)險(xiǎn)較大。但她認(rèn)為，這一風(fēng)險(xiǎn)可以避免，并向China IP記者介紹了三種方式：“第一，商標(biāo)在贈品上的使用屬于

（商標(biāo)使用、企業(yè)可以在經(jīng)營主營商品的同時(shí)，將帶有防御性商標(biāo)的商品授權(quán)給具有生產(chǎn)能力的企業(yè)加工，在銷售主營商品時(shí)，其他商品作為贈品一同銷售。第二，商標(biāo)注冊人在其慶典活動(dòng)上的贈品或紀(jì)念品上使用商標(biāo)，也是一種被視為面向廣大消費(fèi)者的‘商標(biāo)使用、在國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司訴江西恒大高新技術(shù)股份有限公司撤銷復(fù)審行政糾紛一案中，法院采納了這一觀點(diǎn)。第三，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》規(guī)定，商標(biāo)權(quán)人自行使用、他人經(jīng)許可使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定為《商標(biāo)法》第四十九條第二款所稱的使用。因此，將防御性商標(biāo)許可給其他主體使用，符合‘商標(biāo)使用的情形?！?/p>

此外，梁思思強(qiáng)調(diào)，“在防御性商標(biāo)的使用過程中，一定要注意證據(jù)的保存。商標(biāo)局發(fā)布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定了‘商標(biāo)使用在指定商品/服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式，企業(yè)可依據(jù)自身情形結(jié)合該規(guī)定，對防御性商標(biāo)進(jìn)行‘商標(biāo)使用?！?/p>