馮志慧

商標作為企業(yè)無形資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)品牌的象征，是企業(yè)商譽累積的媒介。本文筆者通過實際案例分析，對企業(yè)商標申請、使用、管理等實務(wù)提出了自己的理解與看法。

一、案例

案例一：

案情簡介：

久邦計算機技術(shù)（廣州）有限公司于2004年11月30日向國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱“商標局”）申請注冊“3G門戶”商標，類別為第42類，計算機用戶間交換數(shù)據(jù)提供連接服務(wù)等，2007年12月19日被商標局初審駁回，久邦公司即申請復(fù)審，并提供證據(jù)證明“3G門戶”商標經(jīng)過該公司常年使用，已經(jīng)具有了顯著的識別性，應(yīng)當核準加以保護。而商評委則認為，此商標名稱直接表明了服務(wù)內(nèi)在的技術(shù)特點，難以起到區(qū)分商品來源的作用，缺乏顯著性，因此于2008年10月20日作出復(fù)審決定，駁回該商標注冊申請，久邦公司遂向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，一審判決維持原商標駁回復(fù)審決定。

此外，久邦公司于2005-2006年多次以圖形化“3G”（? ?）向商標局提出申請，均被駁回。

案例分析：

“3G門戶”作為宣傳語簡單易記，久邦公司采用“3G門戶”進行廣告宣傳，產(chǎn)生了一定的影響，獲得了一定的市場，但對于久邦公司而言，“3G門戶”不一定是一個很好的商標申請選擇。

首先，“3G門戶”明顯欠缺顯著性，商標注冊風(fēng)險較高。而且商標申請時間較長，久邦公司從2004年11月申請商標注冊，到2009年8月一審判決，歷時近5年，仍未能獲得商標注冊。其運營了5年的“3G門戶網(wǎng)”未能獲得商標保護，浪費了成本，而且無法防止他人在相同或近似領(lǐng)域使用與“3G門戶”相同或近似的宣傳用語。雖然，久邦公司也考慮采用圖形化商標提高顯著性，但均因“3G門戶”自身的特殊性而以失敗告終。

其次，“3G門戶”是“3G”和“門戶”的組合詞，其中，“3G”是第三代無線技術(shù)的縮寫，屬于通用技術(shù)詞匯，“門戶”是用戶接觸網(wǎng)絡(luò)的入口，也屬于公有領(lǐng)域名詞，即使兩個詞的組合變成了注冊商標，其排他性也大大減弱，其并不能防止他人在相同或近似領(lǐng)域使用“3G”或“門戶”，因此，即便該商標注冊成功，其商標專用權(quán)的范圍也將大大縮小。

案例二：

案情簡介：

美國暴雪娛樂有限公司于2003年3月21日向我國工商總局申請，將“STARCRAFT：GHOST”注冊為電子競技服務(wù)等項目的商標（注冊號3494912），結(jié)果被駁回，其提出商標復(fù)審，又被駁回，商標評審委員會的駁回理由是，“STARCRAFT：GHOST”屬于易產(chǎn)生不良影響的詞匯，有“占星術(shù)”和“幽靈”的含義，屬于有違社會主義道德風(fēng)尚的封建迷信。為此，暴雪娛樂有限公司又提起了行政訴訟，暴雪娛樂有限公司認為，其注冊該商標是為了在戰(zhàn)網(wǎng)上提供相關(guān)信息和游戲服務(wù)，與迷信無關(guān)，不會產(chǎn)生不良影響。而且該公司已經(jīng)在第9類商品“計算機游戲軟件”上注冊了“STARCRAFT：GHOST”商標（注冊號3494904），說明該商標具有可注冊性，并提交了大量從百度、谷歌搜索到的網(wǎng)頁，用以證明“STARCRAFT：GHOST”翻譯為《星際爭霸：幽靈》，只是游戲名稱，和封建迷信無關(guān)。但2009年2月，其行政訴訟一審法院維持原商標駁回復(fù)審決定。

在復(fù)審期間，暴雪娛樂有限公司再次以圖形化“STARCRAFT：GHOST”（）提出商標注冊申請，并獲得了注冊。

案例分析：

暴雪娛樂公司的商標申請策略值得學(xué)習(xí)。

首先，暴雪娛樂作為美國公司，其在中國申請注冊了很多商標，對于“星際爭霸”、“魔獸世界”等火爆游戲，均申請注冊了中英文商標?！癝TARCRAFT：GHOST”是“星際爭霸：幽靈”的英文翻譯，而“星際爭霸：幽靈”商標在2009年5月21日核準注冊。

其次，暴雪娛樂公司注重替代方案的設(shè)計，在英文商標“STARCRAFT：GHOST”被駁回后，其以圖形化商標再次提出申請，并獲得了注冊。

第三，暴雪娛樂公司重視儲備性商標注冊。經(jīng)檢索，暴雪娛樂公司不僅在第9類（游戲軟件等）、第28類（游戲機等）以及第41類（在線游戲等）申請商標注冊，而且還在其他一些和其游戲產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的類別注冊了商標。例如，“”商標，暴雪娛樂公司在第6類（金屬鑰匙鏈等）、第14類（手鐲等）、第16類（游戲操作手冊等）、第25類（無檐帽等）等14個類別進行了注冊。仔細分析后可以發(fā)現(xiàn)，暴雪娛樂公司的擴類注冊并非盲目進行，而是選擇一些與商標性質(zhì)有關(guān)的周邊產(chǎn)品或服務(wù)，有的放矢。

案例三：

案情簡介：

2000年3月31日，中山市南區(qū)百鳥歸巢火鍋美食店在第42類餐館等服務(wù)上申請注冊商標“灣仔碼頭”（注冊號1591629），并于2001年6月21日核準注冊。2008年6月4日，百鳥歸巢火鍋美食店與自然人成超簽訂商標轉(zhuǎn)讓合同，經(jīng)商標局核準，該商標2009年8月13日轉(zhuǎn)讓給成超。2009年8月21日，通用磨坊食品亞洲有限公司（以下簡稱“通用磨坊公司”）對該注冊商標以三年不使用（2006年8月21日至2009年8月20日期間）為由，申請撤銷涉案商標。商標局支持了該撤銷申請。成超提起商標撤銷復(fù)審，商評委維持了商標局的撤銷決定。成超不服，提起行政訴訟。一審法院經(jīng)審理，推翻了商標局及商評委的決定，認為成超對商標進行了真實的商業(yè)使用。通用磨坊公司不服，向北京市高級人民法院提起上訴。

二審中，通用磨坊公司主張，被上訴人成超提供的使用證據(jù)絕大部分為單次、象征性的證據(jù)，有的證據(jù)甚至前后矛盾，純粹是為了應(yīng)對案件而專門偽造，加之成超抄襲并摹仿知名品牌申請的商標多達五十余件，此種批量注冊謀取利益的行為完全不符合誠實信用原則，相關(guān)商標的真實使用意圖也是不存在的。北高院經(jīng)過審理，于2014年12月19日作出（2014）高行終字第1934號判決。判決認為，原商標權(quán)利人與成超簽訂商標轉(zhuǎn)讓合同，該合同約定從合同簽署之日起，成超就獨自擁有商標的所有權(quán)和使用權(quán)。雖然在2008年6月4日至2009年8月12日期間成超尚不享有商標專用權(quán)，但是其依據(jù)商標轉(zhuǎn)讓合同的約定對涉案商標自行使用或許可他人使用的行為，并未違背商標原權(quán)利人的意志。在這一點上，二審法院支持了一審法院的認定。但是，對于成超提交的使用證據(jù)能否證明該商標被“真實使用”的問題上，二審法院認為一審法院事實不清、適用法律錯誤，應(yīng)予撤銷。

成超不服二審判決，向最高人民法院提起再審，最高院經(jīng)過審理，于2015年12月2日作出（2015）知行字第181號行政裁定書。最高院認為，成超提交的關(guān)于復(fù)審商標在法定期間內(nèi)以廣告宣傳和許可他人使用的方式進行了真實的商業(yè)使用的證據(jù)并不能佐證其主張，無有效證據(jù)證明復(fù)審商標在核定使用的服務(wù)上進行了實際使用。最高院因此駁回了成超的再審申請。

案例分析：

成超在訴訟程序中提交的商標使用證據(jù)包括：其與某文化傳媒公司簽訂的《廣告代理合同》、《廣告協(xié)議》及其用于佐證履行情況的發(fā)票;《姑蘇晚報》有關(guān)灣仔碼頭小吃部的招商廣告;其與某公司食堂簽訂的合作合同及其用于佐證履行情況的送貨單、相關(guān)照片;經(jīng)公證的《商標許可使用合同》;《數(shù)碼噴繪制作合同單》及條幅廣告照片;其與某茶餐廳簽訂的《商標合作協(xié)議》;記載有“灣仔碼頭小吃部”的行政處罰決定等。

二審法院在審查涉案商標使用證據(jù)時，不僅考慮了證據(jù)鏈的完整性，而且考慮了證據(jù)對商標“使用”的支持力度。例如，二審法院認為，《廣告代理合同》、《廣告協(xié)議》及其用于佐證履行情況的發(fā)票構(gòu)成了完整證據(jù)鏈，但其只能證明“灣仔碼頭”小吃部刊登了招商廣告，并不能證明該小吃部實際經(jīng)營，即并不能支持涉案商標進行了實際使用;而《商標許可使用合同》單獨并不能證明合同履行情況。二審法院特別針對象征性使用證據(jù)表明了態(tài)度，認為僅為維持商標注冊的單次、象征性的使用不屬于處于真實商業(yè)目的而進行的商標使用。

最高院在再審中指出，商標的使用，不僅包括商標權(quán)人自用，也包括許可他人使用以及其他不違背商標權(quán)人意志的使用。沒有實際使用注冊商標，僅有轉(zhuǎn)讓、許可行為，或者僅有商標注冊信息的公布或者對其注冊商標享有專有權(quán)的聲明等，不能認定為商標使用。判斷商標是否實際使用，需要判斷商標注冊人是否有真實的使用意圖和實際的使用行為，僅為維持注冊商標的存在而進行的象征性使用，不構(gòu)成商標的實際使用。

二、對企業(yè)的啟示

商標作為區(qū)別商品或服務(wù)來源的標記，是企業(yè)品牌的象征，是企業(yè)商譽累積的媒介。商標戰(zhàn)略與品牌戰(zhàn)略應(yīng)整合歸一，并重視商標注冊與日常商標管理工作。

基于上述案例，現(xiàn)針對企業(yè)商標注冊及使用提出以下建議：

（一）商標布局應(yīng)提前。在產(chǎn)品創(chuàng)意之初，應(yīng)及時對產(chǎn)品名稱進行商標注冊，以免商標注冊失敗造成的推廣運營成本的浪費，此外，還可能因更換產(chǎn)品名稱造成市場損失。

（二）商標應(yīng)具有顯著性。商標的主要作用是區(qū)分和標識商品/服務(wù)來源，顯著性是其最基本的要求。企業(yè)在進行商標設(shè)計時，應(yīng)首先關(guān)注其顯著性，在具備顯著性的基礎(chǔ)上，選擇簡單易記易推廣的商標進行注冊。

（三）適當設(shè)計備選商標。商標注冊周期較長，且存在注冊失敗的風(fēng)險，對核心產(chǎn)品可適當設(shè)計備選商標，以避免商標注冊失敗給產(chǎn)品推廣造成不利影響。

（四）對重要商標進行防御商標注冊。根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及商標特性，適當外延商標注冊領(lǐng)域，不僅可以為公司業(yè)務(wù)延展做準備，而且可以防止他人在相關(guān)領(lǐng)域注冊相同或類似商標“搭便車”。

（五）重視商標使用證據(jù)的保留。根據(jù)《商標法》第四十九條的規(guī)定，注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。公司應(yīng)重視注冊商標使用證據(jù)的保留，包括但不限于：商品買賣合同/服務(wù)合同、商標許可使用合同、以及相應(yīng)的發(fā)票/收據(jù);商品/服務(wù)廣告宣傳相關(guān)材料;展覽會/博覽會上使用商標的相關(guān)證明材料;服務(wù)手冊/產(chǎn)品手冊上的商標使用;等等。證據(jù)不僅應(yīng)顯示注冊商標，而且應(yīng)形成完整證據(jù)鏈證明該注冊商標在確定的時間、確定的領(lǐng)域（核準使用的領(lǐng)域）進行了實際使用。（作者單位：北京思源理想控股集團有限公司）