伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，越來越多的商標(biāo)影響突破國界，日益增多的惡意搶注行為對(duì)健康良好商標(biāo)秩序的負(fù)面作用也更加凸顯

2018年3月，南通百泰生物科技有限公司收到了北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的一審判決，這場肇始于2009年的“誰的推特”之爭，歷經(jīng)九年，由推特公司取得了初步勝利。但這并非最終結(jié)局，由于南通百泰生物科技有限公司已對(duì)一審判決提起上訴，最終的結(jié)果仍有待揭曉。

“推特”案是繼“偉哥”“陸虎”“拉菲”等案之后，關(guān)于外文商標(biāo)俗稱保護(hù)的最新案例，“推特”案與此前類案相比各有相似之處，又各有所不同，作為一個(gè)沒有先例的孤例，“推特”案的走向決定了外文商標(biāo)保護(hù)路徑與裁判規(guī)則的變遷及其方向。

近年來，與之相關(guān)的案件已有不少，筆者在此針對(duì)數(shù)起案件加以分析。

從“偉哥”案談外文商標(biāo)俗稱保護(hù)的核心問題

所謂外文商標(biāo)俗稱，是指外文商標(biāo)在進(jìn)入中國市場前已經(jīng)被中國媒體或公眾翻譯為中文，并較為普遍地使用，而外文商標(biāo)所有人并沒有主動(dòng)使用該中文名稱。比如“推特”是中國媒體對(duì)“TWITTER”的俗稱，“偉哥”是中國媒體對(duì)藥品“VIAGRA”的俗稱、“陸虎”是中國媒體對(duì)越野汽車品牌“LAND ROVER”的俗稱，但是這些外文商標(biāo)權(quán)利人對(duì)各自品牌的翻譯卻是“特維特”“萬艾可”以及“路華”。

外文商標(biāo)俗稱保護(hù)的核心問題是媒體或公眾的宣傳報(bào)道（學(xué)界討論時(shí)稱之為“被動(dòng)使用”）是否構(gòu)成我國商標(biāo)意義上的使用，《商標(biāo)法》第48條規(guī)定：“商標(biāo)意義上的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。”該條所規(guī)定的對(duì)商標(biāo)的主動(dòng)使用是商標(biāo)所有人享有商標(biāo)權(quán)益的基礎(chǔ)，被動(dòng)使用能否構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用決定了商標(biāo)所有人對(duì)商標(biāo)俗稱是否享有權(quán)利、享有何種權(quán)利以及通過何種途徑予以保護(hù)。

“偉哥”案是關(guān)于外文商標(biāo)中文俗稱保護(hù)最知名的早期案例，輝瑞有限公司（以下簡稱“輝瑞公司”）于1997年在中國注冊(cè)了 “VIAGRA”商標(biāo)，用于其研發(fā)的一款用于治療男性勃起障礙的藥品，該款藥品于2000年6月正式在中國推出。1998年7月24日輝瑞公司申請(qǐng)注冊(cè)中文商標(biāo)“萬艾可”，作為“VIAGRA”的官方譯名，就在輝瑞公司申請(qǐng)注冊(cè)“萬艾可”商標(biāo)一個(gè)月前，“偉哥”商標(biāo)被深圳一家企業(yè)搶注成功，該商標(biāo)后被轉(zhuǎn)讓給廣州威爾曼藥業(yè)有限公司（以下簡稱“威爾曼公司”）。

輝瑞公司于2006年向北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡稱“北京一中院”）起訴威爾曼公司等被告，請(qǐng)求法院依據(jù)《商標(biāo)法》第13條第1款（現(xiàn)行《商標(biāo)法》第13條第2款）確認(rèn)“偉哥”為輝瑞公司未注冊(cè)馳名商標(biāo)，北京一中院一審駁回了輝瑞公司的訴訟請(qǐng)求，該案一直打到最高人民法院（以下簡稱“最高院”）。

最高院于2009年6月24日駁回輝瑞公司再審申請(qǐng)。在判決理由部分，最高院指出：媒體報(bào)道并非輝瑞公司對(duì)自己商標(biāo)的宣傳，輝瑞公司也明確聲明“萬艾可”為其正式商品名，并承認(rèn)其在中國內(nèi)地未使用過“偉哥”商標(biāo)，故輝瑞公司所提供的證據(jù)（主要為媒體報(bào)道）不足以證明“偉哥”為未注冊(cè)商標(biāo)。

通過本判決，最高院明確了被動(dòng)使用不構(gòu)成我國商標(biāo)意義上的使用。

“陸虎”案對(duì)“被動(dòng)使用”理解上的突破

“偉哥”一役是搶注人的徹底勝利，隨后的“陸虎”案中，外文商標(biāo)權(quán)利人路華公司依據(jù)《商標(biāo)法》第31條（現(xiàn)行《商標(biāo)法》第32條）規(guī)定的“以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)為由”主張權(quán)利。

1999年11月10日，吉利集團(tuán)有限公司（以下簡稱“吉利公司”）申請(qǐng)注冊(cè)“陸虎”商標(biāo)，并于2001年3月成功獲批，當(dāng)時(shí)路華公司尚未進(jìn)入中國市場。2004年4月16日，路華公司向國家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡稱“商評(píng)委”）提出申請(qǐng)，要求撤銷“陸虎”商標(biāo)；2010年7月19日，商評(píng)委裁定維持了吉利公司擁有“陸虎”商標(biāo)的現(xiàn)狀。

路華公司遂向北京一中院提起行政訴訟，以吉利公司以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)為由，請(qǐng)求法院撤銷商評(píng)委的裁定，并責(zé)令其重新裁定?！瓣懟ⅰ卑附?jīng)歷了兩審程序，二審判決由北京市高級(jí)人民法院（以下簡稱“北京高院”）于2011年9月29日做出，兩級(jí)法院均支持了路華公司的訴訟請(qǐng)求。

北京高院在二審判決中指出：從媒體對(duì)寶馬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（“LAND ROVER”當(dāng)時(shí)的商標(biāo)權(quán)人）的采訪文章中可以看出，寶馬公司明確以中文“陸虎”對(duì)其“LAND ROVER”越野車進(jìn)行指代，屬于對(duì)“陸虎”商標(biāo)的主動(dòng)使用行為。

“陸虎”一案確認(rèn)了一個(gè)規(guī)則：媒體報(bào)道雖然本身不構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用，但是如果外文商標(biāo)權(quán)利人在接受媒體采訪時(shí)，認(rèn)可媒體對(duì)商標(biāo)俗稱的使用，則可視為外文商標(biāo)權(quán)利人對(duì)相關(guān)俗稱進(jìn)行了主動(dòng)使用。

“索愛”“廣本”案引入企業(yè)名稱簡稱權(quán)

路華公司的勝訴，有一定的偶然性，即接受了媒體采訪并對(duì)媒體用“陸虎”指代“LAND ROVER”予以認(rèn)可。“索愛”和“廣本”案并不具備這樣的條件，但這兩個(gè)案件又有一定的特殊性，為外文商標(biāo)權(quán)利人提供了另一種保護(hù)思路。

“索愛”“廣本”分別與索尼愛立信移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國）有限公司（以下簡稱“索尼愛立信公司”）、廣汽本田汽車有限公司（以下簡稱“廣汽本田”）形成了簡稱與全稱的對(duì)應(yīng)關(guān)系，所以兩案最終都以“企業(yè)名稱的簡稱權(quán)”作為保護(hù)路徑，對(duì)應(yīng)的法律依據(jù)是《商標(biāo)法》第31條（現(xiàn)行《商標(biāo)法》第32條）規(guī)定的“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，最高院認(rèn)為，企業(yè)名稱的簡稱屬于該條所說的在先權(quán)利。

“索愛”和“廣本”案均歷經(jīng)一審、二審以及再審。雖然再審都由最高院做出，但結(jié)果卻大相徑庭。最高院在“索愛”案中駁回了外文商標(biāo)權(quán)利人索尼愛立信公司的請(qǐng)求，理由為“在本案爭議商標(biāo)申請(qǐng)日前，索尼愛立信公司的相關(guān)手機(jī)均未在中國大陸生產(chǎn)和銷售，媒體的報(bào)道也不能證明索尼愛立信公司主動(dòng)將‘索愛’作為企業(yè)簡稱及其未注冊(cè)商標(biāo)的簡稱”。而在后來的“廣本”案中，最高院卻做出了有利于外文商標(biāo)權(quán)利人廣汽本田的判決。

最高院在“索愛”“廣本”案中的判決看似矛盾，其實(shí)有一致性。外文商標(biāo)權(quán)利人能否以企業(yè)簡稱權(quán)為由對(duì)抗?fàn)幾h商標(biāo)，關(guān)鍵在于兩點(diǎn)：1.外文商標(biāo)權(quán)利人在中國是否有實(shí)際生產(chǎn)和銷售；2.是否實(shí)際把爭議商標(biāo)作為企業(yè)簡稱加以使用。對(duì)于第2點(diǎn)，權(quán)利人主動(dòng)在媒體報(bào)道中使用爭議商標(biāo)指代企業(yè)視為實(shí)際使用?！八鲪邸卑钢?，索尼愛立信公司在第三人劉建佳申請(qǐng)注冊(cè)“索愛”商標(biāo)時(shí)，并未在中國生產(chǎn)和銷售其手機(jī)；而“廣本”案中，廣汽本田自1998年成立以來一直從事“本田”系列汽車的生產(chǎn)及銷售活動(dòng)，在相關(guān)報(bào)道中多次使用“廣本”指代其企業(yè)。

值得一提的是，最高院通過“索愛”案還明確了一個(gè)規(guī)則，即“無論是作為未注冊(cè)商標(biāo)的簡稱，還是作為企業(yè)名稱或知名商品特有名稱的簡稱，其受法律保護(hù)的前提是，對(duì)該標(biāo)識(shí)主張權(quán)利的人必須有實(shí)際使用該標(biāo)識(shí)的行為，且該標(biāo)識(shí)已能夠識(shí)別其商品來源”。

“拉菲”案以“近似商標(biāo)”作為裁判依據(jù)

拉菲羅斯柴爾德酒莊（以下簡稱“拉菲酒莊”）于1996年10月10日申請(qǐng)注冊(cè)“LAFITE”商標(biāo)，一年后被核準(zhǔn)；南京金色希望酒業(yè)有限公司（以下簡稱“金色希望公司”）于2005年4月1日申請(qǐng)注冊(cè)“拉菲莊園”商標(biāo)，后被核準(zhǔn)；2013年9月2日，經(jīng)拉菲酒莊申請(qǐng)，商評(píng)委裁定撤銷 “拉菲莊園”商標(biāo)，由此引發(fā)了系列商標(biāo)行政訴訟，即“拉菲”案。

“拉菲”案中，拉菲酒莊主張撤銷“拉菲莊園”商標(biāo)的理由有很多，包括“拉菲”為其未注冊(cè)馳名商標(biāo)、在先使用的企業(yè)名稱、在先使用并有一定影響的商標(biāo)等，其中被法院認(rèn)可的一條為“爭議商標(biāo)（‘拉菲莊園’）與引證商標(biāo)（‘LAFITE’）構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)”，該主張法律依據(jù)為《商標(biāo)法》第28條（現(xiàn)行《商標(biāo)法》第30條），即“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告”。

“拉菲”案歷經(jīng)一審、二審以及最高院的再審。2016年12月23日，最高院做出再審判決，認(rèn)定“爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或者類似商品上的近似商標(biāo)，其注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第28條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)予以撤銷”，理由為：本案現(xiàn)有證據(jù)足以證明“LAFITE”在訴爭爭議商標(biāo)申請(qǐng)日前在我國具有較高的知名度，為相關(guān)公眾所知悉，我國相關(guān)公眾通常以“拉菲”指“L AFITE”商標(biāo)，并且“拉菲”已經(jīng)與“LAFITE”商標(biāo)之間形成了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

應(yīng)注意的是，最高院從“本案現(xiàn)有證據(jù)”中確認(rèn)了兩個(gè)事實(shí)：一是拉菲酒莊的商品早在1999年就進(jìn)入中國市場，并具有較高知名；二是從拉菲酒莊及其銷售商對(duì)“拉菲”這一音譯的使用情況來看，至少在2003年起其已經(jīng)在相關(guān)銷售宣傳單上以“拉菲”指代“LAFITE”。因此“拉菲”案事實(shí)上已經(jīng)不是本文所討論的“外文商標(biāo)俗稱”保護(hù)問題，而是外文商標(biāo)權(quán)利人如何保護(hù)其在中國未注冊(cè)但卻實(shí)際主動(dòng)使用了的中文譯名的問題。

對(duì)于被動(dòng)使用問題，最高院在“拉菲”案中沒有任何突破。

“推特”案在裁判規(guī)則上的突破

從“偉哥”案到“拉菲”案，除“陸虎”案外，其他案件均打到了最高院，不管是以未注冊(cè)商標(biāo)、在先權(quán)利還是近似商標(biāo)作為保護(hù)路徑，最高院對(duì)待“被動(dòng)使用”的態(tài)度一直沒有變，始終堅(jiān)持只有主動(dòng)使用才能構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用。上述案件中，外文商標(biāo)權(quán)利人得以勝訴的三個(gè)案件“陸虎”“廣本”以及“拉菲”案，最高院都找到了權(quán)利人對(duì)爭議商標(biāo)主動(dòng)使用的證據(jù)。

在保護(hù)路徑上，推特公司選擇了“拉菲”案的路徑。南通百泰生物科技有限公司（以下簡稱“南通百泰”）于2009年12月11日向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“推特”商標(biāo)并獲得初步審定，推特公司提出異議，稱“推特”與其在先注冊(cè)的“TWITTER”商標(biāo)構(gòu)成相同或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。南通百泰的商標(biāo)申請(qǐng)于2014年11月27日被商評(píng)委裁定不予核準(zhǔn)，南通百泰遂向北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。應(yīng)說明的是，2009年，推特公司（2009年名為“特維特公司”，2014年1月31日，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)變更為推特公司）并沒有在中國實(shí)際運(yùn)營，且沒有主動(dòng)使用過“推特”這個(gè)中文譯名。

2018年2月6日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決駁回了南通百泰的訴訟請(qǐng)求，理由為：“中文‘推特’與英文‘TWITTER’發(fā)音非常接近，可以說前者是后者簡潔的音譯形式，二者形成了較強(qiáng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)在相同或者類似服務(wù)上共存，易導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，故被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成《商標(biāo)法》第30條所指的近似商標(biāo)?！?/p>

從表面上看，“推特”案與“拉菲”案選擇適用的法律依據(jù)一致，結(jié)果也都是支持了外文商標(biāo)權(quán)利人，但實(shí)質(zhì)上二者裁判規(guī)則完全不同：“拉菲”案中最高院對(duì)外文商標(biāo)權(quán)利人是否在中國實(shí)際銷售產(chǎn)品，以及是否主動(dòng)使用爭議商標(biāo)予以查證，在得出肯定答案后，才以爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)為由，支持了拉菲酒莊的請(qǐng)求；而“推特”案中，一審法院強(qiáng)調(diào)的是“推特”與英文“TWITTER”之間較強(qiáng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，至于該對(duì)應(yīng)關(guān)系是媒體使用形成的，還是推特公司主動(dòng)使用形成的則在所不問，完全回避了“被動(dòng)使用”問題。

應(yīng)該說在外文商標(biāo)俗稱保護(hù)問題上，中國司法審判實(shí)踐對(duì)“被動(dòng)使用”的態(tài)度出現(xiàn)了從不認(rèn)可到變相認(rèn)可的勢頭。這與經(jīng)濟(jì)形勢以及立法導(dǎo)向的改變密切相關(guān)，伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，我國立法及行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)知名外文商標(biāo)的保護(hù)力度有強(qiáng)化趨勢，但由于我國《商標(biāo)法》第48條對(duì)被動(dòng)使用不構(gòu)成商標(biāo)意義上使用的基本立場沒有變，學(xué)界主流觀點(diǎn)也不認(rèn)可“被動(dòng)使用”，如果“推特”案的終審判決繼續(xù)支持“TWITTER”公司訴求，則是對(duì)立法、審判實(shí)踐以及學(xué)術(shù)界主流觀點(diǎn)的三重突破。

據(jù)悉，南通百泰已對(duì)一審判決提起上訴，考慮到類似的“偉哥”等案件都是打到最高院，“推特”案的最終結(jié)果仍有待揭曉。