(華南理工大學(xué) 廣東 廣州 510000)

一、反向混淆的概念

商標法意義上的混淆，特指消費者對商品或服務(wù)來源的誤認。①傳統(tǒng)商標立法的核心就是要防止消費者對商品或服務(wù)的來源發(fā)生混淆，保證商標權(quán)人能夠排他性地使用商標識別自己的商品或服務(wù)，讓消費者能通過商標將商品或服務(wù)與其提供者正確地聯(lián)系在一起，這樣才能保證商標的識別功能和品質(zhì)保障功能充分發(fā)揮。

“混淆”是商標侵權(quán)行為的最主要體現(xiàn)，是指未經(jīng)許可在同種或者類似商品、服務(wù)上使用與注冊商標相同或近似的商標，用以指示商品或服務(wù)的來源，導(dǎo)致消費者產(chǎn)生混淆的可能。其中，絕大多數(shù)商標侵權(quán)中的“混淆”行為，一般指正向混淆，即“在后的競爭者使用與在先商標相同或者近似的商標，讓消費者產(chǎn)生一種錯誤印象，在后的商品或服務(wù)來源于在先的商標所有人?；蛘哒f，在后的商標使用人利用了在先的商標所代表的聲譽，有可能混淆、誤導(dǎo)或者欺騙消費者”。②

與傳統(tǒng)“正向混淆”的情形相反，所謂反向混淆，“是指購買在先使用商標者的商品時，客戶錯誤地認為自己購買了在后使用商標者的商品”。③反向混淆僅出現(xiàn)于在后商標使用者通過大規(guī)模廣告、促銷、宣傳而淹沒了在先使用者的市場聲譽，致使相關(guān)公眾因混淆而誤解在先使用者的商品或服務(wù)來源于在后使用者。具體來說，在后的商標侵權(quán)人并不是采用“搭便車”的方式，利用在先商標權(quán)人的良好商譽和商標知名度來銷售商品、謀取不正當商業(yè)利益，反而是通過大量的廣告和宣傳活動擴大了自己的知名度，從而造成在先商標權(quán)人的市場信譽、商品形象被淹沒在市場中，消費者誤以為在先商標權(quán)人的商品來源于在后的商標或與在后的商標存在著控制、許可或贊助等關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而剝奪了在先商標權(quán)人進一步發(fā)展的空間和潛在的市場。

二、禁止商標反向混淆的正當性分析

不容置疑，商標的反向混淆同樣會造成消費者對商品或服務(wù)的來源構(gòu)成誤認，影響商標發(fā)揮其識別功能和品質(zhì)保障功能，損害商標權(quán)人的民事權(quán)利。禁止商標反向混淆的理論基礎(chǔ)與正當性，不僅出于要保護商標權(quán)人的私權(quán)，而且還要兼顧消費者的利益，維護公平競爭的市場秩序。對于這一種新的侵權(quán)類型，對其進行規(guī)制和禁止具有正當性和必要性。

(一)保護在先商標權(quán)人的民事權(quán)利

商標權(quán)人對商標享有商標專用權(quán)，同時，要保護標識所有者合理期待將來進入新市場的機會。因此，禁止商標的反向混淆，不僅要保護商標權(quán)人的商標專用權(quán)，而且還要保護商標權(quán)人通過對商標的培育和發(fā)展從而進一步擴展市場規(guī)模的預(yù)期利益。

首先，由于在反向混淆中，在后商標使用者經(jīng)過大量的廣告投入和宣傳，累積了較高的知名度，消費者在購買商品時對在后商標使用者更熟悉，不僅可能認為在先商標來源于在后商標使用者，更有甚者可能認為在先商標權(quán)人是未經(jīng)授權(quán)、惡意“搭便車”抄襲在后商標的侵權(quán)人，從而大大降低和損害在先商標權(quán)人的聲譽與形象。第二，當在后商標使用人因出現(xiàn)產(chǎn)品事故或公司經(jīng)營不善導(dǎo)致商標產(chǎn)生不良信譽時，也會不可避免的順帶影響在先商標權(quán)人的聲譽。第三，由于反向混淆造成了消費者對商品或服務(wù)來源的錯誤識別，導(dǎo)致在先商標權(quán)人的商標與其提供的商品、服務(wù)失去了排他的唯一聯(lián)系，將直接影響其商標專用權(quán)，使其在培育和發(fā)展商標的投入無法在商標上收益，甚至使其商標喪失區(qū)別商品來源的基本功能。④

由于在先商標權(quán)利人所受到的上述影響，其累積起來的商標信譽和形象將被減弱，商標在消費者的印象中逐漸模糊，由此導(dǎo)致在先商標權(quán)人不能使用商標作為擴大市場的工具，商標權(quán)人希望用商標括展市場的期待將受到抑制。

(二)保護消費者的合法權(quán)益

傳統(tǒng)商標具有識別功能、品質(zhì)保障功能和廣告宣傳功能，這些功能往往與保護消費者的合法權(quán)益相聯(lián)系。另外，商標的品質(zhì)保障功能也向消費者傳遞了這樣一種信息，使用相同商標的商品或服務(wù)具有相同的品質(zhì)。在反向混淆的情況下，消費者對商品及服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，使消費者在交易中的知情權(quán)和自由選擇權(quán)受到影響，消費者可能由于錯誤的認知而選擇錯了購買的商品，致使其購買原商品的目的無法實現(xiàn)，售后服務(wù)可能也得不到保障。這將損害消費者的合法權(quán)益，對市場秩序的穩(wěn)定安全帶來危害。

(三)維護公平競爭的市場秩序

商標保護是規(guī)范市場秩序，維護公平競爭的重要機制。禁止商標的反向混淆，是為了防止具有雄厚資本與市場資源的大企業(yè)通過擴大自己侵權(quán)商標的知名度從而剝奪中小企業(yè)拓展市場的能力和空間，通過反向混淆的方式爭奪了中小企業(yè)的未來市場和潛在客戶。禁止反向混淆，可以為中小企業(yè)提供一個公平競爭的市場秩序，有利于促進平等有序、充分競爭的市場經(jīng)濟健康發(fā)展。

三、商標反向混淆的判定

(一)美國對商標反向混淆處理的經(jīng)驗借鑒

反向混淆理論最早誕生于美國，對于反向混淆，美國法院以案例的形式展示了對反向混淆從否定到肯定的發(fā)展歷程。在1968年的“野馬”商標糾紛案中，美國第七巡回法院拒絕接受反向混淆的理論，認為在后的商標使用者福特公司使用“野馬”商標并無假冒在先使用者西部汽車公司“野馬”商標的故意，原告西部汽車公司的“野馬”商標屬于弱勢商標，沒有給消費者造成混淆的可能性。但在1977年的“輪胎分銷商”案中，美國在司法層面正式認可并且接受了商標的反向混淆理論。美國第十巡回法院對反向混淆及其侵權(quán)作了認定，判決以存在混淆可能性為依據(jù)認定侵權(quán)，此案為反向混淆作為商標侵權(quán)的形式提供了法律基礎(chǔ)。

盡管美國法院承認了反向混淆是商標侵權(quán)的方式之一，但對于反向混淆的判定標準依然是不統(tǒng)一的。1983年美國第二巡回法院在Plus Products v.PlusDiscount Food,Inc.案中明確提出，反向混淆侵權(quán)分析應(yīng)當沿用與正向混淆相同的思路，即原告必須證明存在受保護的商標，并證明存在消費者混淆兩種商品來源的可能性。既然判定反向混淆依然要先以正向混淆的審查思路來判斷，那么在傳統(tǒng)的正向混淆中，“混淆可能性”這一必要條件的研究在反向混淆中依然重要。在美國，第二巡回法院通過Polaroid Corp.v.Polarad Electronics Corp.案所歸納對“混淆可能性”的八個要素規(guī)則影響巨大。這八個要素為：標識的強度、雙方標識的相似程度、產(chǎn)品的近似程度、在先權(quán)利人擴張產(chǎn)品種類和地域范圍以彌補差距的可能性、實際混淆、被告確定標識時的善意程度、被告產(chǎn)品的質(zhì)量、消費者的注意力程度。⑤

(二)商標反向混淆的主要特征

與傳統(tǒng)的商標正向混淆不同，反向混淆有其特別的構(gòu)成要件及特征。第一，侵權(quán)目的和表現(xiàn)存在差別。正向混淆中，商標侵權(quán)人采用惡意“搭便車”的方式進行不正當?shù)纳虡I(yè)謀利，小企業(yè)假冒或仿冒大企業(yè)的商標達到導(dǎo)致公眾混淆的后果。而在反向混淆中，大企業(yè)通過大量商業(yè)廣告和宣傳淹沒了小企業(yè)的商標，并借此剝奪了在先商標權(quán)人進入新市場的能力。第二，商標侵權(quán)人的地位特殊。在正向混淆中，被侵權(quán)的一般是知名度高、實力雄厚的大企業(yè)。而在反向混淆中，反而是名不經(jīng)傳的小企業(yè)的商標被知名的企業(yè)所侵害。力量較強的大企業(yè)作為反向混淆中的侵權(quán)人，處于資源較好、財力充實的地位，在訴訟中要注意保護商標權(quán)人小企業(yè)的合法利益。第三，造成的損害后果多樣化。如前所述，反向混淆會導(dǎo)致在先的商標權(quán)利人聲譽受損、潛在市場被剝奪、商標的識別功能被弱化等多種不利后果。

(三)商標反向混淆的判定要素

1.在先商標權(quán)利人已合法注冊或使用商標

保護在先商標權(quán)利人是因為其享有合法的商標專用權(quán)，商標專用權(quán)來源于其擁有的經(jīng)過合法注冊的商標，在先商標權(quán)利人應(yīng)無惡意搶注商標或違反法律注冊商標的行為或主觀故意。在先商標權(quán)利人應(yīng)具有受保護的正當性，除了考慮其擁有合法注冊的商標外，也應(yīng)考慮其在先使用商標的情況。

2.在先商標權(quán)利人與在后商標使用人存在競爭關(guān)系

如果在先商標權(quán)利人與在后商標使用者提供的商品或服務(wù)完全不存在競爭關(guān)系，那么消費者一般不會對兩者提供的商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，消費者不會認為在先的商標權(quán)利人提供的商品或服務(wù)來源于在后的商標使用者。在美國判決的Checkpoint Systems,Inc.v.Check Point Software Technologies,Inc.案中，法院認為構(gòu)成反向混淆需要商品、服務(wù)相同或近似，具有直接競爭關(guān)系。

3.在后商標使用造成實際混淆，給在先商標權(quán)利人造成損害

在1986年的AmBRIT Inc.v.Kraft Inv.一案中，美國第十一巡回法院評論道：“消費者的實際混淆是判斷存在混淆可能性的最好證據(jù)?！背送ㄟ^分析混淆可能性認定反向混淆的成立，也要考慮現(xiàn)實中消費者實際混淆的情形，若能提供消費者實際混淆的證據(jù)將是證明商標造成混淆的有力支持。

4.要考慮在后使用者有無疏忽

實踐中，法院通常會調(diào)查在后商標使用者選定擬使用的商標時，是否已出于謹慎義務(wù)、防止侵權(quán)的目的，事先搜索有無他人在先注冊或已初審公告的商標。若沒有進行適當檢索，可能會被認定為存在疏忽，構(gòu)成侵權(quán)。如果已經(jīng)進行了合理的、必要的、適當?shù)臋z索，仍未發(fā)現(xiàn)在先商標的，對其可責(zé)性則要進行考量，要考慮在后使用者是否還存在將在先使用者擠出市場的主觀故意，不能輕易認定在后使用者的行為屬于侵權(quán)。

四、商標反向混淆的立法及司法完善

(一)立法、司法上對反向混淆規(guī)制的不足

第一，忽略了實際混淆的問題。前文已述，除了要分析商標理論上的混淆可能性，還應(yīng)該重視在實際中消費者是否已對商標造成誤認。法院面對商標混淆侵權(quán)時，判定思路主要集中在對“商標相似性”、“商品類似性”這兩個因素的判斷，而沒有以這兩個因素為基礎(chǔ)綜合判斷導(dǎo)致商標混淆的實際情況。導(dǎo)致商標混淆的因素，其實還包括商標的使用強度、商品的銷售渠道、市場領(lǐng)域、消費者選擇時的謹慎程度、實際混淆的比例等情況。

第二，在反向混淆上，立法仍未形成統(tǒng)一明確的認定標準。處理涉及反向混淆的案件時，一般仍用正向混淆的認定標準，主要適用《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條、第10條和第11條的規(guī)定，集中圍繞“商標相似性”、“商品類似性”兩個因素加以認定，未考慮反向混淆中特殊的要素。

第三，法律規(guī)定的損害賠償序位和數(shù)額存在不合理?，F(xiàn)行《商標法》第63條規(guī)定，“侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標專用權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額?！薄渡虡朔ā穼τ趽p害賠償規(guī)定了具體適用上的先后序位，只有在前面次序的數(shù)額難以確定時，才適用后者。這種嚴格的適用序位的規(guī)定，不利于法院通過誠實信用和公允、填平的原則，判決合理的賠償數(shù)額。在反向混淆中，若仍采用此適用于正向混淆的賠償序位，會對在后商標使用者處罰過重。反向混淆主要體現(xiàn)在侵害了在先商標權(quán)人的潛在市場，用被控侵權(quán)人的利潤來計算原告的損失是不合理的，因為在后使用者也花費了大量的成本和資源去打造自己品牌的知名度。

(二)完善對商標反向混淆的規(guī)制

第一，應(yīng)在司法層面統(tǒng)一承認反向混淆這一侵權(quán)類型。由于反向混淆已在實踐中作為一種新的商標侵權(quán)方式出現(xiàn)，立法或司法對其應(yīng)予以一定的回應(yīng)，避免現(xiàn)實中出現(xiàn)判決不統(tǒng)一的現(xiàn)象。由于《商標法》已將“混淆可能性”納入到侵權(quán)要件中，而反向混淆仍屬于商標混淆中的一種特殊類型，可以考慮通過最高人民法院發(fā)布司法解釋的方式，將反向混淆擴大解釋為一種侵犯商標專用權(quán)的行為。

第二，要完善反向混淆的認定標準。在實踐中，可先用對傳統(tǒng)正向混淆的判定思路判斷是否存在“混淆可能性”，同時，需要考慮反向混淆的特征，如侵權(quán)人的目的、侵權(quán)人的特殊地位、造成的損害后果；以及反向混淆中的特別要素，如在先商標權(quán)利人有無合法注冊或使用商標、在先商標權(quán)利人與在后商標使用者是否存在競爭關(guān)系、在后商標使用有無造成實際混淆、在后使用者有無存在疏忽等情形綜合判斷。

第三，應(yīng)完善對反向混淆侵權(quán)的損害賠償機制。前文已述，法律規(guī)定的損害賠償序位存在不足，對于商標的反向混淆這一侵權(quán)方式，可考慮取消侵權(quán)損害賠償適用的序位，由法院依據(jù)案件實際情況判決賠償。另外，在實踐中，反向混淆案件里原告往往更傾向于主張按照被告的侵權(quán)獲利計算損失賠償額，但實際上，反向混淆的侵權(quán)人對自己的品牌也投入了大量的廣告和宣傳成本，用被告所獲的利潤計算原告獲得的賠償并不合理。還有需要注意的是，當參照商標許可使用費計算損失時，反向混淆與正向混淆也存在區(qū)別。由于反向混淆的侵權(quán)人對在后商標的商譽建設(shè)花費了一定成本，所以在判決侵權(quán)人依據(jù)商標許可使用費賠償時，應(yīng)與正向混淆的侵權(quán)作出區(qū)別，適當?shù)陀谡蚧煜械脑S可費用比例。

【注釋】

①王遷.知識產(chǎn)權(quán)法教程.中國人民大學(xué)出版社,2016:499.

②李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法(第二版).法律出版社,2014年4月第1版:589.

③黃武雙.反向混淆理論與規(guī)則視角下的“非常勿擾”案.知識產(chǎn)權(quán),2016年第1期.

④吳讓軍.商標反向混淆侵權(quán)問題實證研究.中華商標,2015年第11期.

⑤See Polaroid Corp.v.Polarad Electronics Corp.287 F.2d 492(2d Cir.),cert.denied,368 U.S.820(1961).