鄭玉燕

案例重現(xiàn)

艾瑪克公司認(rèn)為第4862095號(hào)「IMAC」商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)損害了其公司美術(shù)作品《IMAC》的在先著作權(quán)，遂向商標(biāo)局提出異議，引出了一場長達(dá)8年的權(quán)屬紛爭。

日前，北京市高級(jí)人民法院作出終審判決，認(rèn)定第4862095號(hào)「IMAC」商標(biāo)未損害艾瑪克公司享有的在先著作權(quán)。

日前，北京市高級(jí)人民法院作出終審判決，認(rèn)定第4862095號(hào)「IMAC」商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）未損害艾瑪克公司享有的在先著作權(quán)，國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）對(duì)訴爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)的複審裁定被撤銷，商評(píng)委需針對(duì)訴爭商標(biāo)重新作出裁定。

案件起因

據(jù)了解，訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日期為2005年8月29日，指定使用在服裝、鞋等第25類商品上。據(jù)中國商標(biāo)網(wǎng)顯示，2008年5月6日，訴爭商標(biāo)經(jīng)國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至愛瑪客（香港）連鎖發(fā)展公司（下稱愛瑪客公司）。2008年12月6日，商標(biāo)局對(duì)訴爭商標(biāo)予以初步審定公告。

在訴爭商標(biāo)法定異議期將滿之際，艾瑪克公司於2009年3月 6日向商標(biāo)局提出異議，主張其對(duì)美術(shù)作品《IMAC》享有著作權(quán)，訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)損害了該公司的在先著作權(quán)。

經(jīng)審查，商標(biāo)局於2011年4月20日作出裁定，認(rèn)定艾瑪克公司的異議理由不成立，對(duì)訴爭商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。艾瑪克公司不服，於同年7月15日向商評(píng)委申請(qǐng)複審。

2014年1月7日，商評(píng)委作出複審裁定，認(rèn)為在未得到艾瑪克公司授權(quán)的情況下，訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)行為構(gòu)成了對(duì)艾瑪克公司現(xiàn)有在先著作權(quán)的損害。據(jù)此，商評(píng)委裁定對(duì)訴爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。

愛瑪客公司不服商評(píng)委作出的上述裁定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。

終審判決駁回艾瑪克公司上訴

北京市第一中級(jí)人民法院審理後撤銷了商評(píng)委的被訴裁定，並判令商評(píng)委重新作出裁定。艾瑪克公司與商評(píng)委均不服一審判決，隨後向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。

北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，艾瑪克公司提交的著作權(quán)登記證書是證明其享有著作權(quán)的初步證據(jù)，登記時(shí)間晚於訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，而且其中記載的1980年5月6日是艾瑪克公司聲稱的創(chuàng)作完成日期，而不是發(fā)表日期；在該公司提交的作品著作權(quán)登記申請(qǐng)表中，發(fā)表狀態(tài)選擇的是「未發(fā)表」。艾瑪克公司主張?jiān)缭?998年1月4日便向商標(biāo)局提出過「IMAC」商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，但是該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)已被駁回，因此不能以此證明涉案標(biāo)志已公開。綜上，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)定，在案證據(jù)不足以證明訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)損害了艾瑪克公司的在先著作權(quán)，據(jù)此終審判決駁回了商評(píng)委與艾瑪克公司的上訴。

專家觀點(diǎn)

申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，規(guī)定在大陸現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條（2001年《商標(biāo)法》第三十一條）。作品的著作權(quán)無疑屬於在先權(quán)利的一種，因?yàn)橹鳈?quán)屬於知識(shí)產(chǎn)權(quán)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有類似物權(quán)的對(duì)世效力，排斥力是很強(qiáng)的。商標(biāo)標(biāo)識(shí)與作品一樣，素材都是文字、圖形等符號(hào)，讓兩者之間發(fā)生權(quán)利沖突存在一種經(jīng)常發(fā)生的可能性。

北京市中聞律師事務(wù)所合夥人、律師趙虎認(rèn)為，該案中艾瑪克公司認(rèn)為訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)侵犯了其在先著作權(quán)，並提供了著作權(quán)登記證書。商評(píng)委認(rèn)為涉案標(biāo)志構(gòu)成美術(shù)作品，訴爭商標(biāo)與其構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似，所以損害了艾瑪克公司的在先著作權(quán)。而一審法院認(rèn)為，涉案標(biāo)志缺乏獨(dú)創(chuàng)性，不構(gòu)成作品，因此無需要進(jìn)行「實(shí)質(zhì)性相同+接觸」的審查和判斷，據(jù)此認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)未損害艾瑪克公司享有的涉案標(biāo)志著作權(quán)。二審法院則認(rèn)為，艾瑪克公司提供的著作權(quán)登記證書於2013年形成，而且發(fā)表狀態(tài)為「未發(fā)表」，因此不存在「接觸」，訴爭商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)未損害艾瑪克公司主張的在先著作權(quán)。

一般情況下，字母組合或者文字組合因?yàn)檫^於簡單，不具有獨(dú)創(chuàng)性。雖然對(duì)相關(guān)作品進(jìn)行了著作權(quán)登記，但是大陸的著作權(quán)登記與商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)不同，著作權(quán)登記部門並不對(duì)獨(dú)創(chuàng)性進(jìn)行審查。類似「IMAC」的字母組合因?yàn)椴痪哂歇?dú)創(chuàng)性而不構(gòu)成作品。

如何判斷是否損害著作權(quán)？

第一，判斷是否存在作品著作權(quán)，要進(jìn)行這一判斷，需首先判斷是否存在作品。根據(jù)大陸《著作權(quán)法實(shí)施條例》第二條的規(guī)定：著作權(quán)法所稱作品，指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)，具有獨(dú)創(chuàng)性並能以某種有形形式複製的智力創(chuàng)作成果。從這條規(guī)定來看，要構(gòu)成作品需要具備三個(gè)條件：1.在文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域；2.具有獨(dú)創(chuàng)性；3.能以某種有形形式複製。有些智力成果發(fā)生在工業(yè)領(lǐng)域，則可能要尋求《專利法》的保護(hù)，而不是《著作權(quán)法》的保護(hù)。比如：某些工業(yè)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)應(yīng)該申請(qǐng)專利，而不是作為作品進(jìn)行保護(hù)。某些文字或者圖形過於簡單，會(huì)被認(rèn)為缺乏獨(dú)創(chuàng)性，也同樣得不到保護(hù)，比如：某些影視劇的名稱，出品人非常想得到保護(hù)，可是更適合尋求《商標(biāo)法》的保護(hù)，因?yàn)槊Q太短過於簡單產(chǎn)生不了獨(dú)創(chuàng)性。還有一些智力成果，沒有以有形的方式複製下來，導(dǎo)致不能再現(xiàn)，也無法得到保護(hù)，比如：笑談中有的人會(huì)隨口「金句」連篇，這些「金句」可能獨(dú)創(chuàng)性很強(qiáng)，但是沒有複製，談過去就過去了，也難構(gòu)成作品。

第二，考慮是否侵權(quán)的時(shí)候司法中一般適用「實(shí)質(zhì)相同+接觸」的原則。實(shí)質(zhì)相同，是指侵權(quán)行為涉及的作品與被侵權(quán)作品實(shí)質(zhì)上是一樣的，雖然可能存在細(xì)枝末節(jié)的差異，但是差別不大。接觸，即侵權(quán)人在侵權(quán)行為發(fā)生之前有可能接觸過被侵權(quán)作品。接觸表現(xiàn)了一種可能性，而非必然性。比如：被侵權(quán)的文章曾經(jīng)公開發(fā)表，那麼接觸就是成立的；被侵權(quán)的書畫曾經(jīng)公開展覽，接觸也是成立的。

構(gòu)成美術(shù)作品的條件有哪些？

隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司商標(biāo)代理人惠博認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)之間沖突的表現(xiàn)形式無外乎申請(qǐng)人注冊(cè)商標(biāo)時(shí)使用了他人享有著作權(quán)的作品，或作品使用了他人已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)兩種情況，以前一種情況居多。申請(qǐng)人注冊(cè)商標(biāo)時(shí)使用了他人享有著作權(quán)的作品，涵蓋包含的文字、圖形抄襲、模仿了他人作品的內(nèi)容等，根據(jù)大陸商標(biāo)法規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。

在實(shí)踐中，當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)損害其在先著作權(quán)的，需對(duì)所主張的客體是否構(gòu)成作品、當(dāng)事人是否為著作權(quán)人或者其他有權(quán)主張著作權(quán)的利害關(guān)係人，以及訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成對(duì)著作權(quán)侵害等具有證明責(zé)任。

一般情況下，與商標(biāo)權(quán)存在沖突的作品主要為美術(shù)作品。只要該作品通過線條、色彩或者其他方式產(chǎn)生了一定的審美意義，具有一定獨(dú)創(chuàng)性，體現(xiàn)了創(chuàng)作人為此投入的智力勞動(dòng)，就可以判定其構(gòu)成美術(shù)作品。

如何獲得權(quán)力保護(hù)？

是否享有涉案作品的著作權(quán)以及商標(biāo)權(quán)人是否有接觸到涉案作品的可能性，是判定訴爭商標(biāo)是否損害他人著作權(quán)的重要適用要件。當(dāng)事人提供的標(biāo)志設(shè)計(jì)底稿、原件、取得權(quán)利的合同、訴爭商標(biāo)申請(qǐng)日之前的著作權(quán)登記證書、商標(biāo)公告、商標(biāo)注冊(cè)證等，可以作為享有著作權(quán)的初步證據(jù)。同時(shí)，證明商標(biāo)權(quán)利人接觸過或者有可能接觸他人享有著作權(quán)的作品亦尤為必要。該案中上訴人艾瑪克公司提供的著作權(quán)登記證書中發(fā)表狀態(tài)為「未發(fā)表」，且沒有其他在案證據(jù)證明涉案作品已經(jīng)進(jìn)行過相關(guān)的宣傳和使用，因此，商標(biāo)權(quán)利人沒有接觸涉案作品的可能性，故不能證明訴爭商標(biāo)損害了上訴人艾瑪克公司的著作權(quán)。

當(dāng)面臨商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)之間的法律沖突時(shí)，有力闡明作品認(rèn)定、權(quán)利歸屬、接觸可能性及與作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似等因素，是獲得權(quán)利保護(hù)的利器。endprint