郝文欣+祝倩

摘 要： 檢索主要針對申請的權(quán)利要求書進行，但是當(dāng)權(quán)利要求書記載的技術(shù)方案沒有體現(xiàn)出發(fā)明構(gòu)思或者技術(shù)方案不清楚時，適當(dāng)?shù)乜紤]說明書的內(nèi)容，調(diào)整檢索策略，可提高檢索效率，從而有效節(jié)約審查程序。

關(guān)鍵詞： 檢索；說明書；發(fā)明構(gòu)思；審查效能

一、引言

隨著經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國專利申請量持續(xù)快速增長，這就要求審查員能夠高質(zhì)高量的完成審查工作，即提高審查效能。提高審查效能中的重要環(huán)節(jié)就在于提高檢索的速度和準(zhǔn)確度，恰當(dāng)合適的對比文件可以幫助審查員正確的預(yù)判案件走向，發(fā)出合理有效的審查意見通知書，縮短審查周期。

《專利審查指南》第七章引言中指出“檢索的目的在于找出與申請主題密切相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)中的對比文件，或者找出抵觸申請文件和防止重復(fù)授權(quán)的文件”。由于一項專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求，因此申請人一般將其要求保護的技術(shù)方案記載在權(quán)利要求書中，審查員的檢索工作也應(yīng)當(dāng)主要針對權(quán)利要求。但是在實際審查的過程中會遇到如下兩種情形：1.說明書記載的技術(shù)方案中存在權(quán)利要求書沒有要求保護的技術(shù)特征，而本領(lǐng)域技術(shù)人員懷疑這些技術(shù)特征與發(fā)明構(gòu)思相關(guān)；2.權(quán)利要求書中存在不清楚的技術(shù)方案，而說明書完整準(zhǔn)確地記載了該技術(shù)方案。對于上述情況檢索中是否應(yīng)該考慮說明書中的內(nèi)容，如何權(quán)衡檢索的成本與預(yù)期的結(jié)果？

二、案例分析

針對檢索過程中對說明書的考量，《專利審查指南》第七章3.2節(jié)指出“檢索主要針對申請的權(quán)利要求書進行，并考慮說明書及其附圖的內(nèi)容”，但是指南中也同時指出“應(yīng)當(dāng)把重點放在獨立權(quán)利要求的發(fā)明構(gòu)思上，而不應(yīng)當(dāng)只限于獨立權(quán)利要求的字面意義，但也不必擴展到考慮說明書及其附圖的內(nèi)容后得出的每個細(xì)節(jié)”。由此可見，為更好地把握發(fā)明構(gòu)思，我們在檢索時可以部分地“帶入”說明書中的內(nèi)容，但是如何“帶入”、“帶入”多少以及“帶入”后對后續(xù)審查的影響是值得探討的問題。下面通過案例分析對上述問題進行討論。

1.案例一（201310356552.1）

（1）案情介紹

該案涉及立體車庫領(lǐng)域，現(xiàn)有技術(shù)中立體車庫的一種常見形式為摩天輪式的立體車庫，載車平臺為方形箱體，通過在車平臺的吊掛組件上開設(shè)的孔套裝在摩天輪支撐結(jié)構(gòu)的吊桿上，隨著摩天輪中軸的轉(zhuǎn)動，吊掛組件上的孔與吊桿之間發(fā)生相對轉(zhuǎn)動，以確保載車平臺在重力的作用下始終保持水平，具體結(jié)構(gòu)參見圖1。

本申請要解決的技術(shù)問題是：當(dāng)?shù)叵滦D(zhuǎn)車庫旋轉(zhuǎn)時，吊桿要控制泊于載車臺上的車不前后擺動時受到剪力很大，吊桿上與載車平臺相連接的位置極易損壞。

本案權(quán)利要求1為：一種地下旋轉(zhuǎn)車庫圓形載車臺及其使用方法，包括地下旋轉(zhuǎn)車庫、圓形載車臺、載車板、進出車平臺、活動連接板等，其特征在于：圓形載車臺（2）內(nèi)裝配一個或一個以上的載車板（3），當(dāng)?shù)叵滦D(zhuǎn)車庫（1）把要進出車的圓形載車臺（2）旋轉(zhuǎn)到進車平臺（7）和出車平臺（6）的中間位置時，最上層的載車板（3）自然與進出車平臺對齊，這時通過用活動連接板（5）與進出車平臺連接，上層載車板（3）就可以進車或出車；當(dāng)下層載車板（3）要進車或出車時，則需先將圓形載車臺（2）提升，使下層載車板（3）處于上層載車板（3）進出車時的位置才能進行下一步工作；當(dāng)圓形載車臺（2）降回到提升前的位置并收回活動連接板（5），地下旋轉(zhuǎn)車庫（1）才能旋轉(zhuǎn)。

申請人在說明書中聲稱圓形載車臺的具體結(jié)構(gòu)是本申請對現(xiàn)有技術(shù)做出的改進，審查員以權(quán)利要中的“圓形載車臺”為基本檢索要素進行簡單檢索，在檢索過程中，審查員發(fā)現(xiàn)“圓形載車臺”存在多種形式，其結(jié)構(gòu)并不唯一。

審查員發(fā)現(xiàn)說明書中還記載了“將掛箱改成內(nèi)置圓環(huán)形軌道的圓形載車臺”，由此調(diào)整檢索思路，通過檢索具有軌道的載車臺，得到對比文件2（CN1873169A）

（2）檢索分析與思考：本案中，審查員在檢索過程中沒有局限于權(quán)利要求書要求保護的技術(shù)方案，同時，審查員通過檢索使自己逐步站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，發(fā)現(xiàn)說明書中體現(xiàn)本申請實際發(fā)明構(gòu)思的技術(shù)特征：“內(nèi)置環(huán)形軌道”，調(diào)整檢索思路，獲取有效對比文件。可以預(yù)期若審查員僅考慮權(quán)利要求公開的“圓形載車臺”這一特征，也可以獲取對比文件，但是申請人并不一定會認(rèn)可該對比文件，并有可能在對申請文件進行修改時將“內(nèi)置環(huán)形軌道”加入到權(quán)利要求書中。從而審查員需要補充檢索，造成審查資源的浪費。檢索的過程需要考慮的是本申請的發(fā)明構(gòu)思，不能僅僅局限于權(quán)利要求的特征限定，考慮到審查的效能，還應(yīng)對說明書及附圖中公開的對申請主題做進一步限定的實質(zhì)性內(nèi)容進行檢索。

2.案例二（201410172363.3）

（1）案情介紹

該案涉及一種保溫板，現(xiàn)有技術(shù)中保溫板結(jié)構(gòu)多為在板的材料中增加多孔材料得到復(fù)合板材，常見的復(fù)合板材有EPS保溫板或通過含有陶粒等多孔材料的混凝土板。板材的保溫性能有限，防水防火效果不佳，施工難度大。

權(quán)利要求1為：一種防火防水保溫建筑構(gòu)件，其特征在于，該防火防水保溫建筑構(gòu)件包括：難燃材料層、防水層、保溫層、銀粉層、保溫空腔；難燃材料層設(shè)置在防火防水保溫建筑構(gòu)件的最外層，防水層設(shè)置在難燃材料層內(nèi)表面，保溫層設(shè)置在防水層內(nèi)表面，銀粉層設(shè)置在保溫層內(nèi)表面，保溫空腔設(shè)置在銀粉層內(nèi)表面。

從屬權(quán)利要求4為：如權(quán)利要求1所述的防火防水保溫建筑構(gòu)件，其特征在于，該防火防水保溫建筑構(gòu)件還包括：太陽能光伏板、防水層、保溫空腔、保溫層；太陽能光伏板設(shè)置在防水層上表面，防水層和保溫層之間開設(shè)置有保溫空腔。

權(quán)利要求4中部分附加技術(shù)特征與權(quán)利要求1中的技術(shù)特征重復(fù)，因此審查員懷疑該權(quán)利要保護范圍不清楚，通過閱讀說明書，發(fā)現(xiàn)說明書中記載了一個與權(quán)利要求4不同的技術(shù)方案：一種防火防水保溫建筑構(gòu)件，由太陽能光伏板6、防水層2、保溫空腔5、保溫層3組成；太陽能光伏板1設(shè)置在防水層2上表面，防水層2和保溫層3之間開設(shè)置有多個保溫空腔5，保溫空腔5在縱向上設(shè)置多層。具體參見圖4-b。

審查員分析，說明書記載的方案實際體現(xiàn)了申請人的發(fā)明構(gòu)思，而有可能因申請人對權(quán)利要求的撰寫不熟練，導(dǎo)致申請人將權(quán)利要求4撰寫為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，從而導(dǎo)致權(quán)利要求4的技術(shù)方案不清楚。本著善意審查和節(jié)約程序的原則，審查員根據(jù)說明書中的這一技術(shù)方案確定其檢索基本要素為：層狀復(fù)合保溫板，保溫空腔，太陽能光伏板。通過檢索能夠得到對比文件3，審查員采用對比文件1（CN1034374506A）結(jié)合對比文件2（CN202099888U）評述了權(quán)利要求1-3的新創(chuàng)性，并通過假定評述的方式，采用對比文件3（CN203230074U）評述了權(quán)利要求4的創(chuàng)造性。在一通之后，如審查員預(yù)期申請人將權(quán)利要求4修改為獨立權(quán)利要求，審查員依然采用一通中的對比文件對修改后的權(quán)利要求進行評述。

1.面板層，2.蜂窩，3.背板層，4.粘結(jié)劑層，5.太陽能電池板，6.反光層，7.第二粘結(jié)劑層，8.膠粘層，9.保護涂層

圖5 對比文件3中保溫板的結(jié)構(gòu)

（2）檢索分析與思考：由案例2可以看出發(fā)明實際想保護的是兩個技術(shù)方案，但是由于申請人的撰寫方式，導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，審查員從申請人的角度出發(fā)充分還原發(fā)明構(gòu)思，以說明書中清楚的技術(shù)方案進行檢索，通過假定評述的方式與申請人進行溝通，提高了溝通效率。檢索的過程需要考慮申請人的實際意圖，不能局限于權(quán)利要求中明顯不清楚的技術(shù)方案，考慮到審查的效能，借助于說明書中公開的內(nèi)容進行檢索。

三、結(jié)論

由上述兩個案例分析可知在檢索的過程中我們需要“帶入”說明書中的內(nèi)容，必要時改變檢索策略，以期得到有效對比文件；對說明書中內(nèi)容“帶入”的程度主要取決于說明書中的內(nèi)容與發(fā)明構(gòu)思的關(guān)聯(lián)性，當(dāng)說明書中的內(nèi)容與發(fā)明構(gòu)思關(guān)聯(lián)緊密時，因為這些內(nèi)容有可能在后續(xù)修改中被申請人寫入權(quán)利要求書中，我們需要對這部分內(nèi)容進行檢索。為了提高審查效能和審查質(zhì)量，在不增加過多工作量的情況下，檢索應(yīng)該針對發(fā)明構(gòu)思，即針對權(quán)利要求書中以及說明書中涉及到發(fā)明構(gòu)思的內(nèi)容進行檢索?！?/p>

參考文獻

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京；知識產(chǎn)權(quán)出版社，172-175.