武亞舟

（201620 華東政法大學(xué) 上海）

淺析商標(biāo)反向混淆的侵權(quán)認(rèn)定及損害賠償

武亞舟

（201620 華東政法大學(xué) 上海）

反向混淆起源于美國，我國也在近年出現(xiàn)諸多反向混淆案件，這些案件的突出特點(diǎn)在于巨額的損害賠償費(fèi)用。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商標(biāo)侵權(quán)類型也呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。除了正向混淆以外，大企業(yè)未經(jīng)許可使用他人在先注冊(cè)商標(biāo)，同時(shí)利用自己的聲譽(yù)和實(shí)力，導(dǎo)致公眾將商標(biāo)專用權(quán)人的商標(biāo)誤認(rèn)為大企業(yè)所有，造成反向混淆。本文分析商標(biāo)反向混淆的構(gòu)成要件與損害賠償計(jì)算方法，為國內(nèi)法院處理商標(biāo)反向混淆案件時(shí)，在規(guī)制侵權(quán)行為的同時(shí)，正確計(jì)算損害賠償數(shù)額，避免催生商標(biāo)權(quán)人通過訴訟方式不當(dāng)?shù)美?/p>

商標(biāo)侵權(quán)；反向混淆；損害賠償

一、反向混淆概念及司法現(xiàn)狀

反向混淆，最早出現(xiàn)于1918年美國International News Service .v. Associated Press一案，Holmes法官雖未明確地使用反向混淆這一詞，但其間接地提到：“我認(rèn)為，一般情況下，通常是被告仿冒原告的商品，但方向相反的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)也會(huì)導(dǎo)致同樣的惡果，即被告通過明示或默示的方式使人們認(rèn)為原告商品源于被告……比起通常的不公平交易的案件，這種混淆更為微妙，損害更為間接，但我認(rèn)為兩者都適用同樣的譴責(zé)規(guī)則”。1994年FISONS HORTICULTURE， Inc. v. VIGORO INDUSTRY, Inc.一案中則明確表達(dá)了反向混淆的含義，即在后的商標(biāo)使用人在相同或類似的商品上使用了與在先的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人相同或近似的商標(biāo)，但消費(fèi)者認(rèn)為在先的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人提供的商品來源于在后的商標(biāo)使用人。其實(shí)1977年Big O Tire Dealers， Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co一案，美國巡回法院首次在商標(biāo)上確認(rèn)并執(zhí)行反向混淆原則，此后，美國司法實(shí)踐中認(rèn)為：反向混淆是指通過在后使用者對(duì)模仿性商標(biāo)的積聚性使用，使得相關(guān)公眾將在先使用者的產(chǎn)品誤認(rèn)為來源于在后使用者。

我國商標(biāo)法在立法上并沒有對(duì)反向混淆進(jìn)行概念上的界定。我國法學(xué)界及司法實(shí)踐中對(duì)反向混淆的概念目前也尚無統(tǒng)一的或是權(quán)威的定義。大多偏向美國式定義，如黃武雙教授：“所謂反向混淆，是指購買在先使用商標(biāo)者商品時(shí)，客戶錯(cuò)誤地認(rèn)為自己購買了在后使用商標(biāo)者的商品”，或是對(duì)常見的反向混淆現(xiàn)象進(jìn)行描述，馮曉青教授在其文章中稱：“所謂反向混淆，按照有的學(xué)者解釋，是指一些知名度大的公司使用小公司的商標(biāo)，通過廣告營銷對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行狂轟濫炸，消費(fèi)者通常不會(huì)將大公司商標(biāo)與小公司商標(biāo)相混淆，但卻可能認(rèn)為小公司是大公司的子公司，小公司因而不能再自主使用自己的商標(biāo)?！?/p>

我國反向混淆司法現(xiàn)狀表現(xiàn)，首先，受理案件的法院多為中級(jí)或高級(jí)人民法院，也有一些基層法院也有相關(guān)的判決。其次，北京、廣東和浙江是商標(biāo)反向混淆案件發(fā)生最為集中的地區(qū)。到目前為止，北京地區(qū)法院共受理案件13件，占總數(shù)的26%；廣東地區(qū)法院共受理案10件，占總數(shù)的20%；浙江地區(qū)法院共受理案件9件，占總數(shù)的18%。從數(shù)量上來看，有關(guān)反向混淆的案件數(shù)量較少，從2002至2015年一共33件，上訴18件。在這些案件中，直接提到反向混淆的判決書僅有14份，其余的或是有些雖未直接提到，但描述了類似概念，或回避這一問題，或強(qiáng)調(diào)正向混淆而否認(rèn)反向混淆。

二、反向混淆構(gòu)成要件

反向混淆構(gòu)成要件有四個(gè)：①被訴侵權(quán)人構(gòu)成商標(biāo)性使用；②屬于相同或類似的商品或服務(wù)類別；③爭議商標(biāo)為相同或近似商標(biāo)；④造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)。而且最后還要滿足無正當(dāng)使用的理由這一兜底條款。具體而言，法院首先的考量因素為在后使用是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。如果在后使用不構(gòu)成商標(biāo)性使用，那么就不會(huì)構(gòu)成反向混淆。在“恒大皇馬”案中法院認(rèn)為“恒大皇馬足球?qū)W?！辈⒎巧虡?biāo)性使用，其與上訴人的商標(biāo)標(biāo)識(shí)既不相同也不相近似，不會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)上訴人與被上訴人之間發(fā)生混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成對(duì)上訴人商標(biāo)權(quán)的侵害。不論相關(guān)公眾是否會(huì)對(duì)“恒大皇馬足球?qū)W?！迸c皇家馬德里足球俱樂部之間法律關(guān)系發(fā)生混淆誤認(rèn)，上訴人并未舉證證明恒大足球?qū)W校的行為使其自身受到了直接損害。

不能簡單地以相關(guān)公眾可能產(chǎn)生上述與上訴人無關(guān)的誤導(dǎo)性后果而代替上訴人對(duì)自身受到損害的證明責(zé)任，民法的賠償責(zé)任追求的是“填平原則”，沒有損害就不應(yīng)當(dāng)獲得賠償。發(fā)展權(quán)并非商標(biāo)法或反不正當(dāng)競(jìng)爭法上的一種法定權(quán)利，即使作為一種可以受到反不正當(dāng)競(jìng)爭法保護(hù)的法益，亦應(yīng)符合不正當(dāng)競(jìng)爭的構(gòu)成要件。

在功夫熊貓案中，法院認(rèn)為電影和電影制作的相關(guān)公眾為電影觀眾和電影產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營者。從相關(guān)公眾的一般認(rèn)識(shí)角度來看，相關(guān)公眾具有甄別電影名稱與電影制作公司（導(dǎo)演、演員）關(guān)系的常識(shí)、意識(shí)和能力，其從電影制作公司（導(dǎo)演、演員）的角度識(shí)別電影的來源，而并非通過電影名稱。因此，電影名稱不能起到商標(biāo)所具有的區(qū)分服務(wù)來源的功能，在涉案被訴電影及宣傳材料中使用“功夫熊貓”作為電影名稱并非商標(biāo)性的使用，不構(gòu)成侵權(quán)。

另一個(gè)重要考量是，是否屬于相同或類似類別的商品或服務(wù)。關(guān)于商品或服務(wù)類別的判定標(biāo)準(zhǔn)問題，法院會(huì)依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十二條：“人民法院依據(jù)商標(biāo)法第五十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷；《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考。”

在“非誠勿擾”案中，這一要件成為雙方爭議焦點(diǎn)。金阿歡擁有第45類交友服務(wù)、婚姻介紹上的“非誠勿擾”注冊(cè)商標(biāo)，其認(rèn)為被告江蘇省廣播電視臺(tái)、珍愛網(wǎng)公司將其商標(biāo)作為相親節(jié)目的節(jié)目名稱，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，請(qǐng)求法院判定兩被告停止侵權(quán)。一審法院認(rèn)為從服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面綜合考察，被告江蘇電視臺(tái)的“非誠勿擾”電視節(jié)目雖然與婚戀交友有關(guān)，但終究是電視節(jié)目，相關(guān)公眾一般認(rèn)為兩者不存在特定聯(lián)系，不容易造成公眾混淆，兩者屬于不同類商品（服務(wù)），不構(gòu)成侵權(quán)。而二審法院則認(rèn)為，江蘇電視臺(tái)的《非誠勿擾》節(jié)目，從服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等判定，其均是提供征婚、相親、交友的服務(wù)，與上訴人第7199523號(hào)“非誠勿擾”商標(biāo)注冊(cè)證上核定的服務(wù)項(xiàng)目“交友、婚姻介紹”相同。再審法院認(rèn)為：不能只考慮《非誠勿擾》在電視上播出的形式，這只是客觀的相同或相似，更應(yīng)當(dāng)從實(shí)質(zhì)進(jìn)行考慮該電視節(jié)目的內(nèi)容：江蘇電視臺(tái)的節(jié)目目的是通過收視率賺取廣告費(fèi)用，而婚介則是以促成婚戀來賺取收入。還可以從服務(wù)的內(nèi)容和對(duì)象等方面進(jìn)行判斷，客觀的得出結(jié)論。

與中國不同，美國的司法實(shí)踐中，法院常常根據(jù)正向混淆的要件判斷反向混淆，比較普遍適用的判斷標(biāo)準(zhǔn)有：“拍立得因素”(Polaroid factor)和“斯里夸夫特因素”(Sleekcraft factor)。包括：①原告商標(biāo)的強(qiáng)度；②雙方商品的關(guān)聯(lián)性；③雙方商標(biāo)的相似性；④實(shí)際混淆的證據(jù)；⑤所使用的銷售渠道；⑥消費(fèi)者的注意程度；⑦被告的選擇該商標(biāo)的用意；⑧擴(kuò)大生產(chǎn)的可能性。在Macia v. Microsoft Corp案中，法院在認(rèn)定是否構(gòu)成反向混淆時(shí)，便采用了P o l a r o i d標(biāo)準(zhǔn)；在2005年的“Surfvivor media, Inc. v. Survivor productions”案中，美國第九巡回法院就采用了“斯里夸夫特因素”進(jìn)行判斷。在Ameritech， Inc.v.American Information Technologies Corp案中，上訴法院在判斷反向混淆的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，以上的八個(gè)考量因素也發(fā)揮了基礎(chǔ)性作用。但是由于反向混淆與正向混淆本不相同以及正向混淆標(biāo)準(zhǔn)多具主觀性、難以統(tǒng)一，所以直至目前，美國法院就“反向混淆”適用的具體標(biāo)準(zhǔn)仍沒有達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，反向混淆理論既可以是小公司保護(hù)商標(biāo)權(quán)利的武器，也可以是與大公司商談的有力籌碼，小公司或不知名的企業(yè)有可能借助反向混淆大發(fā)橫財(cái)。因此，美國法院也開始對(duì)“反向混淆誤認(rèn)”理論加以反思，體現(xiàn)在美國法院對(duì)主張“反向混淆”案件的審理更加謹(jǐn)慎，并對(duì)該理論的適用加以嚴(yán)格限制。

三、反向混淆侵權(quán)的賠償

目前我國在商標(biāo)損害賠償額認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定主要有《商標(biāo)法》第63條規(guī)定：按照實(shí)際損失賠償—侵權(quán)人所獲利益—都不能確定的可以參考商標(biāo)的許可使用費(fèi)。有惡意的，可以懲罰性賠償。在計(jì)算時(shí)可以使用減少的銷售量×單位利潤來計(jì)算，法院也可以依職權(quán)來得出數(shù)額。

值得注意的是侵權(quán)人所獲利潤這一標(biāo)準(zhǔn)。按照這一標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，往往能得出天價(jià)賠償額，如2007年藍(lán)色風(fēng)暴案，判決獲得300萬賠償；2008年G2000案，判決1257萬賠償；2013年新百倫案，一審判決9800萬賠償。這一標(biāo)準(zhǔn)的使用有待商榷。因?yàn)樵诜聪蚧煜讣?，在后使用者往往已?jīng)是很成功的知名企業(yè)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、宣傳以及銷售渠道上都有自己突出的優(yōu)勢(shì)，侵權(quán)人的銷售額并不完全是侵權(quán)商標(biāo)帶來的。在這個(gè)基礎(chǔ)上，根據(jù)侵權(quán)人所得來計(jì)算賠償額似乎對(duì)侵權(quán)人有失公平。例如在“中凱”商標(biāo)反向混淆一案中，法院認(rèn)為“音像制品的市場(chǎng)及其利潤取決于包括所承載的作品本身的受眾范圍等因素，也決定了‘中凱’字號(hào)對(duì)消費(fèi)者選擇的影響力有限，原告并未獲得版權(quán)作品的著作權(quán)人及鄰接權(quán)人的經(jīng)銷授權(quán)，并無資格在作品的利潤中分割獲利，因此被告的侵權(quán)行為并沒有給原告造成直接現(xiàn)實(shí)的損失。據(jù)此，賠償額僅限于制止侵權(quán)的合理開支”。

在“新百倫”案件中法院也沒有單純的將侵權(quán)人的獲利作為損害賠償額，而是考慮了多重因素最終以侵權(quán)獲利的一般作為損害賠償額。商標(biāo)的價(jià)值在于商譽(yù)，這些受爭議的商標(biāo)不僅僅載有商標(biāo)的商譽(yù)，那些著名企業(yè)在使用受爭議商標(biāo)時(shí)在無形中會(huì)將自己企業(yè)的本身固有商譽(yù)附在商標(biāo)之上。也就是說注冊(cè)在先的小企業(yè)并未對(duì)受爭議的商標(biāo)的商譽(yù)有過與那些賠償額相對(duì)應(yīng)的貢獻(xiàn)，所以獲得高額的賠償也是一種不太合理的結(jié)果。

此外，由于反向混淆案件中的侵權(quán)人通常是知名度較高的企業(yè)，其銷售額往往數(shù)倍于被侵權(quán)人，盡管考慮多重因素，最終確定的賠償額對(duì)不知名的被侵權(quán)人來說也有可能是飛來橫財(cái)。在這一程度上來看，高額的賠償是否會(huì)導(dǎo)致小企業(yè)瘋狂搶注商標(biāo)造成商標(biāo)司法行政資源浪費(fèi)以及對(duì)市場(chǎng)秩序的影響也是法院在認(rèn)定賠償額時(shí)不可忽略的一個(gè)因素。

四、我國反向混淆制度完善

筆者認(rèn)為，反向混淆行為應(yīng)當(dāng)規(guī)制，屬于一種商標(biāo)侵權(quán)行為，商標(biāo)權(quán)利人對(duì)于他人的混淆性侵權(quán)行為應(yīng)當(dāng)獲得相應(yīng)的救濟(jì)措施，包括請(qǐng)求侵權(quán)人停止侵害、賠償損失等。但是，在商標(biāo)侵權(quán)損害數(shù)額的計(jì)算上，根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，依次適用原告損失、被告侵權(quán)獲利、許可使用費(fèi)倍數(shù)、法定賠償額計(jì)算時(shí)，在無法確定原告損失的情況下，由于被告獲利中還包括了被告本身付出的大量市場(chǎng)推廣費(fèi)用，不可僅以被告獲利為計(jì)算依據(jù)，在計(jì)算時(shí)要扣除被告付出的廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、被告本身的固有商譽(yù)等影響因子，由此計(jì)算出正確的被告獲利數(shù)額。在必要時(shí)可以引入第三方對(duì)在先注冊(cè)人商譽(yù)的損失進(jìn)行評(píng)估，以期確定最公平合理的損失賠償?shù)臄?shù)額，這樣也可以在規(guī)制侵權(quán)行為的同時(shí)，避免原告通過維權(quán)訴訟方式謀取不正當(dāng)利益。

反向混淆制度在認(rèn)定上應(yīng)更為細(xì)致，與正向混淆相區(qū)分，以此保護(hù)小企業(yè)的利益。但又不能矯枉過正，連搶注商標(biāo)的企業(yè)也一同保護(hù)進(jìn)去。在損害賠償認(rèn)定方面，根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法，填補(bǔ)損害仍是首選標(biāo)準(zhǔn)，被告獲利要慎重使用，不能單純根據(jù)被告獲利判定賠償數(shù)額，而要扣除被告自身對(duì)商標(biāo)的宣傳使其增長的價(jià)值。與正向混淆相比，反向混淆更為少見，相關(guān)案例也不多，但完善這一制度意義很大。

武亞舟，男，大學(xué)本科，現(xiàn)就讀于華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，研究方向知識(shí)產(chǎn)權(quán)、民商法。