吳志耀

（315040 浙江素豪律師事務所 浙江 寧波）

功能性限定研究

吳志耀

（315040 浙江素豪律師事務所 浙江 寧波）

專利權利要求的保護范圍是專利授權程序和專利侵權判定的核心。隨著計算機和通信技術的發(fā)展，出現(xiàn)了大量采用結構、組分或步驟難以描述的技術特征，不可避免的采用功能性限定進行撰寫。但是，在行政授權領域和司法侵權領域對功能性限定采用不同的解釋規(guī)則，造成了社會公眾和專利權人無法分辨專利權的界限，亟須尋找統(tǒng)一的解釋規(guī)則。

功能性限定；功能性技術特征；具體+等同；全部技術方案

一、功能性限定的概念

功能性限定又稱功能性技術特征，根據(jù)《專利法解釋二》第八條的規(guī)定：功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

為何會存在功能性限定？其原因在于：專利撰寫過程中會形成功能性限定是因為代理人在撰寫時的思路往往是把一個復雜的結構、組分、步驟、條件等特征通過概括、上位化、抽象等手段形成權利要求書的過程。而在此過程中，為了追求權利要求書保護范圍的最大化以及權利要求書的清楚、簡要，代理人會的不可避免的會通過功能特征來限定權利要求書中的技術特征。特別是隨著計算機和通信技術的發(fā)展，普通的撰寫方法難以準確的對該技術特征進行描述。

二、功能性限定的認定

功能性限定其本質上是一種特殊的上位化的概括。其和普通的上位化的概括的區(qū)別在于后者使用的是結構、組分、步驟、配合關系等角度進行概括，而前者采用的通過功能和效果對技術特征進行限定。功能性限定達到了概括的范圍更加寬廣，以至于囊括了發(fā)明人在申請專利時無法實現(xiàn)或者無法預料的技術手段，對公眾的利益造成了影響，違背了以“公開換保護”的基本原則。所以，在專利侵權判定中，需要對功能性限定作出認定，并作出更加合理的解釋。

北京市高級人民法院制定并下發(fā)的《專利侵權判定指南》第十六條中通過正反兩個方面來對功能性限定作出認定：功能性技術特征，是指權利要求中的對產品或部件之間的配合關系或者對方法的步驟采用其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者產生的效果來限定的技術特征。下列情形一般不宜認定為功能性技術特征：①以功能或者效果性語言表述且已經成為所屬技術領域的普通技術人員普遍知曉的技術名詞一類的技術特征，如：導體、散熱裝置、粘結劑、放大器、變速器、濾波器等；②使用功能性或者效果性語言表述，但同時也用相應的結構、材料、步驟等特征進行表述的技術特征。雖然北京高院對功能性限定做了原則性解釋，但是具體案例復雜多變，尺度難以把握，“同案不同判”的問題依舊存在，功能性限定的認定仍然存在很大的爭議。

三、功能性限定的解釋

關于功能性限定的規(guī)定最早規(guī)定在1993年版的《專利審查指南》中，在指南中采取不鼓勵、但也沒有明確禁止的態(tài)度。而在2001年的審查指南中增加了：對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式。該規(guī)定一致保留在在最新的2014年版的《專利審查指南》中。與之相對應的，《專利法解釋一》第四條規(guī)定：對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。最高院和知識產權局的解釋相互矛盾，而根據(jù)專利法的精神出發(fā)，限制個人利益的過大擴張、保護公共利益，并且專利權的實現(xiàn)主要通過司法保護，最高院的司法解釋更加具有參考意義。功能性限定應當解釋為說明書中公開的具體實施方式和等同的實施方式，與之相對應的是普通是技術特征，普通的技術特征的技術原則為：發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。功能性限定在解釋的過程中，說明書的解釋作用提升到權利要求書相一致的地位。而在實際撰寫時，具體實施例往往較少 ，權利要求書的保護范圍只能限制于說明書中所寫的具體實施方式和相等同的實施方式。特別是在中國專利申請低價競爭市場環(huán)境之下，說明書的撰寫對于專利授權整體上影響不大的基礎上，對于具體實施例的撰寫只能說是基本滿足專利申請的要求，若被認定為功能性限定，無疑給專利的保護范圍造成重大影響。最高院的解釋方式限制了專利權的無度擴張，保護了公共利益，更加符合專利制度設計的初衷。

四、功能性限定的建議

隨著計算機領域和通訊領域的快速發(fā)展，功能性限定的技術特征無法避免的大量的使用在撰寫的專利文書中。而我國在行政授權領域和司法維權領域的不同解釋標準，造成專利權邊界的模糊，使社會公眾和專利權人無所適從，我國功能性限定的解釋亟需一個統(tǒng)一的解釋規(guī)則。參考世界各國，美國、日本逐漸從“全部技術方案”逐漸演變?yōu)椤熬唧w+等同”的解釋規(guī)則，而歐盟更加傾向于“全部技術方案”的解釋規(guī)則。從我國的實際情況看：我國專利法解釋所采取的“折中原則”，“折中原則”指的是以依照權力要求書為原則；當權利要求書表達出現(xiàn)不清楚或者錯誤時，說明書和附圖可以用于修正權要求書的不清楚和錯誤。根據(jù)折中原則，功能性限定是解釋更加傾向于“具體+等同”的解釋規(guī)則，但是對于本領域工作人員公知的技術手段若采用該解釋方法，則會過渡縮小專利權的范圍，所以筆者建議引入學理中“發(fā)明點”的概念。當功能性限定的技術特征屬于“發(fā)明點”時，該特征采用“具體+等同”的解釋規(guī)則；當功能性限定的技術特征屬于“非發(fā)明點”時，該特征采用“具體+等同+常規(guī)手段”的解釋規(guī)則，以此達到公眾權益和私人權益的平衡。