潘樹志　張英

引言

根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€步驟進行?！尽秾＠麑彶橹改希?010）》第二部分第四章3.2.1.1】

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

此即通常所說的創(chuàng)造性評述的三步法。

對于第（3）步中顯而易見性的判斷，即判斷現(xiàn)有技術(shù)中整體上是否存在技術(shù)啟示促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。在上述判斷中，“所述區(qū)別特征為公知常識”被認為是現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示的一種情況。

在目前的專利審查實踐中，常常會遇到審查員認為區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域公知常識卻未提供證據(jù)的情況。一般來說，申請人較難通過爭辯區(qū)別技術(shù)特征并非本領(lǐng)域公知常識而成功克服審查意見指出的缺陷。本文旨在分享針對此類審查意見答辯的一些經(jīng)驗。

答辯方式

為成功克服審查意見指出的區(qū)別技術(shù)特征并非本領(lǐng)域公知常識的缺陷，針對此類審查意見，申請人在答辯時通常可采取以下方式：

1.根據(jù)審查指南第二部分第八章的規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”，申請人在答復(fù)審查意見通知書時可以請審查員在后續(xù)的通知書中舉證?！尽秾＠麑彶橹改希?010）》第二部分第八章4.10.2.2】

2.強調(diào)該技術(shù)特征是針對本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題而提出發(fā)明點，其在現(xiàn)有技術(shù)中并未被披露過，自然不會屬于公知常識。

3.從對比文件中給出的教導(dǎo)出發(fā)，指出本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對比文件給出的教導(dǎo)，沒有動機對于對比文件1進行改進，因為通過所謂的公知常識對于對比文件1進行改進的話，將會導(dǎo)致對比文件1的方案完全背離其初衷，無法實現(xiàn)預(yù)期的發(fā)明目的，從而表明區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識，且本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將其與對比文件1進行結(jié)合以獲得本發(fā)明的技術(shù)方案。

以下結(jié)合一個案例，淺述第三種答辯方式在實踐中的應(yīng)用。

案例

案情簡介：本申請涉及用于連接到電磁開關(guān)設(shè)備特別是接觸器的擴展接口模塊，用于解決現(xiàn)有技術(shù)中“接觸器可以與其它的開關(guān)設(shè)備以不同的類型和方式組合，會發(fā)生線圈接線端子不容易觸及的情況”這一缺陷。通過本申請的技術(shù)方案擴展了接觸器的線圈接頭，使其容易被觸及。本申請權(quán)利要求1如下：

1.擴展接口模塊，用于連接到電磁開關(guān)設(shè)備的，特別是接觸器的至少兩個線圈接頭（11），具有：殼體（2）；固定件，用于將所述擴展接口模塊（1）固定在所述電磁開關(guān)設(shè)備（10）上或與所述電磁開關(guān)設(shè)備（10）鄰近的開關(guān)單元上；至少兩個連接口（3）和配屬于所述至少兩個連接口（3）的、至少兩個用于連接電壓供電線路的接線端子（4）以及至少兩根絞合線（5），用于電連接所述擴展接口模塊（1）的所述接線端子（4）與所述電磁開關(guān)設(shè)備（10）的所述至少兩個線圈接頭（11）。（以下為本申請附圖1所示的擴展接口模塊，該圖中未示出電磁開關(guān)設(shè)備和線圈接頭）

復(fù)審決定中，專利復(fù)審委員會以權(quán)利要求1相對于對比文件1與公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性為由維持了對本申請的駁回決定。

復(fù)審決定中提到，權(quán)利要求1請求保護的技術(shù)方案與對比文件1的區(qū)別在于權(quán)利要求1中與線圈接頭連接的是至少兩根絞合線，而對比文件1中是電阻絲?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征，本申請實際解決的技術(shù)問題是：提供接口模塊與線圈的連接。對比文件1中公開了采用電阻絲起到連接輸入接口和線圈之間的聯(lián)系的作用，其省略了礙事的回線。盡管在對比文件1的電阻絲不能隨意擴展或者取代，但是該電阻絲除了起到限流的作用，還起到承載電流的作用，其中承載電流的作用即是普通導(dǎo)線所能起到的作用。在一般的不需要過流保護的情況下，將電阻絲替換為普通導(dǎo)線是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段，屬于本領(lǐng)域的公知常識。

申請人對復(fù)審決定不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提出訴訟請求，在起訴狀中申請人指出：

對比文件1記載了“圖6（參見下圖）給出了電容接觸器K的原理電路圖。其中輔助開關(guān)的超前輔助觸點VK與標準接觸器的主觸點HK相關(guān)聯(lián)。輔助觸點VK到主觸點HK的連接導(dǎo)線由具有電阻Rv的電阻絲來實現(xiàn)”；“當(dāng)電容負載7通過電容接觸器如圖6所示接通時，首先輔助開關(guān)的超前輔助觸點VK閉合，由此短路式的電流沖擊受限于位于這一電流電路上的電阻Rv，在一定的延遲時間過后主觸點HK才接通”。

可見，對比文件1中輔助開關(guān)的輔助觸點必須要與電阻絲連接，利用該電阻絲來吸收短路式電流沖擊，對主觸點HK回路起到過流保護作用。

由此容易發(fā)現(xiàn)復(fù)審決定中的斷言是明顯不合理的：

（1）該斷言前后矛盾。前面承認在對比文件1的電阻絲不能隨意擴展或者取代；而后面又說不需要過流保護的情況下，將電阻絲替換為普通導(dǎo)線是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段。實際上，對比文件1中設(shè)置電阻絲的根本目的在于實現(xiàn)過流保護，所以，“不需要過流保護的情況下”這個前提就無法成立。

（2）如前所述，對比文件1中的電阻絲用于過流保護，其在電容接觸器的結(jié)構(gòu)中是必不可少的元件。如果將電阻絲替換成普通導(dǎo)線，則對比文件1的發(fā)明將變得沒有意義。這是因為：首先，對比文件1中的電容接觸器中設(shè)置輔助開關(guān)的目的就是為了過流保護，具體是通過其中的電阻絲來實現(xiàn)的。若不需要過流保護，則不需要輔助開關(guān)，自然也就不存在輔助觸點、電阻絲這些元件了，更談不上將電阻絲替換成普通導(dǎo)線了。其次，如果在不需要過流保護的情況下仍然設(shè)置輔助開關(guān)，并將電阻絲替換成普通導(dǎo)線，則會發(fā)現(xiàn)，分別設(shè)置輔助觸點VK以及主觸點HK將是無意義的。因為，輔助觸點VK先閉合，即通過輔助觸點形成短路連接；稍后在主觸點HK閉合后，通過主觸點形成短路連接。二者將最終都保持短路連接。而對比文件1中最終只有主觸點處形成短路連接，電流由此流過；在主觸點處形成短路連接后，輔助觸點處將最終無電流流過。所以說，在不需要過流保護的情況下仍然設(shè)置輔助開關(guān)，并將電阻絲替換成普通導(dǎo)線，沒有任何意義，只能無謂地增大器件體積。

根據(jù)上述論述可知，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對比文件1的教導(dǎo)，沒有動機將電阻絲替換成普通導(dǎo)線。對比文件1中沒有給出任何啟示進行上述替換。即使結(jié)合公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不會進行上述替換，因為這種替換將完全否定對比文件1的接觸器中設(shè)置輔助開關(guān)的意義，無法實現(xiàn)過流保護的目的。

就如同無法將白熾燈中的燈絲替換成普通金屬絲一樣，那將導(dǎo)致白熾燈無法工作。所以，對于上述區(qū)別技術(shù)特征，不能憑感覺認為其屬于公知常識。而是需要從技術(shù)方案的整體出發(fā)進行判斷，綜合考慮所解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)手段和達到的技術(shù)效果才能得出正確的結(jié)論。

法院經(jīng)審理，判決撤銷了上述復(fù)審決定。法院在判決書中明確指出：“確認區(qū)別特征不應(yīng)脫離其所處的整體技術(shù)方案而單獨考慮技術(shù)特征本身，從而將對比文件公開的技術(shù)特征進行任意拆解和拼湊以盡量貼近權(quán)利要求中的技術(shù)特征”以及“考慮現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示時，不僅要考慮對比文件所公開的技術(shù)方案，還要注意其所屬的技術(shù)領(lǐng)域，解決的技術(shù)問題，所達到的技術(shù)效果，以便從整體上理解現(xiàn)有技術(shù)所給出的教導(dǎo)”。

總結(jié)

如判決書中所指出的“確認區(qū)別特征不應(yīng)脫離其所處的整體技術(shù)方案而單獨考慮技術(shù)特征本身”。根據(jù)對比文件的教導(dǎo)，若根本無法將對比文件1中的技術(shù)特征進行替換，則顯然不能認定這種替換是本領(lǐng)域的公知常識。

復(fù)審決定中之所以認為用普通導(dǎo)線替換對比文件1中的電阻絲是本領(lǐng)域的公知常識，是因為僅僅孤立地考慮此特征，而未將其作為整個技術(shù)方案中的有機部分進行整體考量，如該特征與其他特征之間的連接關(guān)系（例如本申請中的電阻絲與對比文件1中的雙絞線連接的對象實質(zhì)上也是無法等同的，本文對此不作論述）、所起的作用等等。

在創(chuàng)造性審查中，若簡單地割裂出一個特征進行評判，則容易錯誤的將其認定為公知常識。同樣一個特征，應(yīng)用到不同的技術(shù)方案中，即與不同的特征相互聯(lián)系、協(xié)同作用，會產(chǎn)生完全不同的技術(shù)效果。即使某一特征本身看上去比較常見，也不宜簡單地直接認定為公知常識，而應(yīng)該在技術(shù)方案的整體中來考慮該特征，換句話說，在權(quán)利要求的上下文中來考慮該特征。

如審查指南第二部分第四章所指出的：“審查發(fā)明的創(chuàng)造性時，由于審查員是在了解了發(fā)明內(nèi)容之后才作出判斷，因而容易對發(fā)明的創(chuàng)造性估計偏低，從而犯“事后諸葛亮”的錯誤。審查員應(yīng)當(dāng)牢牢記住，對發(fā)明的創(chuàng)造性評價是由發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員依據(jù)申請日以前的現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明進行比較而作出的，以減少和避免主觀因素的影響”【《專利審查指南（2010）》.第二部分第四章6.2】，由于審查工作是發(fā)明創(chuàng)造之后進行的，這種事后的分析或多或少會導(dǎo)致對發(fā)明的創(chuàng)造性低估。

因此，在審查時，審查員不應(yīng)在看到了本發(fā)明之后，主觀地認為本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠（有能力）對于對比文件進行改進從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，從而認為本發(fā)明的技術(shù)方案是顯而易見的。只有本領(lǐng)域技術(shù)人員出于解決與本發(fā)明相同或相似的技術(shù)問題的需要，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上得到技術(shù)啟示，從而會（有動機）對于對比文件的技術(shù)方案進行改進從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，才能夠認為本發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，即判斷的關(guān)鍵是本領(lǐng)域技術(shù)人員是否存在動機對于對比文件的技術(shù)方案進行改進。

綜上，審查創(chuàng)造性時，審查員應(yīng)牢牢站在申請日之前的時間點，基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度從對比文件整體的教導(dǎo)出發(fā)，看現(xiàn)有技術(shù)中有沒有給出修改對比文件以得到本發(fā)明技術(shù)方案的啟示，才有可能得出比較客觀的結(jié)論。另外，需要指出，發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域以及所解決的技術(shù)問題對于判斷權(quán)利要求的創(chuàng)造性也是不可忽視的因素。如果對比文件與本發(fā)明屬于相同或近似的技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決相同或類似的技術(shù)問題，根據(jù)對比文件的教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將公知常識與對比文件1結(jié)合，從而獲得與本發(fā)明相同或類似的技術(shù)方案，則通常可認定為本發(fā)明的技術(shù)方案是顯而易見的。否則，如果對比文件與本發(fā)明屬于不同也不近似的技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決不同的技術(shù)問題，基于其教導(dǎo)無法得到相同或類似的技術(shù)方案或者得到的是劣化的技術(shù)方案，則一般可認定本發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的。

通過本案例可以看出，在創(chuàng)造性審查、答辯過程中，審查員和申請人都需要牢牢站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，從技術(shù)方案的整體出發(fā)，綜合考慮發(fā)明所涉及的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、所達到的技術(shù)效果，對區(qū)別技術(shù)特征做深入分析，才能夠?qū)τ谄涫欠駷楣ＷR作出正確的認定。