劉雪+李夢蕓+李福永

摘 要：本文通過對立法本意、克服缺陷的方式、以及具體的案例分析，對“專利法第二十六條第四款和專利法實施細則第二十條第二款進行梳理，分析了這兩個法條，以希望對審查實踐有所指導(dǎo)。

關(guān)鍵詞：不支持；缺必特；克服缺陷

引言

在審查理論和實踐中爭議較大的是“不支持”與“缺乏必要技術(shù)特征”的混淆使用問題，也即專利法第二十六條第四款（以下簡稱A26.4）和專利法實施細則第二十條第二款（以下簡稱R20.2）的混淆使用問題。

一、A26.4 與R20.2 的立法本意

1、《中華人民共和國專利法》第二十六條第四款規(guī)定了“權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)”，2010 年版《審查指南》對此作出了具體說明“權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)是指權(quán)利要求應(yīng)當?shù)玫秸f明書的支持”，而其中權(quán)利要求未得到說明書的支持的情況包括兩種具體情形：（1）權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其它替代方式來完成；（2）如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，并達到相同的技術(shù)效果。[1]

2、《中華人民共和國專利法實施細則》第二十條第二款規(guī)定“獨立權(quán)利要求應(yīng)當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征” [1]。必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單地將實施例中的技術(shù)特征直接認定為必要技術(shù)特征。[2]

二、克服缺陷的方式

在具體的審查實踐中，如果事實認定正確，引用上述兩個法條后申請人能夠采用的克服缺陷的主要方式是“將特定的實施方式、下位概念”或“解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征”補入獨立權(quán)利要求。也就是說，申請人面對上述兩個法條時，都是通過向獨立權(quán)利要求中增加技術(shù)特征來限定出合理的保護范圍。

三、案例分析

案例1

申請?zhí)枺?013100883429

權(quán)利要求：1. 一種用于點鈔機紙幣邊緣的實時定位方法，其特征在于：實時定位方法如下：

a、將紙幣本體（1）放置于點鈔機中，點鈔機內(nèi)具有CIS傳感器，啟動點鈔機的同時CIS傳感器也啟動掃描，CIS傳感器在點鈔機內(nèi)部進行逐行掃描……

分析：本發(fā)明要解決的問題是：如何對紙幣的兩邊進行并行的處理，而為了解決這個問題，說明書第[0023]段中記載了“點鈔機的兩側(cè)都可以設(shè)置CIS傳感器，每側(cè)的CIS傳感器對應(yīng)負責掃面紙幣本體的一個面”。在權(quán)利要求1中限定了“點鈔機內(nèi)具有CIS傳感器”，權(quán)利要求書的內(nèi)容是說明書內(nèi)容的概括，該種概括包括例如兩種情況：點鈔機的兩側(cè)都可以設(shè)置CIS傳感器、以及只在點鈔機的一側(cè)設(shè)置CIS傳感器。然而，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，如果只在點鈔機的一側(cè)設(shè)置CIS傳感器，則不能解決本發(fā)明要解決的對紙幣的雙面并行處理的技術(shù)問題。也就是說權(quán)利要求給出了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，屬于將權(quán)利要求的保護范圍概括的過寬，為了克服這個缺陷需要將說明書中特定的實施方式加入到權(quán)利要求書中。

案例2

申請?zhí)枺?011103043359

權(quán)利要求1 一種條碼的處理方法，其特征在于，包括：

終端從條碼服務(wù)器獲取條碼信息，所述條碼信息包括用于標識所述條碼為主讀條碼或被讀條碼的條碼類別標識信息；

所述終端將所述條碼信息保存至設(shè)定存儲位置。

權(quán)利要求1請求保護一種條碼處理的方法，由本申請說明書第[0008]段-[0033]段可知，本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是避免了逐條閱讀終端中的短信或彩信以確定出包括條碼信息的短信或彩信的過程以及終端借助于條碼識別軟件或條碼識別終端等解析出條碼類型的過程，從而提高了條碼的使用效率。

從說明書中實施例1中公開的內(nèi)容可以得到，上述技術(shù)問題的解決是通過：“終端從條碼服務(wù)器獲取條碼信息，包括：終端向條碼服務(wù)器發(fā)送條碼獲取請求，所述條碼獲取請求中攜帶所述終端的終端標識，并接收所述條碼服務(wù)器從本地保存的條碼信息中查找到、且發(fā)送的與所述條碼獲取請求中攜帶的所述終端標識對應(yīng)保存的條碼信息；或終端向條碼服務(wù)器發(fā)送條碼獲取請求，所述條碼獲取請求中攜帶所述終端的終端標識以及所述終端保存的條碼信息的條碼標識，并接收所述條碼服務(wù)器從本地保存的條碼信息中查找到、且發(fā)送的與所述條碼獲取請求中攜帶的所述終端標識對應(yīng)保存的條碼信息中與除所述條碼獲取請求中攜帶的條碼標識以外的條碼標識對應(yīng)的條碼信息”來解決的。由此可見，這部分特征是本發(fā)明解決其技術(shù)問題必不可少的技術(shù)特征，然而權(quán)利要求1僅限定了一種條碼處理的方法，并沒有詳細描述條碼處理方法流程的步驟，因此其無法解決上述技術(shù)問題，也即權(quán)利要求缺少解決其技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，為了克服這個缺陷需要將解決其技術(shù)問題的必要技術(shù)特征加入到說明書中。

四、總結(jié)

結(jié)合法條以及上述案例，A26.4 規(guī)定的“權(quán)利要求應(yīng)當以說明書為依據(jù)”是指權(quán)利要求的保護范圍與說明書公開內(nèi)容應(yīng)當匹配，其初衷是以公開換保護，即公開的內(nèi)容應(yīng)當與要求保護的內(nèi)容相匹配，以避免申請人以較小的公開內(nèi)容換取較大的保護范圍，而損害公眾的利益；R20.2 規(guī)定的“獨立權(quán)利要求應(yīng)當記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征”是指對權(quán)利要求自身應(yīng)當完善，以形成能夠解決技術(shù)問題的完整技術(shù)方案。由此可見，從立法本意來看，A26.4 針對的是“保護范圍相對于申請做出的貢獻是否適當”，R20.2 針對的是“技術(shù)方案完整不完整”。 [3]法條之間理應(yīng)無相互重疊和交叉，法律條款的適用理應(yīng)不存在所謂的“競合”，不能將上述法條單純的理解成“為在權(quán)利要求中補入技術(shù)特征以縮小保護范圍”而設(shè)立的條款。

用過上述案例以及對法條的梳理，希望各位審查員對不支持與缺必特有更加深刻的認識和區(qū)分。這兩個法條的混淆既會損害申請人的利益，也會有損公眾的利益，同時也會顯示出我們審查員行列對專利法及其實施細則的不尊重。希望大家在審查實踐中認真區(qū)分這兩個法條。

參考文獻

[1] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京；知識產(chǎn)權(quán)出版社，172-175.

[2] 秦開宗. 如何確定權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征[J]. 中國發(fā)明與專利，2006，11.

[3] 竇艷鵬. 淺析專利審查過程中“不支持”與“缺乏必要技術(shù)特征”的混淆使用問題[J]. 審查業(yè)務(wù)通訊，2014，9.