周作斌，張 倩，鄭 洋

(西安財經(jīng)學(xué)院 法學(xué)院， 陜西 西安 710061)

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商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)探析
——以“采蝶軒”商標(biāo)侵權(quán)案為列

周作斌，張 倩，鄭 洋

(西安財經(jīng)學(xué)院 法學(xué)院， 陜西 西安 710061)

我國目前采用注冊取得商標(biāo)權(quán)制度，對未注冊商標(biāo)尤其是在先使用的未注冊商標(biāo)的保護(hù)較為薄弱，導(dǎo)致了頻繁發(fā)生商標(biāo)搶注行為，嚴(yán)重?fù)p害了市場經(jīng)濟秩序的公平競爭性。因此，我國新《商標(biāo)法》制定了商標(biāo)先用權(quán)制度，以保護(hù)商標(biāo)在先使用人的合法權(quán)益。文章以“采蝶軒”商標(biāo)侵權(quán)案為視角，分析商標(biāo)先用權(quán)的構(gòu)成要件，從勞動價值理論和公平保護(hù)理論兩個方面，分析了商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)的必要性和可行性，指出我國商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)的不足之處，提出完善的建議。

商標(biāo)權(quán)；未注冊商標(biāo)；商標(biāo)在先使用；商標(biāo)先用權(quán)

在市場經(jīng)濟的大背景下，國際貿(mào)易不斷增加，國內(nèi)商標(biāo)在域外屢屢被搶注，侵犯了未注冊商標(biāo)在先使用人的利益。2014年5月1日，新《商標(biāo)法》正式實施，彌補了舊《商標(biāo)法》的一些缺陷，確立了商標(biāo)先用權(quán)制度，在一定程度上遏制了商標(biāo)搶注現(xiàn)象。但是，商標(biāo)先用權(quán)制度剛剛確立，對商標(biāo)先用權(quán)相關(guān)概念的理解存在出入，對法條的適用沒有相關(guān)的司法解釋做指導(dǎo)。同時，缺乏按照新法判決的相關(guān)案例，可參照遵循的指導(dǎo)性案例較少。商標(biāo)先用權(quán)是指善意的商標(biāo)使用人在他人申請注冊之前已經(jīng)實際使用，待商標(biāo)注冊申請之后可以繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利，但該在先使用的商標(biāo)要符合時間條件、使用條件等要求。

一、基本案情回顧

2003年9月14日，“采蝶軒”商標(biāo)經(jīng)過核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓，受讓人為原告梁或、盧宜堅。該商標(biāo)的續(xù)展有效期間是2009年10月28日至2019年10月27日。原告所享有的注冊商標(biāo)在廣東省被評定為著名商標(biāo)，但其在合肥并沒有經(jīng)營活動。被告采蝶軒集團(tuán)公司是合肥市采蝶軒食品有限責(zé)任公司的前身，成立于2000年5月，成立后即使用“采蝶軒”字號，持續(xù)進(jìn)行面包、蛋糕等食品的生產(chǎn)、銷售，并在產(chǎn)品包裝和銷售店面的門頭上使用采蝶軒字樣，發(fā)展至今已經(jīng)有200多家門面，在安徽省境內(nèi)可謂家喻戶曉。法院經(jīng)過審理，首先認(rèn)定了保護(hù)商標(biāo)在先權(quán)利的基本原則，確立了“采蝶軒”商標(biāo)具有在先權(quán)利，同時采蝶軒集團(tuán)不具有攀附注冊商標(biāo)商譽的行為，也不具有惡意傍名牌的主觀態(tài)度，采蝶軒集團(tuán)公司使用的與“采蝶軒”有關(guān)的商業(yè)標(biāo)識及企業(yè)字號“采蝶軒”屬于在先使用。根據(jù)庭審調(diào)查，“采蝶軒”商標(biāo)的使用沒有造成消費者混淆或者誤認(rèn)，也沒有不正當(dāng)競爭的行為。該案的判決認(rèn)定了善意的商標(biāo)先用權(quán)人的在先權(quán)利，并且可以作為侵犯商標(biāo)專用權(quán)抗辯的理由。經(jīng)過法院二次審理，駁回上訴，維持原判，判決由梁或、盧宜堅負(fù)擔(dān)二審案件受理費112067元①參見安徽省高級人民法院(2013)皖民三終字第00072號民事判決書。。

二、商標(biāo)先用權(quán)的基本理論考察

在“采蝶軒”商標(biāo)案中，法院認(rèn)可了安徽采蝶軒集團(tuán)享有商標(biāo)的在先權(quán)利即商標(biāo)先用權(quán)。研究商標(biāo)先用權(quán)，首先要考察商標(biāo)先用權(quán)存在的理論基礎(chǔ)。

(一)商標(biāo)先用權(quán)的構(gòu)成要件

1.未注冊商標(biāo)在先使用人是善意的

日本學(xué)者三宅発士郎認(rèn)為，注冊商標(biāo)在先使用人在商標(biāo)注冊申請人提出商標(biāo)申請時不以不正當(dāng)競爭為目的，但在注冊之后具有明顯不正當(dāng)競爭行為的，不應(yīng)當(dāng)賦予商標(biāo)使用人商標(biāo)先用權(quán)，同時也不能認(rèn)可商標(biāo)的在先使用[1]。

善意是一個人的主觀態(tài)度，我們沒有辦法看到，只能從當(dāng)事人的具體行為進(jìn)行探知。本文通過對以下三種情況具體分析何種行為是善意的。其一，兩個商標(biāo)都已經(jīng)使用并有自己固定的消費者群體，但雙方互不知曉，一個商標(biāo)未注冊，一個商標(biāo)后來進(jìn)行了注冊。在美國，這兩個商標(biāo)可以并存而且互不排斥。如果商標(biāo)使用人沒有攀附知名商標(biāo)的商譽并且沒有從事不正當(dāng)競爭，那么就可以證明其是善意的。其二，注冊商標(biāo)已經(jīng)存在，并發(fā)展成為馳名商標(biāo)，那么該商標(biāo)享有跨類保護(hù)，如果商標(biāo)使用人在非因自己的過失不知道或不應(yīng)當(dāng)知道該注冊商標(biāo)的存在，可以證明其是善意的，但如果是為了攀附馳名商標(biāo)的商譽就是惡意的。其三，在先使用的商標(biāo)與注冊商標(biāo)外觀較為相似，商標(biāo)未注冊商標(biāo)使用人就要證明其對該商標(biāo)享有正當(dāng)權(quán)利，才能自證其是善意的。因此，未注冊商標(biāo)在先使用人的善意要符合兩個條件：其一，在先使用人不從事不正當(dāng)競爭的業(yè)務(wù)；其二，在先使用人使用商標(biāo)的行為沒有損害他人的正當(dāng)在先權(quán)利。在本案中，安徽“采蝶軒”沒有存在明顯不正當(dāng)競爭行為，在門頭、宣傳冊上附有“采蝶軒”標(biāo)識，完全是基于采蝶軒集團(tuán)公司對“采蝶軒”字號的在先使用權(quán)，并無刻意將其產(chǎn)品與梁或、盧宜堅的有關(guān)“采蝶軒”商標(biāo)相混淆的主觀故意。

2.在先使用的時間要求

如何分辨商標(biāo)在先使用的使用時間是認(rèn)定商標(biāo)先用權(quán)的重要指標(biāo)。商標(biāo)在先使用的時間如何確定，法律還沒有做出明確的具體規(guī)定。美國實行商標(biāo)取得制度，申請時間應(yīng)當(dāng)遵循申請在先原則，商標(biāo)一經(jīng)使用就享有商標(biāo)權(quán)，那么商標(biāo)在先使用人就享有了該商標(biāo)的在先權(quán)利，可以行使等同于商標(biāo)權(quán)的行為。筆者認(rèn)為，以注冊商標(biāo)申請日為計算節(jié)點來判斷在先使用的商標(biāo)是否符合時間要求。因此，在注冊商標(biāo)申請日之前使用，未注冊商標(biāo)可以享有商標(biāo)先用權(quán)。在我國，在先商標(biāo)使用時間的確定，應(yīng)當(dāng)根據(jù)我國新《商標(biāo)法》第19條的規(guī)定確定商標(biāo)的申請時間*新《商標(biāo)法》第19條規(guī)定：“兩個或者兩個以上的申請人，在同一種商品或者類似商品上，分別以相同或者近似的商標(biāo)在同一天申請注冊的，各申請人應(yīng)當(dāng)自收到商標(biāo)局通知之日起30日內(nèi)提交其申請注冊前在先使用該商標(biāo)的證據(jù)。同日使用或者均未使用的，各申請人可以自收到商標(biāo)局通知之日起30日內(nèi)自行協(xié)商，并將書面協(xié)議報送商標(biāo)局;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，商標(biāo)局通知各申請人以抽簽的方式確定一個申請人，駁回其他人的注冊申請。商標(biāo)局已經(jīng)通知但申請人未參加抽簽的，視為放棄申請，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)書面通知未參加抽簽的申請人。”。在司法實踐中，商標(biāo)的申請時間很好確定，而商標(biāo)的在先使用時間較為難以確認(rèn)，需要商標(biāo)在先使用人加以證明，如果能夠證明其使用時間早于商標(biāo)申請時間，商標(biāo)在先使用人就可以享有商標(biāo)先用權(quán)。

未注冊商標(biāo)使用人對該商標(biāo)的使用要早于注冊人，已經(jīng)得到消費者廣泛認(rèn)可。在本案審理過程中，采蝶軒集團(tuán)公司答辯稱，自公司2000年注冊之后，就開始將“采蝶軒”作為商標(biāo)使用，并提供納稅證明，同時指出梁或、盧宜堅在2004年11月才在蛋糕、面包等商品類別上取得“采蝶軒”商標(biāo)，由此可以證明安徽“采蝶軒”要早于梁或、盧宜堅的注冊商標(biāo)“采蝶軒”的使用。

3.在先使用的未注冊商標(biāo)要達(dá)到一定的馳名度

英美法系國家對商標(biāo)是否馳名沒有做出要求，如美國法律規(guī)定商標(biāo)一經(jīng)使用就獲得商標(biāo)權(quán)。例如，因美國奉行商標(biāo)使用主義，不要求商標(biāo)因為使用而達(dá)到馳名。而大陸法系中的多數(shù)國家將知名度納入對商標(biāo)先用權(quán)的限制性條款，如德國、意大利和日本等國[2]，以日本要求最高。日本《商標(biāo)法》第64條規(guī)定：“只有被廣泛知曉的商標(biāo)才可以享有商標(biāo)先用權(quán)”。我國新《商標(biāo)法》也要求未注冊商標(biāo)已經(jīng)在先使用并有一定影響。

學(xué)術(shù)界對這一問題的看法大有不同，主要有以下幾種觀點。第一，在先商標(biāo)使用人只要連續(xù)使用該商標(biāo)，不用達(dá)到一定知名度，就可以主張先用權(quán)。但這種觀點只符合采用取得主義的國家，我國奉行商標(biāo)注冊主義，顯然這種觀點不適合我國國情。第二，就是要求像日本《商標(biāo)法》規(guī)定的那樣，達(dá)到廣大消費者熟知的水平。但是，這種商標(biāo)的判斷標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)苛，會造成大量未注冊商標(biāo)不能得到保護(hù)。第三，商標(biāo)在先使用人在注冊商標(biāo)申請日之前，通過自己的商業(yè)活動為該商標(biāo)獲得一定的商譽和知名度，但這個知名度不需要在全國范圍內(nèi)享有，在一定的范圍或者領(lǐng)域內(nèi)享有知名度即可。若商標(biāo)在先使用人只能提供自己使用該商標(biāo)的時間，卻無法證明對該商標(biāo)的使用產(chǎn)生一定市場影響，那么未注冊商標(biāo)使用人不能享有商標(biāo)先用權(quán)。在本案中，安徽“采蝶軒”多次獲得榮譽稱號，在安徽合肥市地區(qū)具有較高的知名度和美譽度，符合商標(biāo)先用權(quán)馳名度的要求。

4.在先使用的未注冊商標(biāo)的適用范圍

根據(jù)《商標(biāo)法》對商標(biāo)先用權(quán)的規(guī)定，可以看出在先使用的未注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)的適用范圍相似，用在相同或類似的商品或者服務(wù)上。根據(jù)商標(biāo)注冊原則，該未注冊商標(biāo)使用人構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)，但是根據(jù)目前立法規(guī)定，未注冊商標(biāo)在先使用人享有商標(biāo)先用權(quán)可以免責(zé)，并以此作為抗辯理由對抗商標(biāo)權(quán)人。

如果在先商標(biāo)與注冊商標(biāo)相同或者類似，但是適用范圍完全不同，需要分兩種情況。其一，如果注冊商標(biāo)是馳名商標(biāo)，那么就要考慮商標(biāo)的跨類保護(hù)問題，就必須賦予未注冊商標(biāo)在先使用人商標(biāo)先用權(quán)。其二，注冊商標(biāo)不是馳名商標(biāo)，就不會構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，因此也不需要賦予其商標(biāo)先用權(quán)。不論是國際條約還是國內(nèi)立法，馳名注冊商標(biāo)都享有跨類保護(hù)的特權(quán)。在這種情況下，在先商標(biāo)與馳名注冊商標(biāo)就會產(chǎn)生沖突，于是賦予在先商標(biāo)侵權(quán)抗辯的權(quán)利非常有必要。

在本案中，梁或、盧宜堅在蛋糕、面包類等食品上使用“采蝶軒”注冊商標(biāo)，采蝶軒集團(tuán)公司在蛋糕、面包類等烘焙食品上使用“采蝶軒”未注冊商標(biāo)和字號，持續(xù)進(jìn)行面包、蛋糕等食品的生產(chǎn)、銷售，符合在先使用的未注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)具有相類似的適用范圍。

(二)商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)的理論依據(jù)

在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，著作權(quán)、專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)被稱為三大支柱，支撐著知識產(chǎn)權(quán)制度體系[3]。商標(biāo)存在的理論基礎(chǔ)即符號價值理論。商標(biāo)作為一種商業(yè)符號，其價值在于在市場經(jīng)營活動中使用，使得商標(biāo)與特定商品產(chǎn)生某種聯(lián)系[4]。實踐結(jié)果證明，商標(biāo)的馳名度越高，商標(biāo)的價值就越大，商標(biāo)的識別性也就越突出。

1.勞動價值理論

在市場經(jīng)濟繁榮發(fā)展的大背景下，知識產(chǎn)權(quán)成為各國科技、文化實力的象征，是世界各國保護(hù)智力成果所有人合法權(quán)益的有效權(quán)利，促進(jìn)了國家科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，成為各國在國際競爭中的有力武器。商標(biāo)權(quán)的保護(hù)是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重要方面，立法核心就是為了保護(hù)商標(biāo)的專用權(quán)。在經(jīng)濟不發(fā)達(dá)的年代，商標(biāo)立法主要保護(hù)的是商品商標(biāo)。隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展和國際貿(mào)易的增加，拓寬了商標(biāo)的保護(hù)范圍，并對其進(jìn)行全方位保護(hù)，已經(jīng)成為各國商標(biāo)立法的趨勢。Justin Hughes認(rèn)為勞動產(chǎn)生了對他人有價值的東西，勞動者因此得到利益[5]，所以，未注冊商標(biāo)的使用人為該商標(biāo)付出勞動，就應(yīng)當(dāng)從該商標(biāo)獲得利益。

洛克的勞動價值理論是指人們生活在一定的自由、平等的社會中，受自然法所支配，以自然法原理為基礎(chǔ)。他認(rèn)為，人們所賴以生存的一切物質(zhì)資源都是人類共同共有的，因為這一切都是上帝賜予人類的，人們應(yīng)該善意地對待共有資源并且不能排斥或者損害他人的無害私有權(quán)，付出勞動的勞動者享有該勞動創(chuàng)造的價值即財產(chǎn)權(quán)。未注冊商標(biāo)先用權(quán)人對自己在先使用的商標(biāo)進(jìn)行一定的設(shè)計、文字圖形組合或者是立體與平面結(jié)合排列，形成自己的在先使用商標(biāo)，這樣經(jīng)過自己加工使用的商標(biāo)必然具有創(chuàng)造性受到《知識產(chǎn)權(quán)法》的保護(hù)，因此商標(biāo)在先使用人對該未注冊商標(biāo)享有相應(yīng)的財產(chǎn)權(quán)。未注冊商標(biāo)在先使用人為該未注冊商標(biāo)付出了勞動，并且不侵害他人權(quán)利的情況下，其在經(jīng)濟上付出的勞動受法律保護(hù)。同時，未注冊商標(biāo)在先使用人在前期使用該商標(biāo)時必然會對該商標(biāo)所標(biāo)識的商品進(jìn)行一定的宣傳，使其獲得一定的商譽，該商譽也是勞動價值的體現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)享有相應(yīng)的財產(chǎn)權(quán)利，受到法律保護(hù)。

2.公平保護(hù)理論

商標(biāo)的價值主要是指通過商業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凝結(jié)在該商標(biāo)上的商譽。在先商標(biāo)，通過使用人的經(jīng)營活動，廣告宣傳等手段，使得該商標(biāo)在一定范圍內(nèi)享有知名度，并被廣大消費者認(rèn)可和接受，因此，商標(biāo)先用權(quán)理應(yīng)受到保護(hù)。隨著消費者的廣泛認(rèn)可，經(jīng)營者的商品或服務(wù)銷量不斷增加，經(jīng)營者獲得較高收益，市場占有份額顯著提升。但由于一些原因沒有將使用商標(biāo)申請注冊，在后的商標(biāo)注冊人注冊了商標(biāo)，那在先使用人先前創(chuàng)造的智力勞動成果和積累的商譽就會轉(zhuǎn)嫁到注冊商標(biāo)上。如果在先使用人的在先權(quán)得不到保護(hù)，使用人付出的人力、物力、財力以及形成的良好商譽都是為商標(biāo)注冊人做嫁衣，根據(jù)民法公平保護(hù)理論，這顯然是不合理的。我國《民法通則》第5條規(guī)定了公平原則，商標(biāo)先用權(quán)同樣也屬于民事權(quán)利，根據(jù)公平保護(hù)理論，在保護(hù)商標(biāo)注冊人權(quán)益的同時不能剝奪商標(biāo)先用權(quán)人應(yīng)有的權(quán)利。

我國法律允許商品經(jīng)營者有選擇的注冊商標(biāo)，這就表明我國承認(rèn)商標(biāo)的直接使用而不用注冊的情形，為在先商標(biāo)的存在以及保護(hù)提供了理論基礎(chǔ)。如果在理論上商標(biāo)先用權(quán)得不到保護(hù)，商標(biāo)在先使用人的利益就無從談?wù)摫Ｗo(hù)與否，這樣的話，在先使用人只有一條路可走，就是向國家商標(biāo)局提出商標(biāo)注冊申請，但這就與自愿注冊原則相左，違背了商標(biāo)在先使用人的自主選擇權(quán)。正是因為商標(biāo)先用權(quán)制度的存在，既符合市場經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，又體現(xiàn)了企業(yè)的自主創(chuàng)新，在維護(hù)商標(biāo)在先使用者的品牌形象上起到了舉足輕重的作用。從公平保護(hù)理論出發(fā)，應(yīng)當(dāng)賦予在先使用人商標(biāo)先用權(quán)。我國新《商標(biāo)法》賦予了未注冊商標(biāo)先用權(quán)，彌補了商標(biāo)制度的一些缺憾。

三、商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)存在的問題

新《商標(biāo)法》設(shè)立商標(biāo)先用權(quán)制度的目的就是為了阻止商標(biāo)搶注，保護(hù)未注冊商標(biāo)先用權(quán)人的合法利益，但從司法實踐以及我國目前的立法狀態(tài)來看，我國在保護(hù)商標(biāo)先用權(quán)方面還存在一定的不足。新《商標(biāo)法》在保護(hù)商標(biāo)先用權(quán)方面設(shè)定了一些限制，要使在先使用的商標(biāo)受到保護(hù)就必須先滿足法律規(guī)定的限制。就比如《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定了“有一定影響的商標(biāo)”“附加區(qū)別標(biāo)識”之類的限制，雖規(guī)定了限制，但限制標(biāo)準(zhǔn)沒有制定，這就在司法實踐中造成舉證人的舉證困難。

(一)立法規(guī)定不明確

1.“有一定影響”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)模糊

《商標(biāo)法》第32條和第59條第3款都對商標(biāo)在先使用做出了規(guī)定，要求在先使用的未注冊商標(biāo)要“有一定影響”。但是，我國新《商標(biāo)法》并沒有給出認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，具有何種知名度才算“有一定影響”，完全依據(jù)法官的主觀判斷。

認(rèn)定“有一定影響”是一個主觀判斷的過程，需要一定的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但目前認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)沒有明確法律規(guī)定。雖然認(rèn)定“有一定影響”是一個主觀問題，但也要考慮客觀因素，例如，在先使用的商標(biāo)是否在一定地域內(nèi)享有知名度；在先使用的商標(biāo)是否被消費者所認(rèn)可；判定過程是怎樣的；由誰來認(rèn)定該在先使用的商標(biāo)“有一定影響”。

在司法實踐中，要以在先使用涉案商標(biāo)來對抗注冊商標(biāo)的商標(biāo)專用權(quán)，根據(jù)民事訴訟法誰主張誰舉證原則*《民事訴訟法》第64條規(guī)定：“當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù)，或者人民法院認(rèn)為審理案件需要的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集。人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、客觀地審查核實證據(jù)?！?，商標(biāo)在先使用人要提供其在先使用的證據(jù)以及該涉案商標(biāo)“有一定影響”證據(jù)。在本案中，為了證明商標(biāo)使用在先，被告方依次請出了四名證人：1999年，為其辦理稅務(wù)登記工作人員，辦理衛(wèi)生許可證的工作人員，曾出租房屋供其賣蛋糕、面包的房東，曾為合肥“采蝶軒”制作門頭的廣告公司經(jīng)理。證人們作證說，1999年，合肥“采蝶軒”已經(jīng)使用小蝴蝶標(biāo)志和“采蝶軒”的名稱。有時商標(biāo)在先使用人要花費較大的人力、財力、物力來證明自己的主張，這在無形中就增加了商標(biāo)在先使用人的訴訟難度，會造成商標(biāo)在先使用人放棄訴訟的結(jié)果。

2.“原有范圍”界定不明

新《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定了在先使用的未注冊商標(biāo)可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但什么是“原有范圍”，法律沒有做出明確規(guī)定。在目前的司法實踐中，我國法官通常是通過自己的法學(xué)理論以及主觀判斷來確定“原有范圍”。

新《商標(biāo)法》中的“原有范圍”同在先使用一樣，來源于我國《專利法》第69條第2款規(guī)定的“原有范圍”*《專利法》第69條第2款規(guī)定：“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵權(quán)?！?，不論這兩個“原有范圍”是否一樣，但它們的理論基礎(chǔ)都是公平正義。在先使用的服務(wù)商標(biāo)要繼續(xù)使用需要滿足兩個條件：其一，不能擴大服務(wù)商標(biāo)的地域范圍；其二，不能增加服務(wù)項目*《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》第3條規(guī)定：“服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用時，使用人須遵守下列規(guī)定：1.不得擴大該服務(wù)商標(biāo)的使用地域；2.不得增加該服務(wù)商標(biāo)使用的服務(wù)項目；3.不得改變該服務(wù)商標(biāo)的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方式等內(nèi)容，但以同他人注冊的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別為目的而進(jìn)行的改變除外；4.不得將該服務(wù)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用?！?。 那么，新《商標(biāo)法》中對于“原有范圍”的理解可以參考該規(guī)定。

對“原有范圍”的認(rèn)定主要有兩種觀點。一種是不能擴大商標(biāo)所標(biāo)識產(chǎn)品的主營業(yè)地。另一種是不能擴大到相類似的商品或服務(wù)上[6]。筆者認(rèn)為，“原有范圍”不應(yīng)僅僅針對服務(wù)商標(biāo)和標(biāo)識，還應(yīng)當(dāng)包括商業(yè)標(biāo)志，在使用原商標(biāo)的商品或者服務(wù)的范圍之內(nèi)，在一定的區(qū)域內(nèi)，享有商標(biāo)在先權(quán)。新《商標(biāo)法》對其界定不明，容易導(dǎo)致舉證人舉證困難等問題的出現(xiàn)，同樣也不能完全保護(hù)商標(biāo)在先使用人的權(quán)益。在本案中，就明確了“原有范圍”就是在原有的服務(wù)范圍和主營業(yè)地范圍，即依然是“蛋糕、面包類”等商品上，依然在安徽等地域銷售。

(二)行政執(zhí)法力度不足

1.行政執(zhí)法程序存在瑕疵

商標(biāo)評審委員會的主要作用就是在于解決商標(biāo)爭議等事項，根據(jù)我國新《商標(biāo)法》相關(guān)法律規(guī)定，商標(biāo)注冊實行行政前置，商標(biāo)注冊申請人向商標(biāo)評審委員會提請申請，經(jīng)過審查程序，符合注冊條件的予以注冊公告。如果商標(biāo)在先使用人在公告期間提出商標(biāo)異議且已成立，那該商標(biāo)不得注冊。

但是在商標(biāo)執(zhí)法過程中，我國各地工商行政執(zhí)法系統(tǒng)沒有統(tǒng)一的行政執(zhí)法規(guī)范，行政執(zhí)法具有隨意性，行政執(zhí)法程序存在瑕疵甚至缺失。而且行政罰款數(shù)額具有不確定性，因為執(zhí)法過程不透明，對于侵犯商標(biāo)先用權(quán)的行為，經(jīng)常是用罰款代替處罰，如果情形嚴(yán)重的還會加大罰款力度。但是由于行政執(zhí)法程序的混亂以及地方保護(hù)的存在，工商行政管理系統(tǒng)很難打擊侵犯商標(biāo)先用權(quán)防止商標(biāo)搶注的現(xiàn)象。新《商標(biāo)法》第54條規(guī)定：“工商部門在查處商標(biāo)侵權(quán)行為時，對涉嫌犯罪的可以移送司法機關(guān)。”但現(xiàn)實的執(zhí)法實踐很少有移送的，只是一味增加罰款力度，從而變相地刺激了搶注在先使用商標(biāo)的發(fā)生，導(dǎo)致商標(biāo)侵權(quán)的肆意泛濫。

在侵犯商標(biāo)先用權(quán)行為發(fā)生的情況下，工商行政部門是依職權(quán)介入還是依當(dāng)事人申請介入？對侵犯商標(biāo)先用權(quán)的工商行政部門是直接處罰還是移交司法機關(guān)？這些問題在行政執(zhí)法實踐過程中沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)法情況較為混亂。

2.行政執(zhí)法協(xié)作機制不完善

我國商標(biāo)先用權(quán)問題在國際交流方面的突出問題是商標(biāo)搶注公司的存在，使得我國大量商標(biāo)流失并失去已有商標(biāo)價值。同時在行政執(zhí)法部門內(nèi)部存在工作不協(xié)調(diào)等問題，同時行政執(zhí)法部門與司法部門銜接不完善。我國知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法具有多層次、分散性等特點，我國商標(biāo)執(zhí)法也同樣具有這種情況，實行雙管制。國家商標(biāo)行政執(zhí)法部門具有審查商標(biāo)的權(quán)力，同時還對侵犯商標(biāo)權(quán)的行為具有行政處罰的權(quán)力。因為我國商標(biāo)執(zhí)法一般根據(jù)行政區(qū)劃進(jìn)行商標(biāo)管理，在進(jìn)行跨區(qū)域商標(biāo)執(zhí)法時，不同地區(qū)的執(zhí)法方式不同，也會帶來商標(biāo)侵權(quán)執(zhí)法的一些困難，比如，商標(biāo)執(zhí)法力度降低、執(zhí)法效率下降以及執(zhí)法結(jié)果滯后等問題。

四、商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)之完善

(一)立法建議

新《商標(biāo)法》首次將商標(biāo)先用權(quán)納入法律，具有劃時代的意義，在保護(hù)商標(biāo)在先使用人方面發(fā)揮著重大作用。但是也存在著些許不足。因為在法條中僅僅規(guī)定了要保護(hù)在先使用的商標(biāo)，但沒有明確指出司法實踐中該如何審理商標(biāo)在先使用的案件。

1.優(yōu)化“有一定影響”的判定標(biāo)準(zhǔn)

新《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定了在先使用的未注冊商標(biāo)要“有一定影響”，但何為“有一定影響”?“有一定影響”的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么?新《商標(biāo)法》沒有對此作出具體規(guī)定，但是在《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》文件中規(guī)定了“有一定影響”是指“為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉”。筆者認(rèn)為，此處的一定范圍內(nèi)應(yīng)該是指地域范圍。馳名商標(biāo)要在全國范圍內(nèi)都享有盛譽，那么在先使用的商標(biāo)“有一定影響”的地域范圍應(yīng)比全國范圍要小，應(yīng)當(dāng)控制在一省或者幾個省之間。但是僅僅以行政區(qū)域劃分在先使用商標(biāo)的影響范圍是不恰當(dāng)?shù)?。商品具有流動性，并且影響的范圍還會受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟文化等因素的限制。例如，某一商品僅僅在兩個省的相鄰兩縣進(jìn)行流動，并被消費者所認(rèn)可，只是在這兩個縣享有一定影響，并不能說該商標(biāo)在這兩省之內(nèi)都享有一定影響。筆者認(rèn)為，“有一定影響”的地域范圍內(nèi)應(yīng)該是商標(biāo)所在商品或服務(wù)的主要營業(yè)區(qū)或者主要銷售地即可。在本案中，法院明確了“有一定影響”的地域范圍是安徽即“采蝶軒”的主要營業(yè)地。

2.完善“原有范圍”的界定

根據(jù)新《商標(biāo)法》的規(guī)定，在先使用的未注冊商標(biāo)要想繼續(xù)使用，必須滿足一定條件，條件之一就是要在“原有范圍”內(nèi)使用。

英國和美國規(guī)定必須在原地域范圍內(nèi)使用在先使用的商標(biāo)，而日本關(guān)于商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)的規(guī)定是要求在原有的使用范圍內(nèi)或者服務(wù)上繼續(xù)使用。德國商標(biāo)因注冊而取得，要求繼續(xù)使用的在先商標(biāo)，必須在原有范圍內(nèi)。那么應(yīng)當(dāng)如何界定在先商標(biāo)的“原有范圍”呢？ 筆者認(rèn)為，可以借鑒服務(wù)商標(biāo)對原有范圍的界定來規(guī)定在先使用的未注冊商標(biāo)，比如，不能擴大服務(wù)商標(biāo)的使用范圍，不能增加服務(wù)商標(biāo)的服務(wù)數(shù)量 。為了保護(hù)商標(biāo)先用權(quán)人的合法權(quán)益，不應(yīng)減少在先使用商標(biāo)的使用范圍，應(yīng)當(dāng)盡量維持它原有的使用范圍。除非注冊商標(biāo)使用人申請增添適當(dāng)標(biāo)識加以區(qū)別，不應(yīng)改變原在先商標(biāo)的圖形、符號、文字以及外觀狀態(tài)。商標(biāo)先用權(quán)的立法出發(fā)點來源于專利先用權(quán)，因此，可以借鑒專利法的相關(guān)規(guī)定，允許其必須在原有的生產(chǎn)規(guī)模或者銷售區(qū)域內(nèi)使用在先商標(biāo)。

3.限制商標(biāo)在先使用的使用期間

商標(biāo)先用權(quán)是未注冊商標(biāo)的救濟制度，但不是所有在先使用的未注冊商標(biāo)受到法律保護(hù)。如果商標(biāo)注冊人在自己注冊的商標(biāo)上已經(jīng)通過商品經(jīng)營取得較高的知名度并被廣大消費者認(rèn)可，商標(biāo)在先使用人卻在此主張在先權(quán)利，會讓人誤認(rèn)為其傍名牌，破壞了市場公平競爭。商標(biāo)在先使用人有權(quán)提出自己享有商標(biāo)先用權(quán)，但是要在一定期間內(nèi)，超出這個期間，就不能向商標(biāo)注冊人主張自己享有商標(biāo)先用權(quán)，即商標(biāo)在先使用人怠于行使自己的商標(biāo)先用權(quán)時，法律不會對其主動啟動異議程序，這同時也是對商標(biāo)先用權(quán)人的一種警告。我國對注冊商標(biāo)的異議期間規(guī)定為5年，如果商標(biāo)在先權(quán)利人可以在5年內(nèi)向商標(biāo)評審委員會提出注冊商標(biāo)無效的請求，馳名商標(biāo)不受5年期間的限制。因此，筆者建議未注冊商標(biāo)在先使用的時間為5年，如果5年內(nèi)沒有行使商標(biāo)權(quán)利或者沒有使用該商標(biāo)，那么該未注冊商標(biāo)在先使用人不享有商標(biāo)先用權(quán)[7]。

4.完善法定賠償標(biāo)準(zhǔn)

新《商標(biāo)法》第63條第3款規(guī)定了法定賠償標(biāo)準(zhǔn)，但是該法條保護(hù)的是商標(biāo)專用權(quán)受到侵害時所受的法律賠償。商標(biāo)先用權(quán)制度剛剛建立，商標(biāo)先用權(quán)的本質(zhì)是就是為了保護(hù)在先使用人的利益。未注冊商標(biāo)在先使用人在受到侵害時，不能像商標(biāo)專用權(quán)人一樣申請要求行為人承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任，只能行使債權(quán)請求權(quán)，要求賠償經(jīng)濟損失。在司法實踐中，如果商標(biāo)先用權(quán)得到法院認(rèn)可，法院的通常做法是駁回商標(biāo)專用權(quán)人的訴訟請求，商標(biāo)專用權(quán)人承擔(dān)訴訟費用，承認(rèn)未注冊商標(biāo)的在先使用，但唯獨沒有賠償商標(biāo)先用權(quán)人損失。

因此，建議針對未注冊商標(biāo)先用權(quán)不同的侵權(quán)情況，搶注人主觀惡意狀態(tài)，設(shè)立不同的賠償數(shù)額幅度標(biāo)準(zhǔn)。同時應(yīng)當(dāng)建立侵犯商標(biāo)先用權(quán)賠償懲罰制度，但這個數(shù)額基數(shù)該如何確定，需要進(jìn)行立法加以規(guī)定。最高人民法院副院長奚曉明指出：“賠償額的計算屬于事實認(rèn)定范疇，可以酌情適用優(yōu)勢證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)案件具體情況，當(dāng)事人提供了據(jù)以計算權(quán)利人損失或侵權(quán)人獲利所需的銷售數(shù)量等數(shù)據(jù)，其他所需數(shù)據(jù)尚不能完全確定?？梢詤⒖荚S可費、行業(yè)一般利潤率、侵權(quán)行為的性質(zhì)、持續(xù)時間、當(dāng)事人的主觀過錯等因素，酌定計算賠償所需的其他數(shù)據(jù)，公平合理地確定賠償數(shù)額。”根據(jù)各種客觀因素以及法定賠償數(shù)額的規(guī)定，指定一個符合未注冊在先使用人的賠償標(biāo)準(zhǔn)以及數(shù)額。

(二)執(zhí)法建議

1.建立商標(biāo)在先使用登記備案制度

建議在我國商標(biāo)局官網(wǎng)上設(shè)立商標(biāo)執(zhí)法信息公共平臺，尤其要建立未注冊商標(biāo)在先使用的登記備案信息，并且該平臺可鏈接到全國各個基層工商所及行政部門。同時要建立基層工商行政部門對商標(biāo)先用權(quán)侵權(quán)執(zhí)法做出的行政處罰、進(jìn)行登記備案，匯總后錄入公用信息平臺。

建立商標(biāo)在先使用的登記備案制度，有利于統(tǒng)計全國關(guān)于未注冊商標(biāo)在先使用的數(shù)據(jù)，同時有利于統(tǒng)計因商標(biāo)先用權(quán)問題而導(dǎo)致行政處罰的相關(guān)數(shù)據(jù)，對搶注在先使用商標(biāo)的商標(biāo)侵權(quán)人起到威懾作用，有利于追究侵犯商標(biāo)先用權(quán)當(dāng)事人的責(zé)任。雖然我國對商標(biāo)注冊采用自愿原則，但有建立未注冊商標(biāo)在先使用登記備案制度的必要。市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展，在先使用的未注冊商標(biāo)屢屢被搶注，建立未注冊商標(biāo)在先使用的登記備案錄，有助于證明在先使用人使用該涉案商標(biāo)的使用時間，即使后來因為商標(biāo)問題進(jìn)入司法程序，當(dāng)事人也方便舉證。

2.與司法部門做好銜接

建立商標(biāo)執(zhí)法信息公共平臺，在該平臺公開發(fā)布商標(biāo)違法行為的行政處罰信息，超過兩次的，應(yīng)由國家工商總局命令下級工商局將侵犯商標(biāo)權(quán)當(dāng)事人的侵權(quán)材料、所受行政處罰材料移交檢察院，由檢察院提起公訴。這樣做的優(yōu)點在于，既對商標(biāo)先用權(quán)的行政保護(hù)得到加強，又打擊了侵犯商標(biāo)先用權(quán)的犯罪問題。

應(yīng)當(dāng)賦予商標(biāo)行政執(zhí)法機關(guān)一定的取證權(quán)力，為商標(biāo)執(zhí)法部門配備具備商標(biāo)侵權(quán)檢驗、鑒定方面的專家，確立商標(biāo)行政部門在行政執(zhí)法過程中獲得的證據(jù)具有參與訴訟的法律地位。在加強行政執(zhí)法與司法相銜接過程中，需要嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院發(fā)布的《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于加強行政執(zhí)法機關(guān)、公安機關(guān)和人民檢察院工作聯(lián)系的意見》《關(guān)于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見》等一系列相關(guān)的規(guī)范性文件。根據(jù)我國當(dāng)前立法規(guī)定，商標(biāo)行政執(zhí)法需要依照相關(guān)法律、法規(guī)，加強與司法部門的聯(lián)合與配合，不能以行政處罰代替刑事處罰，也不能對同一商標(biāo)侵權(quán)問題給予多次行政處罰。

3.引進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人士

目前我國很多高校都開設(shè)知識產(chǎn)權(quán)課程，建立知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)戰(zhàn)略。知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人才的大力發(fā)展，為我國商標(biāo)專業(yè)人才的培養(yǎng)提供了基礎(chǔ)和保障。加強商標(biāo)專業(yè)人才綜合素質(zhì)，提高商標(biāo)執(zhí)法人員的行政執(zhí)法能力，必須將高校培養(yǎng)的商標(biāo)專業(yè)人才引進(jìn)到商標(biāo)執(zhí)法隊伍中去。

我國各級商標(biāo)行政執(zhí)法部門，應(yīng)當(dāng)通過公開招考的方式，吸納具有法律專業(yè)素養(yǎng)、全面了解商標(biāo)法律保護(hù)制度的人才。目前我國的商標(biāo)執(zhí)法人員大多是通過公務(wù)員考試加入到商標(biāo)執(zhí)法隊伍中來的，執(zhí)法人員法律素養(yǎng)參差不齊，為了保護(hù)商標(biāo)權(quán)、商標(biāo)先用權(quán)的合理進(jìn)行，可以適當(dāng)增加人事編制，吸引優(yōu)秀的知識產(chǎn)權(quán)法律人才加入國家商標(biāo)執(zhí)法隊伍，加強商標(biāo)執(zhí)法隊伍的專業(yè)建設(shè)。

[1] [日]三宅発士郎．日本商標(biāo)法[M]．東京：厳松堂，1931：253．

[2] 張峣．商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)探討[J]．知識產(chǎn)權(quán)，2014(2)：63-67．

[3] 吳漢東．知識產(chǎn)權(quán)制度基礎(chǔ)理論研究[M]．北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2009：11．

[4] 曹新明．商標(biāo)先用權(quán)研究——兼論我國《商標(biāo)法》第三修正案[J]．法治研究，2014(9)：16-24．

[5] [美]Justin Hughes.The philosophy of intellectual property[M]//劉春田.中國知識產(chǎn)權(quán)評論：第1卷．北京：商務(wù)出版社，2001：287．

[6] 馮曉青．知識產(chǎn)權(quán)法利益平衡理論[M]．北京：中國政法大學(xué)出版社，2006：209．

[7] 禮穎．在先使用的未注冊商標(biāo)保護(hù)論綱——兼評商標(biāo)法第三次修訂[J]．法學(xué)家， 2009(3):123-134．

[8] 奚曉明．在全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會上的講話．中華人民共和國最高人民法院網(wǎng)站[EB/OL]．(2010-4-28)[2016-02-18]． http://www.court.gov.cn/zscq/dcyj/201205/t20120509_176766.html．

(責(zé)任編輯：王曉紅)

On the Protection of Trademark Priority Right: Study on Trademark Infringement Disputes of Cai Diexuan

ZHOUZuo-bin,ZHANGQian，ZHENGYang

(School of Law, Xi’an University of Finance and Economics,Xi’an 710061,China)

The protection of the unregistered trademark protection is weak on the especially in prior using of the trademark protection, which damaged fair competition. In order to protect the rights of the prior users, the system of priority right of trademark was established. Based on the perspective of trademark infringement disputes of Cai Diexuan, it analyses the components of the right of trademark prior use. It also analyzes the necessity of protecting the right of trademark prior use by labor value theory and the fair principle, to find out the deficiencies and put forward suggestions for further improvements.

trademark right; unregistered trademark; prior use of trademark; the prior use right of trademark

2016-05-18

周作斌(1956-)，男，陜西禮泉人，西安財經(jīng)學(xué)院法學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)；張倩(1988-)，女，山東濟寧人，西安財經(jīng)學(xué)院法學(xué)院碩士研究生，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)；鄭洋(1992-)，女，陜西西安人，西安財經(jīng)學(xué)院法學(xué)院碩士研究生，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)。

D913.4

A

1672-2817(2016)06-0069-07