楊利華　李紅輝

(中國政法大學　民商經(jīng)濟法學院， 北京　100088)

?

商標法意義上的商標使用研究

(中國政法大學民商經(jīng)濟法學院， 北京100088)

摘要：商標法意義上的使用是經(jīng)營者創(chuàng)造、維持、擴張無形資產(chǎn)——商譽的綠色渠道；是維持商標專用權(quán)、獲得商標法保護的必要前提。鑒于商標取得制度、維持制度和保護制度的立法目的和制度價值不同，對于“商標性使用”的認定標準也有寬嚴之別。我國商標法盡管揭示了商標“區(qū)別商品來源”的本質(zhì)，但仍然需要進一步明確在商標制度不同階段商標性使用的特定標準。文章立足于商標法中的商標保護制度，結(jié)合相關(guān)典型案例，針對“商標性使用”和非商標性使用(限于商標法上正當使用制度)的標準進行了探討。

關(guān)鍵詞：商標性使用； 正當使用； 突出使用； 第一含義

李紅輝(1990—)，女，河北邯鄲人，中國政法大學民商經(jīng)濟法學院知識產(chǎn)權(quán)法專業(yè)碩士生。 商標作為一種區(qū)別不同生產(chǎn)經(jīng)營者商品或者服務來源的標記，其本身是一種文化符號。各國法律之所以保護商標，其根源在于商標上承載了誠信的商品生產(chǎn)者和服務提供者通過持續(xù)經(jīng)營、改善商品或服務質(zhì)量等努力而形成的“商譽”。商譽并非一朝一夕形成的，需要生產(chǎn)經(jīng)營者長期、持續(xù)地將商標真實地使用在特定的商品或者服務之上，通過商標性使用，經(jīng)營和保護商標，培育知名品牌，實現(xiàn)文化符號向企業(yè)無形資產(chǎn)“商標”的蛻變。此時，消費者看到的商業(yè)標識，不再是二維平面商標，或者立體商標，而是商品或者服務以及企業(yè)信息的載體。例如百雀羚商標象征著味道清新、包裝精美的草本護膚產(chǎn)品，以及不斷創(chuàng)新的企業(yè)理念?？傊虡诵允褂檬巧虡朔芍贫犬a(chǎn)生的實踐基礎(chǔ)、理論基石。

如果說商標注冊、商標維持、商標保護是商標制度中的不同節(jié)點，那么商標性使用必然是連接上述節(jié)點的一條相對隱蔽的紐帶。倘若沒有商標性使用，沒有無形資產(chǎn)——商譽，即失去了法律需要保護的利益，那么商標專有權(quán)的獲得、維持和保護便無從談起。在商標保護制度中也是如此。如果不存在商標的使用，混淆也就無從談起，也就不存在商標侵權(quán)行為的前提和基礎(chǔ)。[1](P22)本文主要以商標侵權(quán)典型案例中的商標性使用為視角，結(jié)合司法實踐中商標保護的典型案件，試圖進一步界定商標保護制度中商標性使用與非商標性使用理論標準及其相互關(guān)系，分析個案中商標性使用的判斷標準，以期縮小理論探討和司法應用之間的鴻溝，確立相對清晰的商標性使用判斷標準。

一、商標性使用

中國古代素有“重招幌，輕商標”[2]的習俗，但不可否認的是，人們利用標記區(qū)別商品來源的歷史由來已久。眾所周知，北宋時期，我國就出現(xiàn)了圖文并茂的紙質(zhì)商標，即濟南劉家功夫針鋪的白兔商標[3]。因此，盡管我國的商標保護法律制度直至清朝才真正確立，但不容置疑的是，我國商標使用的歷史源遠流長。

(一)商標性使用的含義

商標性使用是以指示商品或者服務來源為直接目的，將商標用于商品或者服務及其衍生物之上，或為商業(yè)目的將商標用于宣傳推廣等其他活動中的一切行為。[4]商標性使用的本質(zhì)在于商標標識具有識別商品來源的作用，表彰商品的質(zhì)量和產(chǎn)地等商品信息。通過商標法意義上的使用，經(jīng)營者可以創(chuàng)造知名品牌，吸引消費者，開拓消費市場，提高市場份額及企業(yè)經(jīng)營利潤；商標成為“無聲的推銷員”，形成商標、商品和經(jīng)營者之間的固定聯(lián)系，消費者可以認牌購物，節(jié)約搜索成本[5](P273)。

(二)商標性使用的法律規(guī)定

根據(jù)我國商標法第四十八條規(guī)定：商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

2006年《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》(以下簡稱《解答》)*北京市高級人民法院.北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答[Z].2005-02-18.對于商品商標和服務商標使用的具體方式的規(guī)定更加具體詳實，如音像、電子媒體、網(wǎng)絡等平面或立體媒介上使用商標標識；明確了單純轉(zhuǎn)讓注冊商標，而未發(fā)揮區(qū)別來源的功能，不屬于商標性使用；界定了計算機軟件商品商標的使用方式以及核準注冊的商標與實際使用的商標有差異時，在未改變同一性的前提下，視為對注冊商標的使用。盡管該《解答》并非司法解釋，但對于指導司法實踐、明確商標性使用的認定標準，以及適應互聯(lián)網(wǎng)時代對于商標性使用的新發(fā)展，仍具有重要參考意義。

(三)認定標準

商標保護制度的設(shè)立目的，是保護經(jīng)營者的商標專用權(quán)，防止競爭對手采取搭便車、混淆視聽等不正當競爭手段，攫取不當利益；避免消費者被附有假冒商標的產(chǎn)品所欺騙，保護消費者的知情權(quán)。因此，經(jīng)營者不僅對于在相同商品上使用相同商標的行為享有禁止權(quán)，而且對于在相同商品上使用近似商標，以及在類似商品上使用與之相同或者近似商標的行為享有禁止權(quán)，即商標專用權(quán)人的禁用權(quán)遠大于其專有使用權(quán)。由此可知，侵權(quán)案件中對于商標意義上的使用，相較于商標取得制度和商標維持制度而言，認定標準相對較寬。

商標侵權(quán)中，商標性使用的具體標準如下：

第一，為了在商業(yè)活動中使用。商標專用權(quán)是為了保護生產(chǎn)經(jīng)營者的商譽所附帶的利益。從商標權(quán)人的角度而言，只有在商業(yè)活動中使用注冊商標，才能夠建立商品或服務與來源的固定關(guān)系，從而提高商標知名度，獲取消費者信任和“反射”的價值，擴展司法保護范圍。從被訴侵權(quán)人的角度而言，在“商業(yè)活動中使用”包括為了在商業(yè)活動中使用商標而制造、儲存侵權(quán)產(chǎn)品等階段，但是并非一切以在“商業(yè)活動”中使用為目的而生產(chǎn)、制造附有爭議商標的產(chǎn)品均會構(gòu)成侵權(quán)。

例如，在涉外“定牌加工”的商標侵權(quán)案件中，經(jīng)過多年司法實踐的發(fā)展和理論界的深入探討，從平衡生產(chǎn)方、委托方和商標專有權(quán)人的利益出發(fā)，主流觀點認為，涉外定牌加工的貨物不是侵權(quán)貨物，貼牌行為并未侵犯國內(nèi)商標權(quán)。[6]即在涉外“定牌加工”商標侵權(quán)糾紛中，生產(chǎn)方或加工方在盡到合理審慎的注意義務后，受委托而使用商標的行為不構(gòu)成“商標意義上的使用”[7](P142)的結(jié)論。這種觀念的轉(zhuǎn)變、發(fā)展的關(guān)鍵，源于對于“商標性使用”的理解。

在涉外“定牌加工”商標侵權(quán)糾紛案中，首先，知識產(chǎn)權(quán)的地域性決定了我國商標法旨在保護在我國獲得商標專用權(quán)授權(quán)的權(quán)利人，保護我國管轄范圍內(nèi)的相關(guān)市場的正常秩序，以及相關(guān)地域范圍內(nèi)的消費者的利益。其次，定牌加工所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是銷往國外，不在國內(nèi)市場流通，因此，該商標不會在國內(nèi)市場的相關(guān)公眾中發(fā)揮識別作用，更不會造成混淆，因此定牌加工商標糾紛案件中對于爭議商標的使用不構(gòu)成商標意義上的使用。但是在立法價值迥然不同的商標維持制度中，對于涉外定牌加工中“商標性使用”的認定標準則另當別論。

第二，突出使用，且具有識別來源的功能。從理論的角度而言，只要被訴侵權(quán)人在相同或者類似的商品上使用相同或者近似的商標，且具有混淆可能性的，即構(gòu)成商標侵權(quán)。即商標侵權(quán)的認定不以主觀過錯為要件，但被訴侵權(quán)人可以正當使用進行抗辯，如描述性使用、指示性使用。在紛繁復雜的司法實踐中，被訴侵權(quán)人往往以善意使用商品通用名稱，表明商品或服務來源及特性等功能性使用進行抗辯。而“撥開迷霧”的利劍即判斷是否屬于“商標性使用”，即于個案中判斷被訴侵權(quán)人“是否在商品上或者廣告宣傳中突出使用爭議商標，并發(fā)揮了識別來源的功能”。如輝瑞產(chǎn)品公司等訴江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)公司商標侵權(quán)案*參見最高人民法院(2009)民申字第268號民事裁定書。中，由于涉訴侵權(quán)產(chǎn)品，即附有爭議商標的藥品，在商業(yè)活動中被包裝在不透明的材料中，不能發(fā)揮商標的區(qū)別性作用，因此，不屬于商標法意義上的使用。

第三，自主使用。對于未注冊商標而言，當他人主張商標申請人的行為屬于搶注等不正當競爭行為時，其未注冊商標需要滿足具有一定的影響力且發(fā)揮了識別功能。此外，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭原庭長孔祥俊法官認為，“權(quán)利人”就未注冊商標主張權(quán)利的，其應當具有將該標識用作商標使用的意思和行為，即“被動的使用”不屬于商標性使用。[8](P136-137)但是如果經(jīng)營者能夠?qū)⑾嚓P(guān)公眾、生產(chǎn)者、銷售者以及媒體公認的商標簡稱或者其他標識作為商標真實公開且持續(xù)的使用，符合自主使用的要求，即屬于商標性使用。

如在索尼愛立信公司訴商標評審委員會、第三人劉建佳商標行政糾紛*參見最高級人民法院(2010)知行字第48號駁回再審申請通知書。中，劉建佳于2003年申請注冊“索愛”商標，于次年獲得核準。2005年原告向商標評審委員會提出商標撤銷申請。最高級人民法院認為，在涉訴商標注冊申請日之前，原告沒有將涉訴商標實際應用在商業(yè)活動中，并且在2007年原告的負責人曾多次表示拒絕相關(guān)公眾以及媒體將原告簡稱為“索愛”，認為該簡稱不能表示商品及服務的來源。因此，盡管從2002年網(wǎng)絡媒體等就開始將“索尼愛立信”簡稱為“索愛”，且在消費者心中“索愛”和原告提供的商品和服務已經(jīng)形成了固定的一一對應關(guān)系，但是由于原告始終未在其商品中使用涉案商標，即“索愛”，因此原告的訴訟請求最終沒有獲得支持。

(四)除外情形

根據(jù)立法規(guī)定、判斷標準以及司法實踐，下列情形屬于非商標法意義上的使用：第一，在核定使用的商品以外的商品上使用注冊商標，或者實際使用的商標與核準注冊的商標不具有同一性。第二，如果商標權(quán)利人注冊了聯(lián)合商標，而對這類商標的從商標沒有使用的，對主商標的使用不能視為對從商標的使用。就防御商標而言，該商標在某類別上使用，不能認定在其他類別的商品上進行了真誠使用[9]。第三，象征性使用注冊商標，未持續(xù)性、真實使用注冊商標，未發(fā)揮注冊商標的識別作用。第四，未公開使用，如僅僅在公司員工內(nèi)部流轉(zhuǎn)帶有注冊商標的樣品或者被許可人利用注冊商標生產(chǎn)或輸入商品后存入倉庫，但一直未進行市場銷售[10]。第五，單純許可他人使用或轉(zhuǎn)讓，被許可人或受讓人未發(fā)揮商標的識別功能。第六，即使商標權(quán)人事后追認，無權(quán)使用者的使用也不屬于注冊商標的使用等。

二、非商標性使用

商標性使用的本質(zhì)在于識別不同生產(chǎn)經(jīng)營者提供的商品或者服務的來源。因此，商標性使用與非商標性使用的本質(zhì)區(qū)別在于：是否發(fā)揮了商標的識別功能。[11]在商標侵權(quán)案件中，商標性使用是認定構(gòu)成商標侵權(quán)的前提，因此，原告需要承擔證明被告使用爭議商標的行為構(gòu)成商標性使用，即被告利用涉訴商標發(fā)揮了表明商品或者服務來源的功能，具有混淆可能性。而被告在不享有商標先用權(quán)的情況下，可以非商標性使用進行抗辯。非商標性使用抗辯最典型的體現(xiàn)是正當使用抗辯，但是非商標性使用不等于正當使用。非商標性使用對應的是商標性使用，是從商標的區(qū)別來源的功能劃分的，包括不正當競爭中虛假宣傳等違法性行為。而正當使用是為了平衡商標專有權(quán)人、社會公眾、相關(guān)競爭者之間的利益關(guān)系，屬于商標專用權(quán)的限制制度，正當使用商標的行為是法律所允許的。本文將僅僅在商標法意義上探討非商標性使用，且僅僅限定于商標法的正當使用制度。

(一)正當使用的含義

商標正當使用是指生產(chǎn)經(jīng)營者為了宣傳自己的商品，可以以合理的方式正當使用自己的姓名、名稱，或者使用其生產(chǎn)經(jīng)營的商品的名稱，或者使用標示商品形狀、圖形、型號、質(zhì)量、主要原料、用途、功能、數(shù)量、重量、來源等特點的標識，而不受商標權(quán)人限制的一種法律制度。它通常包括敘述性合理使用、指示性合理使用和說明性合理使用三種。[13](P302)

商標正當使用作為一種商標專用權(quán)限制制度，是為了保證社會公眾對于公共信息資源的共享和使用，平衡商標權(quán)人、具有競爭關(guān)系的其他經(jīng)營者、社會公眾等之間的利益，協(xié)調(diào)商標專用權(quán)與公共資源享有權(quán)的關(guān)系。

(二)正當使用的相關(guān)規(guī)定

我國商標法第五十九條明確了敘述性使用對于商標權(quán)的限制，但是未規(guī)定商標指示性使用、平行使用等商標正當使用制度的構(gòu)成要件?！督獯稹返诙鶙l則明確了商標正當使用的構(gòu)成要件，第二十七條明確了商標正當使用的方式，將指示性使用納入到正當使用制度。相較于商標法的規(guī)定，該《解答》對于商標正當使用制度的規(guī)定更加全面、完備，對于適應社會發(fā)展的需要以及指導法律適用具有重要意義?！督獯稹分幸?guī)定，商標正當使用需要滿足下列要件：(1)使用出于善意；(2)不是作為自己商品的商標使用；(3)使用只是為了說明或者描述自己的商品。

(三)正當使用要件

首先，商標正當使用制度要求使用人善意使用商標，即使用人不具有利用商標權(quán)利人的商譽獲得非法利益、減少權(quán)利人的市場份額及利潤等惡意競爭的目的。因此，盡管在商標侵權(quán)案件中，被告的主觀狀態(tài)并非侵權(quán)認定的要件之一，但是在正當使用制度中，使用人善意使用是認定構(gòu)成正當使用的要件之一。如使用人在描述性商標的第一含義范圍內(nèi)使用商標，發(fā)揮其功能性價值，如“嘀嘀打車”中的“嘀嘀”通過象聲詞表明了企業(yè)所提供的服務，又如奔馳汽車維修公司在服務宣傳中使用“奔馳”的標識，說明為奔馳汽車提供維修等服務，發(fā)揮其指示作用等。

其次，從商標的使用方式來看，使用人未在相同或者相似的商品上突出使用與注冊商標相同或者近似的商標。商標的使用方式是使用人主觀意圖的外在表現(xiàn)，是判斷是否屬于商標性使用的關(guān)鍵。是否屬于“突出使用”需要進行綜合考量，如對于文字商標，需要考慮使用的目的、字體、顏色、大小、位置等因素。

司法實踐中，尤其是在滿足“在相同或類似的商品上使用與注冊商標相同或近似商標”的前提下，被訴商標侵權(quán)人一般會主張其對于爭議商標的使用屬于非商標意義的使用或?qū)儆谡斒褂?。囿于法律?guī)定的抽象性，法官需要根據(jù)被訴商標侵權(quán)人的主觀意圖、對于爭議商標的使用方式等因素進行客觀、中立的判斷。

三、商標性使用與非商標性使用在司法中的認定

在紛繁復雜的商標專用權(quán)侵權(quán)糾紛中，商標性使用判斷是法官裁判的前提和焦點。因為在商標專用權(quán)侵權(quán)案件中，商標權(quán)利人主張被訴侵權(quán)人的行為侵犯其商標專用權(quán)，需要證明被訴侵權(quán)人在相同或者相似的商品上使用相同或者近似的商標，而被訴侵權(quán)人在不享有先用權(quán)的情況下，多以善意使用、正當使用抗辯。法官作為中立方，在被訴侵權(quán)人的主觀狀態(tài)無法辨明的情況下，只能夠根據(jù)其對于涉案商標外在的使用方式判斷是否屬于商標性使用及其主觀狀態(tài)。如果被告對于爭議商標構(gòu)成突出使用，且發(fā)揮了識別商品或服務來源功能，那么無論其主張將該符號作為企業(yè)名稱、商品系列名，還是作為商品顏色、服務來源等描述性使用，或是指示性使用，均可能會被認定構(gòu)成商標侵權(quán)。

(一)商品名稱與商標

具有吸引力與獨創(chuàng)性的商品系列名稱是畫龍點睛之筆，可以給傳統(tǒng)商品注入新的生命力，如寶潔旗下的“飄柔”“海飛絲”“潘婷”等。而有的經(jīng)營者未給予二線品牌足夠的重視，區(qū)別商品不同特征的系列名稱多取材于中外傳統(tǒng)文化。這些系列名稱不具有獨創(chuàng)性，顯著性較弱，如在家具上使用“書香門第”。一旦該系列名稱被同業(yè)競爭者模仿，且任何一方注冊為商標，商標爭議由此而生。

1.案例簡介

盡管與最高級人民法院之前審理的“誼來陶瓷工業(yè)有限公司(沈陽)與上海福祥舊瓷有限公司、上海亞細亞陶瓷有限公司侵犯商標權(quán)糾紛一案”*參見最高級人民法院 (2004)民三終字第2號。非常相似，在格力公司訴美的公司侵權(quán)“五谷豐登”商標專用權(quán)案*參見(2011)粵高法民三終字第326號。中，廣東省高級人民法院仍然作出了和最高人民法院截然不同的判決。不難發(fā)現(xiàn)，導致兩案判決不同的關(guān)鍵在于法院對于商標性使用和非商標性使用的判斷。

在誼來公司訴福祥公司等商標侵權(quán)案中，最高人民法院認為福祥公司在產(chǎn)品包裝箱和宣傳冊上使用“維納斯”文字時，突出自己的“亞細亞”圖形及文字注冊商標，并標明生產(chǎn)企業(yè)的名稱，未突出使用“維納斯”，而是將其作為“亞細亞”商標商品項下一種規(guī)格、款式名稱。因此，最高人民法院根據(jù)被告使用爭議商標的主觀意圖和客觀使用方式，認定被告是在描述性商標的第一含義范圍內(nèi)使用涉案商標，屬于正當使用，不屬于商標意義上的使用。

相反，在格力公司訴美的公司侵權(quán)“五谷豐登”商標專用權(quán)案中，法院認為，是否屬于商標使用應當從客觀意義上進行判斷，商品名稱是否具有識別商品來源意義，不以使用人的主觀認識或者稱謂上的差異為轉(zhuǎn)移，而是要根據(jù)其客觀上是否具有識別商品來源意義進行判斷。本案中，從美的公司使用被訴侵權(quán)標識的方式看，被訴侵權(quán)產(chǎn)品室內(nèi)機面板正面左上方標有紅色藝術(shù)字體的“五谷豐登”字樣，且字體較大。該標識較為明顯和突出，相關(guān)公眾在購買空調(diào)器產(chǎn)品時，非常容易觀察到被訴侵權(quán)標識，并將該標識與美的公司特定商品相聯(lián)系，從而憑借該標識在市場上識別美的公司特定商品。因此美的公司使用“五谷豐登”標識的行為，屬于突出使用，客觀上起到了指示商品來源的作用，應認定為商標法意義上的使用。盡管美的公司主張其屬于善意使用，將“五谷豐登”標識作為產(chǎn)品系列名，用以表達豐收吉祥的含義，是敘述性使用，不屬于商標法意義上的使用，但是其實際使用方式和善意使用的表述相矛盾。

2.案例評析

對比誼來公司訴福祥公司等“維納斯”商標侵權(quán)案以及格力公司訴美的公司侵權(quán)“五谷豐登”商標專用權(quán)案，不難發(fā)現(xiàn)，法院在判斷商標性使用時，更加側(cè)重于被告對于涉案商標的客觀使用方式。因為被告的主觀意圖難以判斷，但是從其是否在涉案商品或服務上突出使用爭議商標，即可以表明其主觀意圖。因此，即使被告主張在描述性商標的第一含義上使用爭議商標，但是在商品或者廣告宣傳單中使用特殊字體，或者顏色等在顯著位置突出使用涉案商標，即可以認定屬于商標性使用。從而商標性使用的判斷標準更加客觀、公正。

(二)字號與商標

從企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的角度，企業(yè)字號和商標一致有利于廣告宣傳，防范法律風險。然而，理論和實踐的鴻溝不可小覷，如實踐中在市場利潤的誘惑下，利用他人馳名商標或者具有一定知名度的字號來魚目混珠，惡意競爭的行為比比皆是。針對此類與誠實信用原則相悖的行為，商標法明確規(guī)定將已注冊商標或未注冊馳名商標登記為企業(yè)字號的，屬于不正當競爭行為。不過，法律規(guī)定具有抽象性和單純性，實務中此類商標侵權(quán)案件相對復雜。因此，在涉及字號權(quán)的商標侵權(quán)訴訟案件中，要求法官在綜合考量誠實信用原則、在先權(quán)利，以及商標性使用等因素的前提下，進行理性判斷。

1.案例簡介

在“好又多管理咨詢服務(上海)有限公司訴張家港市好又多連鎖超市有限公司、劉念龍侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案”*參見廣東高級人民法院:2014年度十大知識產(chǎn)權(quán)典型案例之三“好又多管理咨詢服務(上海)有限公司訴張家港市好又多連鎖超市有限公司、劉念龍侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案”。中，原告購得內(nèi)含“好又多”字樣的圖文商標(于2000年核準)，核定服務項目是“推銷(替他人)”。被告張家港好又多公司先于上海公司在企業(yè)名稱中使用，2010年授權(quán)劉某在超市名稱中使用“好又多”。法院認為，張家港公司以“好又多”作為其企業(yè)名稱的字號具有正當性，可以整體使用。但張家港公司在公司成立9年后，在“好又多”已然在全國百貨類具有顯著影響后，仍授權(quán)他人使用“好又多”作為企業(yè)名稱，簡化、突出使用“好又多”字樣，其行為造成了公眾的視覺混淆與誤認，其行為明顯屬于搭便車，遂判決張家港公司停止突出使用“好又多”三字，并賠償經(jīng)濟損失15萬元。

2.案例評析

本案中，盡管張家港公司有權(quán)在企業(yè)名稱中使用“好又多”，但是在“好又多”商標已被上海公司注冊取得的情況下，張家港公司和字號被許可使用人均不能突出使用“好又多”，將其作為商標使用。該案明確了字號在先權(quán)利人與商標專用權(quán)人之間的權(quán)利界限。字號在先權(quán)利人及其被許可人應當遵循誠實信用原則，且僅僅在企業(yè)名稱的范圍內(nèi)以整體的方式使用；如果其將已被他人注冊為商標的“字號”突出使用，擅自僭越權(quán)利邊界，那么，其行為將構(gòu)成商標侵權(quán)。

(三)服務主體簡稱與商標

為了便于稱呼、說明服務來源，具有合作關(guān)系的市場服務主體多采用簡稱的方式代替冗長的主體名稱。當服務主體的簡稱與已注冊商標相同或近似，且服務種類相同或類似，應當如何平衡相關(guān)主體的利益關(guān)系？服務主體的簡稱具有區(qū)別服務提供者的作用，那么，此類主體簡稱的使用必然是商標性使用嗎？

如前所述，對于非臆造性商標，同業(yè)競爭主體有權(quán)在第一性含義的范圍內(nèi)使用商業(yè)標記。同理，服務主體有權(quán)使用特定標識發(fā)揮表明服務主體、服務類別、服務特點等作用。因此，即使服務主體簡稱表明了服務的來源，發(fā)揮了識別作用，只要其使用方式合理，不存在突出使用的情形，仍然屬于描述性使用、功能性使用。

1.案例簡介

在“楊漢卿、北京新范文化有限公司與恒大足球?qū)W校、恒大地產(chǎn)集團有限公司侵害商標專用權(quán)和不正當競爭糾紛案”*參見(2013)粵高法民三終字第630號。中，楊漢卿是“皇馬”商標專用權(quán)人，核定服務項目“組織體育比賽”等。后楊漢卿認為被告使用的“恒大皇馬足球?qū)W?！鼻趾α似渖虡藢Ｓ袡?quán)。被告主張，“恒大皇馬足球?qū)W?！笔菍ψ闱?qū)W校辦學主體真實、客觀表述，即“皇馬”是西班牙皇家馬德里足球俱樂部的簡稱。該名稱體現(xiàn)了學校的辦學優(yōu)勢，屬于描述性使用，而非商標性使用。對此，一審法院和二審法院的觀點存在分歧。一審法院認為，恒大足球?qū)W校對外使用的名稱為“恒大皇馬足球?qū)W?！保送怀鍪褂谩盎蜀R”二字，也突出使用了“恒大”二字，屬于商標性使用；但考慮到恒大地產(chǎn)公司與西班牙皇家馬德里足球俱樂部在相關(guān)公眾范圍內(nèi)的知名度，以及原告商標未實際使用，不具有較強的顯著性和知名度，因此，一審法院認為不構(gòu)成商標侵權(quán)。二審法院認為，恒大足球?qū)W校對“恒大皇馬足球?qū)W?！钡氖褂?，不屬于突出使用，不是商標意義上的使用，兩者商標非相同近似商標，更不構(gòu)成反向混淆以及不正當競爭。

2.案例評析

本案中，盡管一審法院和二審法院均認為被告使用的“恒大皇馬足球?qū)W?！蔽辞址冈娴淖陨虡恕盎蜀R”，但是對于是否屬于“突出使用”、商標性使用和非商標性使用有不同觀點。筆者認為，雖然商標性使用需要法官根據(jù)個案進行具體判斷，但是商標性使用判斷標準的立法缺失，容易誘導法官肆意擴張的司法裁量權(quán)，從而加劇同案不同判、上下級法院觀點矛盾的司法現(xiàn)狀。因此，亟需確立相對具體、客觀且統(tǒng)一的商標性使用認定標準。

(四)商品顏色與商標

在特定行業(yè)中，商品主體均會使用約定俗成的、行業(yè)內(nèi)部公認的詞語來表述商品的名稱、質(zhì)量、顏色、產(chǎn)地等特點。一旦該標識被注冊為商標，如“金華”火腿、克里斯提·魯布托的紅色的高跟鞋鞋底，商標糾紛不可避免。鑒于這類描述性商標的顯著性較弱，商標權(quán)保護的范圍相對有限，商標權(quán)人不得限制他人在第一含義的范圍內(nèi)繼續(xù)使用該詞語，不得剝奪社會公眾使用公有領(lǐng)域資源的權(quán)利。然而，判斷是否屬于描述性正當使用的關(guān)鍵，在于被訴侵權(quán)人使用爭議商標的方式，是否屬于突出使用，且發(fā)揮了識別商品來源的作用，而不是其主體是否存在不正當競爭的惡意。

1.案例簡介

在“深圳國瓷永豐源股份有限公司訴湖南德興瓷業(yè)有限公司侵害商標專用權(quán)糾紛上訴案”*參見湖南省高級人民法院:2014年度十大知識產(chǎn)權(quán)典型案例之二“深圳國瓷永豐源股份有限公司訴湖南德興瓷業(yè)有限公司侵害商標專用權(quán)糾紛上訴案”。中，永豐源公司是“帝王黃”商標注冊人，核定使用商品“日用瓷器”等。其認為德興公司在其網(wǎng)頁、產(chǎn)品宣傳冊、黃色瓷器商品、瓷器商品外包裝上使用“帝王黃瓷”文字標識構(gòu)成商標侵權(quán)。德興公司以正當使用為由抗辯。一審法院支持了被告的抗辯。二審法院認為，在部分商品上，主觀意圖上，德興公司是依據(jù)陶瓷行業(yè)的特點，使用“帝王黃”標記來區(qū)別瓷器商品的顏色，表明商品特征，沒有攀附永豐源公司涉案商標名譽的惡意；使用方式上，德興公司在醒目位置標注了自身商標及企業(yè)名稱，用以指示商品來源，客觀上不會導致相關(guān)公眾混淆，不構(gòu)成商標侵權(quán)。

在部分黃色瓷器商品，德興公司的兩種不當使用方式客觀上決定了其非正當使用，屬于商標性使用。第一，在包裝盒醒目位置以顯著字體標示“帝王黃瓷”文字標識，而自身注冊商標較小；第二，在部分黃色瓷器商品的包裝盒中心位置以顯著字體標示“帝王黃瓷”及“KING HUANG PROCELAIN”標識，而未標示自身的商標或其他足以區(qū)分商品來源的標識，容易導致相關(guān)公眾將使用該包裝的商品誤認為來源于永豐源公司。

2.案例評析

“帝王黃”是陶瓷工藝品行業(yè)非常流行的產(chǎn)品顏色，象征著權(quán)威、華麗與富貴，因此，許多陶瓷廠家將“帝王黃”作為陶瓷產(chǎn)品的系列名稱。因此，即使“帝王黃”商標權(quán)利人享有商標專用權(quán)，或者通過商標性使用獲得了“第二含義”，也不得限制其他競爭者使用“帝王黃”描述瓷器的顏色。這和“雙十一”商標專用權(quán)人阿里巴巴無權(quán)限制其他電商或者其他實體企業(yè)繼續(xù)在各種商品促銷活動以標明時間使用“雙十一”的情形，如出一轍。

本案中，終審法院綜合考慮德興公司使用“帝王黃”商業(yè)標記的主觀意圖、具體位置、字體，其自身商標、企業(yè)名稱等因素，判斷德興公司的主觀狀態(tài)、以及是否屬于突出使用。最終，根據(jù)德興公司不同的使用方式，作出部分屬于商標侵權(quán)，部分屬于正當使用的裁決。

從上述案例可以看出，對于非臆造性商標而言，商標專用權(quán)人以外的市場主體有權(quán)在其原有含義的范圍內(nèi)使用商標，但是不得突出使用，否則將構(gòu)成商標性使用，屬于侵權(quán)行為。具體而言，無論是商品名稱、企業(yè)名稱，還是表示商品顏色或者服務主體等標明商品或服務來源或特點的文化符號，即使被注冊為商標，其他競爭者或社會公眾仍然有權(quán)在原有范圍內(nèi)使用公共領(lǐng)域信息資源，如描述性商標的第一含義。這類使用商標的行為屬于正當使用。然而，任何權(quán)利都是有邊界的。商標專用權(quán)人以外的市場主體不得濫用正當使用制度。如果其他競爭者以正當使用的名義，在其商品上、宣傳頁或廣告中，突出使用該標記，則構(gòu)成商標性使用。一旦權(quán)利人逾越了正當使用的權(quán)利邊界，則有侵犯商標專用權(quán)的嫌疑。因此，無論是商標權(quán)人，還是其他競爭者或社會公眾，均應當遵循誠實信用原則，尊重他人的應得利益，在合理的范圍內(nèi)以合理的方式行使權(quán)利。

四、結(jié)語

傳統(tǒng)觀點側(cè)重于強調(diào)商標性使用對于商標權(quán)的取得、行使、維持和保護的重要性。特別是對于商標侵權(quán)案件，商標法性使用的判斷是法官不可避免的焦點問題、先決問題。而商標法對于商標性使用的規(guī)定比較概括、抽象，需要法官根據(jù)個案具體情況認定，綜合考慮爭議商標的顯著性和知名度、被告的主觀意圖、對于涉案商標的使用方式等因素。通過對商標性使用的理論闡釋與案例分析，本文力圖縮小商標性使用的立法、理論以及司法實踐之間的差距，在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，進一步明確商標保護制度中商標性使用的標準。

此外，在國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略大力推進實施的背景下，筆者認為應當從商標戰(zhàn)略的角度，強調(diào)商標性使用對于商標的取得、運營、管理、保護等各個階段的重要價值。因為我國雖然屬于注冊取得主義的國家，但是通過商標性使用帶來的商譽是商標法保護的標的和基石。如果僅僅著眼于商標權(quán)的取得、維持和保護，不利于商標權(quán)利人從戰(zhàn)略的高度以商標性使用為途徑，更有力地獲得商標確權(quán)、保持商標權(quán)的有效性，以及獲得更寬的保護范圍，容易誤導商標權(quán)人在發(fā)生糾紛時，措手不及地投機性、象征性地使用注冊商標，而忽視商標的經(jīng)營和品牌的培育。

參考文獻：

[1]張今,郭斯倫.電子商標中的商標使用及侵權(quán)責任研究[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社.2014.

[2]鄭成思.商標與商標保護的歷史──商標制度的超源及發(fā)展(一)[J].中華商標,1997,(5):39.

[3]羅曉霞.商標法溯源:富有競爭政策內(nèi)涵的歷史演進[J].黑龍江社會科學,2014,(2):106-110.

[4]張今,劉晗.商標使用相關(guān)問題探究[J]. 中華商標,2013,(9):61-64.

[5][13]馮曉青.知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：中國政法大學出版社,2015.

[6]王蓮峰.海關(guān)應慎重認定涉外定牌加工貨物的商標侵權(quán)——基于對近年《中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護狀況》的分析[J].知識產(chǎn)權(quán),2015,(1):31-36.

[7][8]孔祥俊.商標法適用的基本問題[M].北京：中國法制出版社，2014.

[9]陳學.商標使用制度研究[D].上海：華東政法大學,2010.

[10]李揚.注冊商標不使用撤銷制度中的“商標使用”界定——中國與日本相關(guān)立法、司法之比較[J].法學,2009,(10):96-109.

[11]馬榮.非商標性使用侵權(quán)的法律規(guī)制[J].中華商標,2015,(2):68-72.

Research on the Trademark Use in the Sense of Trademark Law

YANG Li-hua, LI Hong-hui

(Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law,

Beijing 100088, China)

Abstract：Trademark use is the green channel for operators to create, maintain, expand their intangible assets, or their business reputation and should be the necessary premise to maintain trademark, and obtain protection from the trademark law. Given that the legislative purpose and the value of system among the trademark obtained system, maintaining system and protection system are different, the standards of “trademark use” are also different. Although our trademark law reveals the essence of the trademark, which is to indicate different sources of goods and services，it is necessary to further clear specific standards in different stages of the trademark system. Based on trademark protection system of trademark law, to analyze the standard of “use of trademark” and non trademark use (limited to the fair use system of the trademark law) with the typical cases involving trademark use, will be a useful research to solve such issue.

Key words：trademark use; fair use; prominently used; primary meaning

作者簡介：楊利華(1966—)，女，湖南長沙人，中國政法大學民商經(jīng)濟法學院副教授，碩士生導師，法學博士。

基金項目：國家社會科學基金重點項目“中國特色知識產(chǎn)權(quán)理論體系研究”(11AZD047)

收稿日期：2015-10-10

中圖分類號：D913.4

文獻標識碼：A

文章編號：1672—1012(2015)06—0037—08