王　娜(溫州大學甌江學院，浙江溫州　325035)

?

我國企業(yè)與美國337調查：困局與應對

王娜
(溫州大學甌江學院，浙江溫州325035)

摘要：2002年到2012年，中國已經連續(xù)11年成為遭遇美國337調查案件數(shù)量最多的國家，中國成為337調查的最大受害國。受到調查的我國企業(yè)面臨著困局，一方面，企業(yè)不愿、不敢應訴，另一方面，企業(yè)又不得不精心應訴。我國企業(yè)在產品出口前、應訴過程中可以采用一些策略來應對337調查。關鍵詞：美國1930年《關稅法》；337調查；困局；應對策略

337調查是除反傾銷反補貼外，中國對美出口企業(yè)必須要面對的問題。根據美國1930年《關稅法》，美國國際貿易委員會（International Trade Commission，簡稱“ITC” ）可以對進口貿易中的不公平行為發(fā)起調查并采取制裁措施。由于其所依據的是1930年《關稅法》第337節(jié)的規(guī)定（即“337條款”，現(xiàn)匯編于《美國法典》第19編1337節(jié)），因此，此類調查被稱為337調查。

一、中國企業(yè)頻遭美國337調查的現(xiàn)狀

美國自1972年4月4日發(fā)起首例337調查，美國對華首次發(fā)起337調查是在1986年12月29日，此后數(shù)量逐年增加，特別是最近幾年，我國企業(yè)已經是337調查的主要對象，2002年到2012年，中國連續(xù)11年成為遭遇美國337調查案件數(shù)量最多的國家。2013年上半年，美國共發(fā)起337調查24起，比上年同期的29起下降17.2%。其中，涉華337調查10起，比上年同期的11起略降9.1%，但仍居美國337調查涉案國之首，所占比例達41.7%①參見: 常雁. 2013年上半年美國337調查情況綜述[EB/OL]. [2013-08-20]. http: // www.cacs.gov.cn/cacs/news/ newshow.aspx?str1=2&articleId=115591.。中國已經成為337調查的最大受害國，可以預計，今后中國企業(yè)將繼續(xù)面臨嚴峻的337調查。

二、中國企業(yè)遭遇337調查的困局

受到337調查的我國企業(yè)面臨著困局，一方面，企業(yè)不愿、不敢應訴，另一方面，企業(yè)又不得不精心應訴。

（一）中國企業(yè)難以應訴

1．發(fā)起條件低，中國企業(yè)頻遭337調查

“337條款”根據不公平行為的性質設立了兩套標準：如果不公平進口貿易行為侵犯了美國法律保護的版權、專利權、商標權、集成電路布圖設計等知識產權，申訴方只需證明美國存在相關的產業(yè)或正在建立該產業(yè)，有關不公平貿易行為即構成非法，并不以其對美國產業(yè)造成損害為要件；而除侵犯知識產權外的不公平進口貿易行為則有證明損害的要求。在判定美國是否存在該產業(yè)時，“337條款”規(guī)定的標準是：在廠房和設備方面的大量投資；勞動力或資本的大量投入；或，在產業(yè)開發(fā)方面的大量投資，包括工程、研發(fā)或許可。對于一般不公平做法的案件，申訴方需要承擔損害要件的舉證責任，而對于涉及知識產權的不公平貿易行為，只要能夠證明存在侵害行為就可以申請?zhí)崞?37調查，這事實上是降低了發(fā)起337調查的條件。據路透社2013年6月24日報道，ITC制定了一個試驗性的計劃，很快將要求一些申訴的公司必須首先證明其在美國擁有足夠的實體業(yè)務，但是此計劃是意在控制專利主張實體或專利釣魚公司（patent assertion entities or trolls），以抑制此類公司發(fā)動訴訟而增加創(chuàng)新成本，其他企業(yè)不受此計劃的影響①這些公司不生產任何產品, 通常是從其他專利持有人那購買或獲得授權后發(fā)起專利侵權訴訟以獲得經濟賠償.參見: Bartz D. U.S. panel takes action aimed at needless patent lawsuits [EB/OL]. [2013-09-29]. http://www.reuters.com/ article/2013/06/24/us-usa-patents-litigation-idUSBRE95N1F920130624,2013-07-11.。337調查的發(fā)起條件很低，并且申訴人無需繳納任何費用，只要遞交申請即可[1]，337調查有可能被申訴人濫用。長期以來，美國是中國的主要出口市場，隨著我國產業(yè)升級優(yōu)化，進出口商品結構得到優(yōu)化，向美出口產品由加工品和生活必需品逐漸向高新技術產品轉變，美國的知識產權人為了維護其在美國市場的競爭優(yōu)勢，頻頻以侵犯知識產權為由發(fā)起337調查，在保護其知識產權的同時也為競爭對手的產品出口到美國制造壁壘，令不少遭受337調查的企業(yè)疲于應對。

2．調查時限較短，中國企業(yè)短期內難以做好應對準備

美國聯(lián)邦法院審理知識產權案件的期限比較長，一般持續(xù)28 – 30個月。相對而言，337調查的時限較短，根據ITC多年審理統(tǒng)計，337調查一般于12 – 15個月內結案[2]。申訴人往往是做好充分準備后提出337調查申請，被申訴人往往猝不及防，特別是我國很多企業(yè)不熟悉美國相關法律，短期內做好應對準備工作的難度不小，導致企業(yè)對應訴失去信心。

3．訴訟費用高，中國企業(yè)應訴成本很高

2013年5月21日，ITC發(fā)布公告修訂337調查中證據開示程序中的“電子取證”（E-discovery）程序規(guī)則，修改的規(guī)則旨在“減少昂貴、效率低下、不合理或不必要的證據開示程序”[3]，適用于2013年6月20日后所立案件。雖然如此，由于337調查庭審程序嚴格，期間有大量的證據提交和分析辯論，還有繁雜的證人域外質證和第三方證人舉證過程[4]，再加上高昂的律師費、專家證人費用等，337調查訴訟費可以高達幾十萬至上百萬美元，甚至上千萬美元，337調查費用高昂是很多企業(yè)不敢應訴的重要原因。

（二）企業(yè)不應訴337調查的后果嚴重

337調查是針對進口產品發(fā)起的調查，337調查的對物性不要求ITC具有屬人管轄權。涉案產品的制造商，進口至美國的進口商，在美國銷售已進口涉案產品的銷售商或零售商，都有可能成為337調查的被告。在337調查機制下，ITC可裁定實施的救濟措施主要包括排除令、停止令、扣押和沒收、罰金等。其中,排除令就是禁止侵權產品進入美國，這是美國本土企業(yè)打擊外來企業(yè)最常用的措施和手段。排除令沒有期限限制，分為有限排除令和普遍排除令。若ITC發(fā)布有限排除令，它將指示美國海關只禁止被調查企業(yè)生產的特定侵權產品的進口；普遍排除令則禁止某一種類的所有進口產品進入美國市場，而不區(qū)別原產地或生產商。盡管ITC發(fā)布普遍排除令有嚴格的條件，即有限排除令存在被規(guī)避的可能,或難以確認侵權產品的來源，但普遍排除令一旦簽發(fā)，出口國整個行業(yè)的相關產品都無法進入美國市場，337調查的救濟措施特別是普遍排除令具有很強的殺傷力。美國相關法律規(guī)定不應訴即意味著敗訴，只要被告沒有參與庭審，法院就會進行缺席判決，逃避法庭相當于自認敗訴，法庭會據此發(fā)出永久性禁止令，涉案產品將徹底喪失進入美國市場的資格。在337調查中，申訴人行使權利沒有任何有效的制約，申訴人即使最后最終敗訴也不愿承擔任何賠償責任，而被申訴人即使最后不被認定為侵權，其已經支付的律師費等也得不到補償[5]。而且，對被申訴人影響更大的是由于其涉嫌侵權，其商譽會受到損害，導致客戶流失，應對337調查也會影響企業(yè)的生產經營，甚至企業(yè)會失去在美國市場的最佳發(fā)展機會。

三、我國企業(yè)應對337調查的策略

（一）出口前做好防御措施

1．做好知識產權查詢工作

專利、商標等許多信息，可以通過網站等途徑免費進行查詢。企業(yè)可以在向美國出口產品前，通過美國專利商標局網站，就該產品在美國的專利、商標情況進行檢索，對自己的產品是否侵犯美國知識產權人的知識產權進行初步判斷。更專業(yè)的做法是委托美國律師事務所出具“非侵權意見書”（non-infringement opinion），該意見書是在進行專利檢索的基礎上出具的，企業(yè)也可以進行是否侵權的初步判斷，在確定不侵犯他人的知識產權的情況下再出口。

2．取得權利人授權

企業(yè)如果對于自己的產品是否侵犯他人知識產權并不確定或者確實有侵權之嫌，最好事先從專利權人處獲得專利使用許可，繳納專利許可使用費，從而避免337調查。

3．在美國申請知識產權

企業(yè)不僅要重視知識產權的國內保護，還要重視知識產權的國外保護。由于知識產權的地域性，企業(yè)除了在本國申請專利、商標，在“走出去”之前也需要在國外申請相應的專利、商標，以更好保護自己的知識產權。眾多的中國企業(yè)遭受337調查，給“走出去”的企業(yè)帶來壓力的同時也促使企業(yè)重視知識產權問題，促使企業(yè)加強創(chuàng)新與知識產權保護。對于企業(yè)來說，加強創(chuàng)新與知識產權保護才是應對337調查的根本之道。這樣既可以避免自己的產品受到“337條款”的制裁，又可以對他人侵犯自己知識產權的行為進行反擊。從中國企業(yè)遭遇337調查的實踐來看，企業(yè)正是因為擁有自己的知識產權才有勇氣和信心應訴并堅持到底。由于可以提起337調查的是在美國獲得知識產權的權利人，我國企業(yè)在美國獲得專利后，也有機會向ITC提起337調查申請以保護自己的知識產權，雖然到目前為止，中國企業(yè)還未在美國提起過337調查，但中國企業(yè)也可以利用337調查有關規(guī)則，“反客為主”，遏制競爭對手，維護競爭優(yōu)勢。

4．在簽訂合同時轉嫁知識產權風險

在我國企業(yè)出口的產品中，有很大一部分是國內企業(yè)與美國的進口商、分銷商等進行合作，如國內企業(yè)接受委托，以加工貿易方式進行貼牌生產，這里面就可能有國內企業(yè)使用委托方指定或者提供的技術、粘附委托方指定的商標等可能引起知識產權糾紛的行為。在這種情況下，企業(yè)在和委托方簽訂委托合同的時候就要明確雙方的知識產權權利義務關系以及各自應承擔的責任。當然，對加工企業(yè)更為有利的做法是在加工合同中加入“知識產權擔保條款”，明確約定由于委托方所提供的知識產權侵犯第三方知識產權的，委托方要承擔的責任，如受托方因此受到損失的，有權要求委托方承擔賠償責任等。企業(yè)通過這種方式，轉嫁了知識產權風險。

5．在美國本土設立企業(yè)實行當?shù)厣a

直接對外投資，進行跨國經營是企業(yè)“走出去”的一種重要方式，也是我國企業(yè)轉型升級的重要途徑。截至2012年底，中國1.6萬家境內投資者在國（境）外設立對外直接投資企業(yè)近2.2萬家，分布在全球179個國家（地區(qū)），覆蓋率達76.8%[6]。達到一定實力的企業(yè)可以考慮走出國門，在美國本土設立企業(yè)實行當?shù)厣a，企業(yè)至少可以繞過國際貿易環(huán)節(jié)的337調查。

（二）積極應訴

337調查申請方有備而來，而被申請方往往措手不及，再加上很多中國企業(yè)不熟悉相關的美國法律、規(guī)則，對陣勢浩大的國際官司不熟悉，不知該如何應對，企業(yè)遭遇337調查時往往選擇消極逃避。逃避只會給企業(yè)帶來不利后果，企業(yè)積極應訴，才有洗脫“侵權”嫌疑的機會。企業(yè)遇到此類訴訟時，應該先評估一下是否應該打官司。企業(yè)應首先評估自己是否涉嫌侵權，如有一定把握自己并不侵權且在考慮了高昂的應訴代價后認為值得打官司，那么企業(yè)就應該積極應訴。伴隨著企業(yè)知識產權保護意識的提高、對337調查常識的了解以及企業(yè)獲得越來越多的知識產權，我國被調查企業(yè)的應訴情況有很大改善，中國企業(yè)正在從過去束手無策走向積極應對和主動防范，2011年，我國企業(yè)主動應訴的已達65%，其中成功的案例越來越多[7]。

（三）產品進行規(guī)避設計

規(guī)避設計是“針對對方的涉案知識產權，找出其在保護范圍等方面的漏洞，利用這些漏洞，設計出新的產品或者對此前涉嫌侵權的產品進行改造，從而避開涉案知識產權的保護范圍，實現(xiàn)在不侵權的前提下，‘借用’該技術?！盵8]規(guī)避設計實質上是采用不同于擁有知識產權的設計方案的新設計，但一種設計方案是否是新設計也要經過ITC的認定，也有被否定的可能。規(guī)避設計只能是企業(yè)遭遇侵權之訴時可以考慮的應對措施之一，“借用”他人技術的規(guī)避設計存在侵權風險。

（四）精心采用具體應對措施

企業(yè)一旦應訴，就應精心準備，首先要查明原告是否滿足在美國對涉案專利有專利權、專利權有效、涉案專利在美國國內有產業(yè)等條件。如不滿足這些條件之一，原告就不能申請?zhí)崞?37調查；如原告滿足這些條件，被告一方面可以積極舉證自己的產品或方法沒有侵犯對方的專利權。專利權的保護范圍記載在權利要求書中，該書由一個或多個權項構成，當被控產品或方法具備與至少一個權項中所記載的每一技術特征相同或等同的技術特征時，才可以判定侵權成立。遭遇侵權訴訟的企業(yè)應仔細對比自己產品與原告產品的差異，證明自己的產品或方法并未落入原告的權利要求范圍內或自己的產品或方法與原告產品或方法在技術特征等方面根本就是不同的，以此進行不侵權抗辯。

另一方面，根據“337條款”，被侵犯的專利等美國知識產權必須是“有效的、可執(zhí)行的”，而根據美國專利法，由美國專利與商標局授予的專利權“應被推定有效”，是假定有效的專利權，任何人都可以挑戰(zhàn)其有效性。企業(yè)可以積極尋找證據，通過證明原告的專利不具備新穎性、非顯而易見性等法定要件，申請宣告原告的專利無效。同時，企業(yè)還可以通過舉證被訴專利因存在不正當行為而使得專利不可執(zhí)行，從而令原告的指控失去基礎?！皩τ谌魏螌＠暾埲硕裕趯＠麑彶槠陂g，若其故意誤導或欺騙專利審查員，未向美國專利商標局披露重要信息，或向美國專利商標局提交了嚴重失實的信息，則其行為構成不正當行為，將導致其專利不可執(zhí)行。”[9]對于原告來說，最終的結果也許是全盤皆輸，一旦專利被宣告無效，就是“賠了夫人又折兵”，對于被告而言，隨著專利被宣告無效，其就不存在專利侵權問題了。

（五）聯(lián)合應訴

“美國337調查中大多數(shù)被告都會失敗，因為每次調查都針對好幾個企業(yè)，很多企業(yè)選擇搭便車或庭外和解方式，使應訴聯(lián)盟四分五裂、不戰(zhàn)而敗?！盵10]和解往往要以支付專利許可費等作為代價，企業(yè)如有證據證明自己不侵權，應該據理力爭，但337調查的訴訟費過于昂貴，一旦出現(xiàn)多家企業(yè)被起訴的情況，被訴企業(yè)甚至沒有被列到訴訟名單的同行企業(yè)，應團結一致，聯(lián)合起來集體應訴。在“337電池調查案”中，中國電池工業(yè)協(xié)會建立了包括中國、日本、新加坡電池企業(yè)在內的“應訴聯(lián)盟”，以企業(yè)出口份額、產能為標準，讓企業(yè)共同分擔訴訟費。被訴企業(yè)一共承擔70%費用，沒有被訴的企業(yè)承擔30%費用[10]。集體應戰(zhàn)在收集證據、分擔費用等方面比單獨作戰(zhàn)更為有力，這對于力量有限的企業(yè)來說意義重大。

（六）積極尋求和解

和解也是337調查結案方式。對于可能被判定為侵權的案件，中國企業(yè)應當權衡利弊，如果覺得很難勝訴或勝訴的益處還不及訴訟的成本，則可以積極尋求和解。2002年至2012年這10年間在中國企業(yè)作為列名被告且已經結案的90起案件中，中國企業(yè)應訴82起，其中以和解方式結案的有39起，撤訴的有10起，裁定不侵權的有13起[11]。和解的常見方式有原告許可被告使用其專利或原、被告達成專利交叉許可協(xié)議等，這樣，原告可以獲得專利許可費用或者使用被告專利的權利，被告也可以獲得使用原告專利的權利，產品也不會退出美國市場，雙方還有可能達成進一步的合作協(xié)議，達到共贏。

（七）重視政府和行業(yè)協(xié)會的作用

企業(yè)在應對337調查時不能只靠自己的努力，還應該積極求助外部力量，尋求政府和行業(yè)協(xié)會的幫助。特別是在政府、企業(yè)不能或不便出面解決糾紛的時候，行業(yè)協(xié)會往往能夠發(fā)揮重要作用。行業(yè)協(xié)會人員具備豐富的行業(yè)專業(yè)知識，對國內外行業(yè)發(fā)展趨勢、技術發(fā)展甚至行業(yè)專利申請、授權情況、337調查的律師、訴訟費用的負擔等事務等都有深入了解，這使得行業(yè)協(xié)會在企業(yè)應對337調查方面具有專業(yè)優(yōu)勢。企業(yè)在遭受337調查的時候，通過行業(yè)協(xié)會形成應訴小組，可以起到分擔訴訟成本、集聚力量的作用。

（八）充分利用司法程序提起上訴

如果當事人對ITC的終裁不服，可在60日內向位于美國哥倫比亞特區(qū)華盛頓的美國聯(lián)邦巡回上訴法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC）上訴。根據統(tǒng)計，在美國ITC被判專利侵權又在CAFC上訴階段成功翻案的概率一般不超過5%[12]，企業(yè)如果有底氣認為自己不侵權，還是應充分利用司法程序提起上訴。

（九）適當時機主動加入調查

2007年4月6日，英國泰萊公司向ITC申請?zhí)崞?37調查，聲稱全球25家企業(yè)侵犯其三氯蔗糖產品的多件專利，11家中國公司被列為被告。ITC立案并開始調查后3個月，并不在調查范圍內的江蘇鹽城捷康以利益相關為由，主動要求加入調查成為被告。ITC最終裁定各應訴被告沒有侵犯原告的相關專利[12]。捷康成為國內首個主動加入337調查并獲勝的企業(yè)。2012年4月7日，該公司在勝訴三周年之際宣布，短短3年時間，鹽城捷康已發(fā)展為全球第二、中國第一的三氯蔗糖專業(yè)生產企業(yè)，并獲得10項國內專利和3項美國專利[13]。捷康有此發(fā)展，與其主動加入337調查，一戰(zhàn)成名贏得良好發(fā)展機會息息相關。

（十）在國內提起訴訟

如果申訴方在中國境內有工廠生產或者有產品銷售，企業(yè)可以在國內提起訴訟，以此作為籌碼，爭取以較低的專利許可費等對企業(yè)有利的條件與對方順利達成和解，我國已經有企業(yè)在應對337調查的過程中成功應用這種策略，與申訴方達成和解。

參考文獻

[1] 初科汝. 美國337調查“中國制造”高居榜首[N]. 中國商報, 2012-12-07(03).

[2] 張平. 產業(yè)利益的博弈: 美國337調查[M]. 北京: 法律出版社, 2010: 134.

[3] Katz A and Thomas J A. ITC Issues Final Rules on E-Discovery, Including Specific Limitations on Production of ESI, and Mechanism for Addressing Inadvertent Disclosure of Privileged Documents [EB/OL]. [2013-06-16]. http://www. ediscoverylawinsights.com/2013/05/itc-issues-final-rules-on-e-discovery-including-specific-limitations-on-production-of -esi-and-mechanism-for-addressing-inadvertent-disclosure-of-privileged-documents.

[4] 楊延超. 面對“337”中國企業(yè)莫言放棄[N]. 經濟參考報, 2013-02-05(08).

[5] 徐元. 知識產權貿易壁壘研究[M]. 北京: 中國社會科學出版社, 2012: 99.

[6] 劉映花. 中國首次躋身三大對外投資國[N]. 北京晨報, 2013-09-10(B02).

[7] 羅蘭. 美又借“專利壁壘”玩貿易保護[N]. 人民日報: 海外版, 2013-01-28(02).

[8] 鐘山. 美國337調查: 規(guī)則、實務與案例[M]. 北京: 知識產權出版社, 2012: 200.

[9] 劉珍蘭. 美國專利法不正當行為原則的最新發(fā)展[J]. 武漢大學學報: 哲學社會科學版, 2011, (5): 106.

[10] 謝曉婷. 中國電池業(yè)勝訴美國337調查[N]. 南方都市報, 2008-05-13(C12).

[11] 光君. 中國企業(yè)直面“成長的煩惱”[N]. 中國知識產權報, 2013-7-17(03).

[12] 張海志, 蔣文杰. 叫板337: 中國企業(yè)海外專利戰(zhàn)的成人禮?[N]. 中國知識產權報, 2010-09-15(005).

[13] 操秀英. 知識產權案海外勝訴助捷康步入發(fā)展“快車道”[N]. 科技日報, 2012-04-09(03).

(編輯：付昌玲)

Chinese Enterprises and American 337 Investigation: Predicament and Coping Strategies

WANG Na
(Oujiang College, Wenzhou University, Wenzhou, China325035)

Abstract:China has been investigated by Section 337 Investigation in the past 11 years from 2002 to 2012. Because China accounted for the largest number of cases, it has become the biggest victim of 337 investigation. Chinese enterprises under the investigation are facing dilemma, on one hand, enterprises do not want to or dare to respond; on the other hand, enterprises have to respond carefully. Chinese enterprises should adopt some strategies to deal with the investigation before they export their products or in the process of responding.

Key words:Tariff Act of 1930 of the United States; 337 Investigation; Predicament; Coping Strategies

作者簡介：王娜(1975- )，女，貴州貴陽人，講師，博士，研究方向：知識產權

基金項目：浙江省社會科學規(guī)劃項目(12YD17YB)；溫州市哲學社會科學規(guī)劃項目(12wsk104)

收稿日期：2014-04-02

DOI：10.3875/j.issn.1674-3555.2015.04.007本文的PDF文件可以從xuebao.wzu.edu.cn獲得

中圖分類號：D923.49

文獻標志碼：A

文章編號：1674-3555(2015)04-0038-06