商標(biāo)許可終止后“后發(fā)商譽(yù)”的分配——基于分離性原則的分析

張梓湘

中山大學(xué)法學(xué)院，廣東廣州501275

摘要：商譽(yù)是商事主體在日常經(jīng)營(yíng)中形成的積極的、能夠增強(qiáng)其經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)形資產(chǎn)。按照使用商標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的不同，如果在后商事主體的使用使商標(biāo)具有較高的知名度，此即后發(fā)商譽(yù)。商標(biāo)許可終止后后發(fā)商譽(yù)的分配，是一個(gè)具有理論和實(shí)踐價(jià)值的重要問(wèn)題，但司法實(shí)踐中并沒(méi)有統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。商譽(yù)可分配的前提是商譽(yù)的載體與許可商標(biāo)可相分離而獨(dú)立存在，本文借鑒實(shí)用藝術(shù)作品中判斷實(shí)用性與藝術(shù)性“觀念上分離”的標(biāo)準(zhǔn)，將是否造成消費(fèi)者混淆作為商譽(yù)載體與商標(biāo)能否分離的判斷依據(jù)。進(jìn)而根據(jù)“分離性”原則探討了后發(fā)商譽(yù)中的知名包裝裝潢、廣告語(yǔ)片段兩類載體與許可商標(biāo)的分離可能性和分配必要性，本文認(rèn)為知名包裝、裝潢和廣告語(yǔ)片段因分離后不會(huì)造成混淆而具有分離可能性和分配必要性，應(yīng)該歸被許可人所有，許可人不得使用。

關(guān)鍵詞：后發(fā)商譽(yù)；分離性；包裝、裝潢；廣告語(yǔ)片段

中圖分類號(hào)：D923.43

作者簡(jiǎn)介：張梓湘(1991-)，男，中山大學(xué)法學(xué)院2014級(jí)碩士研究生，研究方向：民商法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。

一、引言

“商標(biāo)許可合同終止后，被許可人停止使用被許可商標(biāo)，除個(gè)別例外，被許可商標(biāo)上積累的商譽(yù)歸許可人所有，幾乎是商標(biāo)法領(lǐng)域的共識(shí)。”但香港鴻道集團(tuán)與廣藥集團(tuán)關(guān)于王老吉商標(biāo)一系列爭(zhēng)端的出現(xiàn)，給司法實(shí)踐帶來(lái)了難題，也引發(fā)了社會(huì)對(duì)后發(fā)商譽(yù)分配的討論：以上共識(shí)是否不可推翻、后發(fā)商譽(yù)分配需考慮哪些因素、司法實(shí)踐中應(yīng)如何分配等。故后發(fā)商譽(yù)分配是一個(gè)值得重視和研究的問(wèn)題，也表明我國(guó)商標(biāo)許可使用制度還需進(jìn)一步完善。

二、相關(guān)概念的界定

(一)商譽(yù)

吳漢東教授認(rèn)為：“商譽(yù)是一種不依附物質(zhì)實(shí)體而獨(dú)立存在的財(cái)產(chǎn)，屬于經(jīng)營(yíng)資信類財(cái)產(chǎn)的范疇?！鄙套u(yù)具有無(wú)形性、可變性、價(jià)值型、積累性、載體的多樣性等特征，據(jù)此，商譽(yù)的定義如下：“商譽(yù)是商事主體日常經(jīng)營(yíng)中在生產(chǎn)、商品、服務(wù)、信用等方面形成的積極的、能夠增強(qiáng)其經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)形資產(chǎn)?！?/p>

(二)后發(fā)商譽(yù)

1.后發(fā)商譽(yù)的概念

商譽(yù)具有積累性，兩個(gè)不同的商事主體在不同的時(shí)間段使用同一商標(biāo)，那商譽(yù)的產(chǎn)生情況有兩種：一是在前的商事主體使用期間商標(biāo)已產(chǎn)生了一定知名度，此即先發(fā)商譽(yù)；二是在前使用期間商標(biāo)并沒(méi)有一定知名度，而是經(jīng)過(guò)在后商事主體的使用使得商標(biāo)具有一定知名度，此即后發(fā)商譽(yù)。

2.后發(fā)商譽(yù)的載體

(1)商標(biāo)。商標(biāo)是后發(fā)商譽(yù)最重要的載體，因?yàn)橄M(fèi)者評(píng)價(jià)商事主體往往看其商標(biāo)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，商家要立于不敗之地必須充分提高商品的質(zhì)量，故商譽(yù)會(huì)凝集在商標(biāo)之中，對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生巨大的吸引力。

(2)知名的包裝、裝潢。許可使用期間，被許可人為使產(chǎn)品獲得消費(fèi)者的青睞，會(huì)想盡各種辦法設(shè)計(jì)一個(gè)符合消費(fèi)者口味的獨(dú)特外觀包裝，并以圖案、繪畫、色彩或文字以裝飾、美化、宣傳商品，此謂裝潢。包裝、裝潢的作用在于美化和宣傳商品，以美感引起消費(fèi)者需求欲望，而需求欲望及其他的部分商譽(yù)會(huì)凝聚在包裝、裝潢上。

(3)廣告語(yǔ)。在資訊媒體發(fā)達(dá)的社會(huì)中，獨(dú)特的廣告語(yǔ)能讓消費(fèi)者迅速了解商品的特點(diǎn)，相應(yīng)指向關(guān)系以最快的速度在廣告語(yǔ)與商品之間建立起來(lái)。廣告語(yǔ)片段與商標(biāo)之間具有很強(qiáng)的結(jié)合性，通常提起廣告語(yǔ)片段，就會(huì)讓消費(fèi)者聯(lián)想到商標(biāo)。如“好空調(diào)，XX造”，就會(huì)讓人想起格力，比如“怕上火，喝王老吉”中，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期宣傳，消費(fèi)者對(duì)“王老吉”牌涼茶的印象、好感會(huì)有所提升。如果廣告語(yǔ)具備承載具有指向性的信息，即內(nèi)在顯著性，則同樣具備區(qū)分商品或服務(wù)的功能。

三、后發(fā)商譽(yù)分配問(wèn)題的提出及其理論基礎(chǔ)的構(gòu)建

(一)后發(fā)商譽(yù)分配問(wèn)題的提出

許可終止后許可商標(biāo)歸許可人，被許可人不得使用，這是商標(biāo)許可合同的根基，所以凝聚在商標(biāo)上的部分后發(fā)商譽(yù)沒(méi)有分配的余地。但是，后發(fā)商譽(yù)的中的知名包裝、裝潢和廣告語(yǔ)，在許可終止后，卻沒(méi)有明確的權(quán)屬劃分規(guī)則。導(dǎo)致了許可終止后許可人和被許可人使用同樣或者近似的包裝、裝潢和廣告語(yǔ)，最典型的就是王老吉和加多寶案件，許可終止后，加多寶的廣告語(yǔ)是“怕上火，喝加多寶”，王老吉的廣告語(yǔ)則是“怕上火，就喝王老吉”；而王老吉和加多寶同樣采用紅罐的包裝，紅罐上采用近似的字體圖案的排列組合。消費(fèi)者如缺少對(duì)許可雙方的法律關(guān)系的認(rèn)知，就會(huì)將此商品誤認(rèn)為彼商品，造成混淆。而后發(fā)商譽(yù)是依靠被許可人大量的投入而形成的，在許可終止后，不對(duì)其他的后發(fā)商譽(yù)載體進(jìn)行分配，會(huì)打擊被許可人的創(chuàng)造熱情。

(二)后發(fā)商譽(yù)分配的既有觀點(diǎn)及其不足

1.后發(fā)商譽(yù)不可分論

認(rèn)為后發(fā)商譽(yù)不可分的理由有以下幾種：商標(biāo)屬于誰(shuí)，商譽(yù)就屬于誰(shuí)；后發(fā)商譽(yù)分配是個(gè)偽命題；造成消費(fèi)者的混淆。

2.后發(fā)商譽(yù)可分論

認(rèn)為后發(fā)商譽(yù)可分配的理由如下：商譽(yù)載體具有可分性；不分配后發(fā)商譽(yù)有違公平原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。

持可分論者也對(duì)后發(fā)商譽(yù)的分配提出了若干設(shè)想：加強(qiáng)事前引導(dǎo)；根據(jù)評(píng)估計(jì)算出商標(biāo)在許可期間的增值，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分割；根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的層次分析法對(duì)后計(jì)算許可雙方的貢獻(xiàn)率，根據(jù)貢獻(xiàn)率進(jìn)行分配。

3.既有觀點(diǎn)的不足

盡管對(duì)后發(fā)商譽(yù)的分配有相對(duì)的觀點(diǎn)，但是關(guān)于可分配性的分析卻不夠全面和不具備可行性。事前以合同約定利益分配畢竟只是引導(dǎo)作用，其普及作用有限。經(jīng)濟(jì)學(xué)分割方法需考慮的因素多，相對(duì)復(fù)雜，其科學(xué)性有待考察。而評(píng)估的方法在我國(guó)的評(píng)估體系下操作可行性不強(qiáng)。故對(duì)可分配性的分析不能僅停留在直觀的道德評(píng)價(jià)上，應(yīng)更深入地從法理上去考察分配的可能性，不能脫離分配可能性這一基本的落腳點(diǎn)，且分配方式應(yīng)充分考慮后發(fā)商譽(yù)的無(wú)形性和許可雙方間復(fù)雜的關(guān)系。

基于后發(fā)商譽(yù)的無(wú)形性，可借鑒實(shí)用藝術(shù)作品中實(shí)用性與美感“觀念上分離”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)考察其他后發(fā)商譽(yù)載體與許可商標(biāo)的分離可能性，只有具備了分離可能性，才有討論后發(fā)商譽(yù)分配必要性和具體分配規(guī)則的余地。

(三)后發(fā)商譽(yù)分配的理論借鑒——分離性原則

1.實(shí)用藝術(shù)作品中的分離性原則

我國(guó)《著作權(quán)法》第三次修改草案將實(shí)用藝術(shù)作品作為作品的類型之一加以保護(hù)，這是在立法上首次將實(shí)用藝術(shù)作品作為獨(dú)立的作品類型加以保護(hù)。我國(guó)司法實(shí)踐中已經(jīng)形成了判斷實(shí)用藝術(shù)作品能否受著作權(quán)保護(hù)的分離性理論，其中“觀念上的分離”是為了區(qū)分那些實(shí)用性與美感融為一體無(wú)法在物理上分離的實(shí)用藝術(shù)品。物理上的分離與本文論點(diǎn)不相關(guān)，在此不贅述。王遷教授認(rèn)為“觀念上的分離”判斷應(yīng)基于：“如果改動(dòng)實(shí)用藝術(shù)作品在藝術(shù)部分的設(shè)計(jì)，影響了實(shí)用功能的實(shí)現(xiàn)，則藝術(shù)成分與實(shí)用功能就是無(wú)法在觀念上分離的；反之，如果不影響，則可在觀念上分離?！惫P者比較贊同該觀點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)用藝術(shù)作品的首要性質(zhì)是實(shí)用性，對(duì)人類的生活具有實(shí)用價(jià)值，如果改變藝術(shù)部分設(shè)計(jì)對(duì)實(shí)用價(jià)值造成影響，那么就不能實(shí)現(xiàn)其基本功能。

2.分離性原則在后發(fā)商譽(yù)分配中的引入

將實(shí)用藝術(shù)作品中美感與實(shí)用性“觀念上分離”的判斷標(biāo)準(zhǔn)引入到后發(fā)商譽(yù)分配可能性中的思路如下：商標(biāo)的本質(zhì)在于區(qū)分產(chǎn)品和服務(wù)的提供者，如果在商標(biāo)許可終止后，某一后發(fā)商譽(yù)載體組合被許可人的其他商標(biāo)一起使用，不會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)商品服務(wù)提供者的判斷，不會(huì)造成混淆，則兩者之間具有分離可能性；反之，如果造成混淆，則不具有分離可能性?！迸c實(shí)用藝術(shù)作品的判斷原理相同，如果影響了商標(biāo)的識(shí)別、區(qū)分功能的實(shí)現(xiàn)，則無(wú)須考慮許可人與被許可人各自對(duì)商譽(yù)之貢獻(xiàn)程度，沒(méi)有分配的可能性與必要性。因此，以“分離性”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，符合商標(biāo)的本質(zhì)。分離性原則在后發(fā)商譽(yù)的分配中具有適用的合理性，在后發(fā)商譽(yù)載體與許可商標(biāo)可分離的前提下，才能進(jìn)一步考察其他影響分配必要性的因素。

四、分離性原則下后發(fā)商譽(yù)分配的具體規(guī)則

(一)后發(fā)商譽(yù)載體與許可商標(biāo)的分離可能性考察

如果在許可終止后，包裝、裝潢、廣告語(yǔ)被許可人的其他商標(biāo)一起使用在商品上，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品服務(wù)提供者的混淆，那么兩者之間就是不可分離的，如果不會(huì)導(dǎo)致混淆，那么兩者就是可以相互分離的。從一般消費(fèi)者的認(rèn)知來(lái)看，在琳瑯滿目的商場(chǎng)貨架上，消費(fèi)者的第一視覺(jué)反應(yīng)是

該商品外包裝的獨(dú)特顏色、圖案、文字的排列組合，其次才注意到包裝上的商標(biāo)。因此在消費(fèi)者的直觀認(rèn)知是：該包裝裝潢指向該消費(fèi)者使用過(guò)的特定質(zhì)量的商品，比如特定口味的涼茶、特定直徑的水桶、特定保溫性能的保溫杯等。

雖然廣告語(yǔ)片段與商標(biāo)之間具有很強(qiáng)的結(jié)合性，但是廣告語(yǔ)中的商標(biāo)只是一個(gè)符號(hào)，符號(hào)背后代表的是產(chǎn)品的質(zhì)量，像“好空調(diào)，格力造”，形容的是商家制造的空調(diào)質(zhì)量好，在商標(biāo)許可的情形下，存在許可人和被許可人雙方，許可終止后，被許可人將廣告語(yǔ)結(jié)合自己的商標(biāo)加以宣傳，如“怕上火，喝加多寶”，此時(shí)廣告語(yǔ)的指向并沒(méi)有改變，指向的還是被許可人生產(chǎn)的特定質(zhì)量涼茶。

綜上，在商標(biāo)許可終止后，如果該包裝、裝潢、廣告語(yǔ)片段組合被許可人的其他商標(biāo)一起使用，其指向性并沒(méi)有改變，因?yàn)樯a(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)者不變，質(zhì)量亦不變，所以并不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，即特定的包裝、裝潢、廣告語(yǔ)片段與許可商標(biāo)是可以相互分離而獨(dú)立存在的，即具有分配可能性。

(二)后發(fā)商譽(yù)分配的具體規(guī)則

商標(biāo)許可終止后，知名的商品包裝、裝潢，廣告語(yǔ)片段應(yīng)當(dāng)歸被許可人所有，且許可人不得使用相同或近似的包裝、裝潢和廣告語(yǔ)。理由在于：

1.組合使用的前提是許可協(xié)議的存在。因?yàn)樯虡?biāo)是區(qū)分商品和服務(wù)的標(biāo)志，其受保護(hù)依據(jù)是《商標(biāo)法》及其司法解釋，包裝、裝潢既可以美化商品外觀，也有區(qū)別商品來(lái)源的功能，包裝、裝潢視為一種商業(yè)標(biāo)識(shí)而存在，其受《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的保護(hù)，保護(hù)知名商品的包裝、裝潢不被人所抄襲或模仿。而廣告語(yǔ)若獲得了標(biāo)識(shí)作用，也可受保護(hù)。如果沒(méi)有許可協(xié)議的存在，被許可人不得在產(chǎn)品的包裝、裝潢、廣告語(yǔ)上使用許可商標(biāo)，同樣，許可人也不得使用相同或近似的包裝、裝潢、廣告語(yǔ)。一旦許可協(xié)議終止，兩者就喪失了組合使用的基礎(chǔ)。

2.允許許可人使用相同或近似包裝、裝潢和廣告語(yǔ)組合許可商標(biāo)，會(huì)造成消費(fèi)者的混淆。在許可期間，商標(biāo)與包裝、裝潢和廣告語(yǔ)組合一起使用，其指向的是被許可人生產(chǎn)特定質(zhì)量的產(chǎn)品，如果在許可終止之后，許可人用同樣的商標(biāo)組合相同或者近似的包裝、裝潢和廣告語(yǔ)，則指向的是許可人生產(chǎn)的不同質(zhì)量的產(chǎn)品，而許可人與被許可人之間生產(chǎn)的產(chǎn)品即使是同類，也是相互有區(qū)別的。

3.允許許可人使用相同或近似包裝、裝潢和廣告語(yǔ)組合許可商標(biāo)將打擊被許可人的經(jīng)營(yíng)積極性，不符合商業(yè)標(biāo)識(shí)中保護(hù)所有人投資積極性的立法目的。被許可人對(duì)該包裝、裝潢投入了精力、時(shí)間和金錢，卻未得到相應(yīng)的保護(hù)，缺乏激勵(lì)作用，最終也不利于促進(jìn)商標(biāo)許可使用制度的發(fā)展。

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