陳宏霞

摘要：介紹了某企業(yè)商標(biāo)許可使用案例背景，試對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)做了分析，提出了相應(yīng)對(duì)策，并得出結(jié)論認(rèn)為該企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的重視。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)許可；風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)策

中圖分類號(hào)：D9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：16723198（2014）07014601

0引言

筆者所服務(wù)的企業(yè)是武鋼集團(tuán)下屬廠家（以A公司代稱），該企業(yè)擁有某注冊(cè)商標(biāo)，并已使用多年，由于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量過硬，商標(biāo)本身蘊(yùn)意深遠(yuǎn)，加上武鋼品牌的光環(huán)效應(yīng)，該商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)享有較高的知名度和美譽(yù)度。日前，該企業(yè)與一家私營企業(yè)（以B公司代稱）正在協(xié)商商標(biāo)使用許可事宜，B公司打算用每年300萬元購買其商標(biāo)許可使用權(quán)，A企業(yè)對(duì)B公司仍處于企業(yè)考察評(píng)估階段。

在此，僅從學(xué)術(shù)探討的角度對(duì)此項(xiàng)商標(biāo)使用許可交易中存在的風(fēng)險(xiǎn)試做分析，并提出一些自己的見解。

1存在的風(fēng)險(xiǎn)分析

1.1企業(yè)商標(biāo)許可管理制度不詳盡，商標(biāo)許可缺乏可靠指導(dǎo)

查閱企業(yè)商標(biāo)管理制度，針對(duì)商標(biāo)許可使用，文件第二十四條有規(guī)定：“……通過談判協(xié)商許可他人使用本企業(yè)的注冊(cè)商標(biāo)（貼牌使用），合同中必須有嚴(yán)格的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保障，以及商標(biāo)使用的最低數(shù)量限度要求，商標(biāo)收益等。商標(biāo)使用許可合同應(yīng)當(dāng)報(bào)國家商標(biāo)局備案。”除此之外，文件中對(duì)于商標(biāo)許可使用方面并無詳細(xì)規(guī)定，企業(yè)是初次許可商標(biāo)給別的企業(yè)使用，缺乏這方面的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)。

1.2對(duì)方產(chǎn)品質(zhì)量控制薄弱，對(duì)許可商標(biāo)造成損害的風(fēng)險(xiǎn)大

近期甲方已派專人赴B公司進(jìn)行考察，得知B公司的生產(chǎn)工藝與A公司的生產(chǎn)工藝不相同，B公司的生產(chǎn)工藝對(duì)于該類鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性難以保證，并不適于大批量工業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中也未推薦此種生產(chǎn)工藝。因此，B公司的產(chǎn)品質(zhì)量方面很難說有穩(wěn)定保障，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，對(duì)A公司的商標(biāo)品牌造成的損害會(huì)很大。

據(jù)赴B公司考察人員介紹，B公司負(fù)責(zé)人口頭表態(tài)，承諾對(duì)于不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不使用A公司的商標(biāo)，但在實(shí)際操作中難以保證沒有“漏網(wǎng)之魚”。萬一B公司產(chǎn)品在使用A公司商標(biāo)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量事故，對(duì)A公司辛辛苦苦培育出的商標(biāo)信譽(yù)會(huì)造成重大創(chuàng)傷，知名度越大，受損越重，甚至連武鋼品牌也會(huì)“躺著中槍”。

一方面，在鋼鐵行業(yè)整體不景氣的困難時(shí)期，企業(yè)無形資產(chǎn)能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益是一件振奮人心的事情；另一方面，對(duì)方的產(chǎn)品存在的質(zhì)量隱患無法避免。這一“燙手山芋”接還是不接，對(duì)于決策者來說是一個(gè)難題。

1.3對(duì)方提出的許可使用費(fèi)，企業(yè)方無有效手段評(píng)估其合理性

商標(biāo)許可使用費(fèi)常見的有這樣幾種計(jì)算方法：（1）根據(jù)產(chǎn)品售價(jià)的百分比計(jì)算，通常為1%～5%；（2）根據(jù)產(chǎn)品利潤率計(jì)算；（3）根據(jù)雙方協(xié)商確定的一定數(shù)額計(jì)算。

常見的影響許可費(fèi)用的主要因素有：（1）商標(biāo)的知名度；（2）商標(biāo)的許可使用方式；（3）商標(biāo)許可的時(shí)間、地域、商品范圍；（4）行業(yè)利潤、前景等。

B公司提出的許可使用費(fèi)360萬元/年是否符合A公司商標(biāo)品牌的實(shí)際價(jià)值，有待商討。據(jù)悉B公司產(chǎn)品年產(chǎn)量達(dá)140萬噸，若使用A公司商標(biāo)，按每噸售價(jià)增加50元保守計(jì)算，每年增加效益可達(dá)7000萬元。在此項(xiàng)交易中，A公司獲得300萬元/年的許可使用費(fèi)，與此同時(shí)，需承擔(dān)對(duì)方質(zhì)量隱患對(duì)企業(yè)品牌乃至武鋼信譽(yù)造成損失的巨大風(fēng)險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故，會(huì)造成覆水難收的局面，可謂得不償失。

1.4未考慮被許可方的企業(yè)性質(zhì)而制訂相應(yīng)防范措施

被許可方是一家私營企業(yè)，不太友好地說，很多私營企業(yè)以盈利作為首要目的，銷售額是越高越好，成本也是越低越好，有時(shí)候?yàn)榱双@取利潤，甚至可能會(huì)不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量、客戶權(quán)益等。據(jù)悉，此公司近年曾因產(chǎn)品質(zhì)量不合格登上過中國質(zhì)量網(wǎng)黑榜。在本項(xiàng)交易中，被許可方使用的是A公司的商標(biāo)，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)損害的是A公司的商譽(yù)，若A公司不對(duì)B公司許可使用的行為做詳盡嚴(yán)格的要求，當(dāng)B公司實(shí)施一些不符合正當(dāng)交易原則的“擦邊球”行為時(shí)，A公司會(huì)措手不及，根本無法迅速找到合理正當(dāng)手段及時(shí)制止。

1.5未考慮商標(biāo)價(jià)值增值的影響

A公司近年已投資巨額對(duì)企業(yè)商標(biāo)進(jìn)行宣傳，隨著宣傳的深入使該商標(biāo)逐漸廣為人知，商標(biāo)價(jià)值必定水漲船高。雙方協(xié)議中欠缺對(duì)商標(biāo)增值方面的考慮，若雙方簽訂長期協(xié)議，則必定對(duì)A公司造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策分析

針對(duì)上述存在的問題，提出如下風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：

（1）企業(yè)必須重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)的建立，并實(shí)行有效的合同管理手段。

從此項(xiàng)交易談判的過程來看，反映出企業(yè)管理制度上的缺失。企業(yè)缺少許可使用的管理、監(jiān)督機(jī)制，缺少許可使用整體布局和策略合理安排許可地域和范圍，缺少對(duì)應(yīng)采取的商品質(zhì)量監(jiān)控手段和措施的相應(yīng)策劃，就容易使企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易時(shí)處于被動(dòng)地位，合同簽訂時(shí)無矩可循，缺乏科學(xué)方法指導(dǎo)，被許可方在合同期間采取不符合公平公

正交易原則的“擦邊球”行為時(shí)得不到合理規(guī)避和制止，從而增加企業(yè)商標(biāo)品牌信譽(yù)受損的風(fēng)險(xiǎn)。因此，企業(yè)應(yīng)從現(xiàn)在起重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理與布局，使企業(yè)無形資產(chǎn)得到更好的保護(hù)，為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。

（2）企業(yè)應(yīng)重視對(duì)被許可方的質(zhì)量監(jiān)控，并要求承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。

在注冊(cè)商標(biāo)許可中，存在被許可方商品的質(zhì)量保證的問題。根據(jù)法律規(guī)定，許可人負(fù)有監(jiān)督被許可人商品質(zhì)量的法定義務(wù)，而被許可人則負(fù)有保證所使用許可商標(biāo)的商品質(zhì)量的義務(wù)。這不僅與合同雙方當(dāng)事人的利益有關(guān)，更與廣大消費(fèi)者的利益相關(guān)，嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?duì)人身安全造成重大影響。因此，無論被許可方本身的質(zhì)量保證如何，許可方均應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量制訂嚴(yán)格有效的監(jiān)控措施，確保對(duì)許可商標(biāo)造成損害的風(fēng)險(xiǎn)降至最低。同時(shí)，應(yīng)要求被許可方對(duì)保證所使用商標(biāo)的商品質(zhì)量做出承諾，一旦違反承諾有不合格商品上使用了許可商標(biāo)，被許可方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，甚至是取消許可、賠償損失。

（3）許可方式、范圍、費(fèi)用和期限等協(xié)議細(xì)節(jié)確定需謹(jǐn)慎。

對(duì)商標(biāo)許可人而言，其所承擔(dān)的品牌市場(chǎng)影響風(fēng)險(xiǎn)更大。因此，在協(xié)商確定許可使用商品的許可方式、范圍、費(fèi)用和期限等具體細(xì)節(jié)時(shí)需慎重對(duì)待、考慮周全，最好咨詢專業(yè)的法律顧問，避免協(xié)議內(nèi)容有漏洞，使得對(duì)方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或雙方出現(xiàn)法律爭(zhēng)端時(shí)難以維權(quán)。

具體來說，商標(biāo)使用許可包括以下三類：（1）獨(dú)占使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊(cè)商標(biāo)僅許可一個(gè)被許可人使用，商標(biāo)注冊(cè)人依約定不得使用該注冊(cè)商標(biāo)。（2）排他使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊(cè)商標(biāo)僅許可一個(gè)被許可人使用，商標(biāo)注冊(cè)人依約定可以使用該注冊(cè)商標(biāo)但不得另行許可他人使用該注冊(cè)商標(biāo)。（3）普通使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)，并可自行使用該注冊(cè)商標(biāo)和許可他人使用。

根據(jù)法律規(guī)定，商標(biāo)使用許可的范圍應(yīng)嚴(yán)格限制在該商標(biāo)核定使用的范圍內(nèi)。因此，許可人應(yīng)嚴(yán)格限制好商標(biāo)的使用范圍，自己的商標(biāo)不得許可他人使用在其他商品或服務(wù)類別上。為追求短期經(jīng)濟(jì)利益而放松管理、無限制地許可使用，最終會(huì)導(dǎo)致被許可商標(biāo)的美譽(yù)度受損，品牌價(jià)值縮水。

一般合同簽訂的商標(biāo)許可期限為10年，但不得超過商標(biāo)注冊(cè)有效期限。企業(yè)應(yīng)視具體情況來決定許可期限的長短。

3結(jié)語

許多粗放型制造企業(yè)只重視生產(chǎn)，并不重視無形資產(chǎn)的保護(hù)與使用，甚至未設(shè)置專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門或者形同虛設(shè)，筆者認(rèn)為此案例中A公司在商標(biāo)許可方面明顯缺乏科學(xué)指導(dǎo)，需提高對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的重視，加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方法的學(xué)習(xí)與應(yīng)用，應(yīng)將品牌運(yùn)營的重視上升到戰(zhàn)略高度，并在此基礎(chǔ)上制訂詳盡可行的管理方案，而非流于一句空話。