黃軍委

在通常的社會經(jīng)濟貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易活動中，簽訂專利實施許可合同，僅僅使被許可人從許可人（專利權(quán)人）處獲得了實施該專利技術(shù)的權(quán)利，但是，由于這僅僅是單方面的授權(quán)行為，對于被許可人在實際的經(jīng)營活動過程中的各種需求來說，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，同時，這種權(quán)利僅僅是一種根據(jù)專利實施許可合同所產(chǎn)生的權(quán)利，被許可人并沒有因此取得直接支配該專利的全部權(quán)利。在實施專利技術(shù)的整個過程中，被許可人可能會由于被許可人對專利技術(shù)的實施行為而招致被專利實施許可合同之外的但擁有在先專利技術(shù)的其他專利權(quán)人向法院起訴侵權(quán)。在現(xiàn)實社會經(jīng)濟貿(mào)易活動中，專利實施許可合同的許可人所許可專利技術(shù)作為在后專利，可能會侵犯第三人在先的專利權(quán)，從而產(chǎn)生侵權(quán)的可能性。在這種情況下，專利實施許可合同的被許可人在利用許可人的專利技術(shù)制造出相應(yīng)的產(chǎn)品后，在使用和銷售這些產(chǎn)品的過程中，將可能會產(chǎn)生對上述第三人在先專利權(quán)的侵權(quán)行為。

通常，在簽訂專利實施許可合同之前，建議許可人最好先進行技術(shù)和市場調(diào)查，以此判斷其專利權(quán)與第三人的專利權(quán)之間的關(guān)系，然后再與被許可人訂立專利實施許可合同。然而，由于種種客觀因素的影響和限制，許可人所擁有的專利權(quán)是否侵犯了第三人的專利權(quán)，有時是難以進行準(zhǔn)確預(yù)測的。例如：在簽訂專利實施許可合同的時候，第三人的專利權(quán)尚未真正授權(quán)公告，從而處于一般公眾能夠得知和許可人能夠調(diào)查的范圍之外。因此，在專利實施許可合同中，應(yīng)當(dāng)約定相應(yīng)的預(yù)防性條款措施。

一、提供不侵權(quán)擔(dān)保

首先，專利實施許可合同的被許可人可以要求許可人提供不侵權(quán)的擔(dān)保，保護自己免于受到前述情況下的侵權(quán)的指控。然而，在專利技術(shù)領(lǐng)域，由于專利技術(shù)的權(quán)利請求保護的范圍需要根據(jù)權(quán)利要求書（Claims）中的用語、專利說明書、專利使用的歷史和實際情況等進行相應(yīng)的解釋，還時常需要涉及到自由裁量幅度較大、捉摸不定的專利技術(shù)的等同原則的適用問題。因此，一項專利技術(shù)是否構(gòu)成侵權(quán)，其結(jié)論本身是不確定的，而不像土地登記那樣，可以精確地披露所有潛在的沖突。所以，專利實施許可合同的許可人往往不愿意出具不侵權(quán)的擔(dān)保。

二、提供侵權(quán)損害賠償

如果專利實施許可合同的許可人不愿意提供不侵權(quán)的擔(dān)保，則根據(jù)民法中的公平原則，由許可人分擔(dān)或者全部承擔(dān)被第三人起訴侵權(quán)和帶來的損害賠償金，這一要求應(yīng)當(dāng)是合理的。其原因在于：對于專利實施許可合同中的被許可的專利技術(shù)而言，許可人通常在相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)研究多年，而被許可人往往是剛涉足該技術(shù)領(lǐng)域，顯然，許可人應(yīng)當(dāng)比被許可人更清楚可能導(dǎo)致侵權(quán)的情況；專利實施許可合同的許可人在獲得該專利之前，一般都會對這一技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)做必要的檢索，從而有可能知道哪些在先專利與其欲申請的專利有關(guān)。然而，對于這些檢索得到的信息，許可人往往不會也不愿意直接披露給被許可人。

基于以上兩個方面的原因，專利實施許可合同的許可人應(yīng)當(dāng)在專利實施許可合同中作出以下約定或者與之等同的類似約定條款：

（一）當(dāng)?shù)谌似鹪V被許可人侵犯其專利權(quán)時，被許可人應(yīng)當(dāng)立即通知許可人，并由許可人和被許可人根據(jù)實際情況分擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（二）對于進行侵權(quán)訴訟所產(chǎn)生的各種費用，許可人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)固定的份額。

（三）一旦出現(xiàn)侵權(quán)訴訟敗訴的情況時，被許可人應(yīng)當(dāng)有權(quán)利要求終止該專利實施許可合同；如果被許可人希望繼續(xù)履行該許可合同的，被許可人應(yīng)當(dāng)有權(quán)利要求許可人與第三人進行談判，從而能夠獲得實施第三人專利權(quán)的許可，避免侵權(quán)的情況再度發(fā)生以及該專利技術(shù)無法實施的矛盾。

（四）當(dāng)需要向第三人支付專利實施許可使用費時，可以減少本專利實施許可合同中約定的由被許可人向許可人支付的專利實施許可使用費（比如減少50%）。

（五）如果專利實施許可合同的許可人和被許可人事先對侵犯第三人的專利權(quán)都沒有責(zé)任的情況下，損害賠償金應(yīng)當(dāng)由雙方平均分?jǐn)?。由于專利制度本身存在一項專利?quán)可能會侵犯另一項專利權(quán)的可能性，因此在制定專利實施許可合同的時候，實際上所涉及的范圍已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了該被許可的專利技術(shù)本身所能夠涵蓋和影響的范圍，因此，在雙方當(dāng)事人進行專利實施許可合同的簽署過程中，建議在專利實施許可合同的條款形成時進行談判的過程中，應(yīng)當(dāng)邀請具有相當(dāng)專業(yè)經(jīng)驗的法律專家、專利專家、技術(shù)專家以及市場專家等，對所涉及的專利技術(shù)進行全面的評估和分析，以此來降低可能帶來的侵權(quán)風(fēng)險。當(dāng)然，作為一種特殊情況，有時作為專利實施許可合同的許可人，對于所許可的專利的熟悉程度以及是否會侵犯第三人的專利權(quán)的知曉程度，會和被許可人一樣，因此是否構(gòu)成侵權(quán)事實上就變得無法預(yù)見。這個時候，作為專利實施許可合同的許可人，可能只能夠“根據(jù)其最大范圍內(nèi)的知道與相信”，而擔(dān)保被許可的專利不構(gòu)成對第三人權(quán)利的侵犯。

因此，專利實施許可合同的被許可人應(yīng)當(dāng)有權(quán)利要求許可人排除侵犯第三人的權(quán)利和獲得救濟。比如：當(dāng)被許可的專利權(quán)侵犯第三人的專利權(quán)時，被許可人應(yīng)當(dāng)在許可人責(zé)任限度范圍內(nèi)與許可人進行合作，共同尋求救濟和解決方案，同時被許可人應(yīng)當(dāng)與許可人保持緊密的聯(lián)系和通暢的溝通；而作為許可人，應(yīng)當(dāng)盡可能與被許可人進行合作，雙方應(yīng)當(dāng)共同努力，排除類似的侵權(quán)行為發(fā)生，并尋求相應(yīng)的救濟和徹底有效的解決方案。

（作者單位：鄭州紅元帥專利代理事務(wù)所）