文 / 武兵 / 北京東方億思知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

淺談無效程序中對引入新證據(jù)的限制針對權(quán)利要求進行合并式修改的情形

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摘要：在無效宣告程序中，針對專利權(quán)人以合并方式修改權(quán)利要求的情形，請求人可以在提出無效宣告請求之日起一個月的期限之外補充新證據(jù)。審查指南并未對此進行更詳細的規(guī)定。但在實踐中，有些合并式修改權(quán)利要求的情形并不符合設立允許請求人補充新證據(jù)的上述規(guī)定的初衷。以案例出發(fā)，闡述對允許針對合并式修改權(quán)利要求補充證據(jù)的理解以及對補充證據(jù)的接受標準進行探討。

關(guān)鍵詞：無效宣告程序；舉證期限；新證據(jù)；權(quán)利要求；合并方式修改

一、前言

在無效宣告審查程序中，請求人的舉證期限受到嚴格限制，通常只能在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)補充證據(jù)。請求人在一個月后補充證據(jù)且能夠被合議組接受的例外之一是“針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求或者提交的反證，請求人在專利復審委員會指定的期限內(nèi)補充證據(jù)，并在該期限內(nèi)結(jié)合該證據(jù)具體說明相關(guān)無效理由的”12006版《審查指南》第四部分第三章第4.3.1節(jié)，374頁。。

《審查指南》對上述補充證據(jù)的情形并未作出更具體的規(guī)定，針對專利權(quán)人對權(quán)利要求作出合并式修改的情形，上述允許補充證據(jù)的規(guī)定究竟出于程序考慮還是實體考慮？請求人針對該合并式修改得到的權(quán)利要求所提交的證據(jù)應該全部接受還是應該區(qū)分具體情形來判斷能否接受？本文將以一個無效宣告請求案例為基礎對上述問題進行分析。

二、案例介紹

某案中，授權(quán)公告文本包括三個權(quán)利要求，其中，權(quán)利要求1為獨立權(quán)利要求，包括技術(shù)特征a、b。權(quán)利要求2、3均為引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，其中，權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征為c、d，權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征為e。請求人在提出無效宣告請求時主張證據(jù)1結(jié)合公知常識評價權(quán)利要求1的創(chuàng)造性；權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征c被證據(jù)1公開，d為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性；權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征e為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性。專利權(quán)人在指定期限內(nèi)對權(quán)利要求進行了修改，刪除原權(quán)利要求1，將權(quán)利要求2上升為新的權(quán)利要求1，原權(quán)利要求3引用新的權(quán)利要求1而成為新的權(quán)利要求2。請求人在指定期限內(nèi)（已超過提出無效宣告請求之日起一個月）補充證據(jù)2，主張證據(jù)1、證據(jù)2結(jié)合公知常識評價新權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，認為其中的技術(shù)特征c被證據(jù)2公開；新權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征e為本領(lǐng)域公知常識，因此也不具備創(chuàng)造性。

在本案口頭審理過程中，請求人認為新權(quán)利要求2是通過將原權(quán)利要求2、3合并獲得，新權(quán)利要求2的技術(shù)方案包括a、b、c、d、e，評價其創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式為證據(jù)1、證據(jù)2結(jié)合公知常識。因此，證據(jù)2屬于針對合并式修改的權(quán)利要求補充提交的新證據(jù)，符合審查指南的相關(guān)規(guī)定，應當予以接受。

三、《審查指南》對舉證期限的限制性規(guī)定

無效宣告請求通常是由專利侵權(quán)訴訟中的被控侵權(quán)人提出，其目的在于使專利侵權(quán)糾紛案件中止處理或者中止訴訟。2《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第九條規(guī)定，人民法院受理的侵權(quán)實用新型、外觀設計專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期限內(nèi)請求宣告該項專利權(quán)無效的，人民法院應當中止訴訟。由于受到侵權(quán)訴訟中答辯期限3《民事訴訟法》第一百一十三條規(guī)定，人民法院應當在立案之日起五日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告，被告在收到之日起十五日內(nèi)提出答辯狀。的嚴格限制，被控侵權(quán)人往往來不及準備無效請求書并充分考慮請求宣告專利權(quán)無效所依據(jù)的理由和證據(jù)。因此，請求人隨后要求增加理由和補充證據(jù)的情況時有發(fā)生。為了允許請求人適當?shù)卦黾永碛苫蛘哐a充證據(jù)，同時防止請求人通過不斷補充證據(jù)以拖延程序，《專利法實施細則》將請求人的舉證期限規(guī)定為提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)。4《專利法實施細則》第六十七條規(guī)定，在專利復審委員會受理無效宣告請求后，請求人可以在提出無效宣告請求之日起1個月內(nèi)增加理由和補充證據(jù)，逾期增加理由或者補充證據(jù)的，專利復審委員會不予考慮。

在無效宣告請求審查程序中，無論《專利法實施細則》還是《審查指南》均對請求人的舉證期限做出了嚴格限制。即使允許請求人針對專利權(quán)人以合并式修改得到的權(quán)利要求補充證據(jù)，也應當嚴格把握相關(guān)證據(jù)的接受標準。

四、對允許針對合并式修改權(quán)利要求補充證據(jù)的理解

在上述證據(jù)“關(guān)門”時間的嚴格限制下，《審查指南》也對請求人在舉證期限之外補充證據(jù)規(guī)定了本文開頭部分提及的例外情形。之所以允許請求人在一個月后補充證據(jù)的原因在于，在這種情況下，合并后的權(quán)利要求可能出現(xiàn)新的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案，請求人在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)不可能預先知曉這些特征組合或技術(shù)方案。因此，請求人補充證據(jù)不應該受該一個月期限的限制。5摘自“媒體聚焦>2006>無效宣告程序中提出或補充理由和證據(jù)的規(guī)定（上）”，[2013-5-20]. http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2006/200804/ t20080401_362442.html。

由于專利權(quán)人有權(quán)針對請求人提出的無效宣告請求在指定期限內(nèi)以刪除、合并、刪除技術(shù)方案三種方式62010版《專利審查指南》第四部分第第三章第4.6.2節(jié)，385頁。對權(quán)利要求進行修改，而通過合并式修改得到的權(quán)利要求可能會出現(xiàn)新的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案，導致該權(quán)利要求的修改方向具有不確定性，請求人對這種修改缺乏明確預判并且不可能在提出無效請求時針對所有可能出現(xiàn)的新的技術(shù)內(nèi)容進行評價。為避免請求人可能因?qū)＠麢?quán)人以合并方式修改權(quán)利要求而致使無效宣告請求所依據(jù)的證據(jù)及其組合方式不再適用，但又因期限限制喪失補充證據(jù)的機會，而不允許請求人針對該合并式修改補充證據(jù)將導致雙方當事人在無效程序的地位明顯不對等，因此在充分保證雙方當事人權(quán)利并兼顧公平的前提下，針對專利權(quán)人以合并方式修改權(quán)利要求而可能導致出現(xiàn)新的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案的情形，給予了請求人補充證據(jù)在時間上的寬限。

正如上文所述，允許請求人針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求補充新證據(jù)的目的在于對請求人可能受到損害的實體權(quán)利進行救濟，而不是在程序上延長請求人的舉證期限。因此，當請求人在專利權(quán)人對權(quán)利要求以合并方式進行修改的情況下補充新證據(jù)時，應當嚴格把握接受新證據(jù)的標準。但在實際操作過程中，通常認為只要專利權(quán)人對權(quán)利要求進行了合并式修改，請求人就可以針對該修改得到的權(quán)利要求補充證據(jù)，這樣的觀點和做法源于權(quán)利要求的合并式修改必然會引入新的技術(shù)方案。但是，正是由于采用合并式修改得到的權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案必然是未出現(xiàn)在原權(quán)利要求書中的技術(shù)方案，以“是否出現(xiàn)新的技術(shù)方案”作為補充提交的新證據(jù)能否被接受的標準顯然不符合《審查指南》中關(guān)于“允許請求人針對合并式修改得到的權(quán)利要求補充證據(jù)”的設立初衷，也會使上述規(guī)定形同虛設。

五、對補充證據(jù)的接受標準的探討

筆者認為，在判斷補充證據(jù)能否接受時，應當遵循的根本原則是該新證據(jù)是否是針對合并式修改所引入的新的技術(shù)內(nèi)容提出的，即該合并式修改可能會使請求人的實體權(quán)利受到損害，不允許請求人引入新證據(jù)會導致不公平、不合理。為了準確適用上述原則，至少可以從以下兩個方面進行考慮。

首先，合并式修改得到的權(quán)利要求所涉及的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案是否超出了請求人在舉證期限內(nèi)所依據(jù)證據(jù)的預期。只有超出請求人預期的權(quán)利要求的修改才有可能對請求人的實體權(quán)利造成損害，不對請求人在舉證期限上給予一定的寬限會明顯不公。判斷合并式修改得到的權(quán)利要求是否超出請求人預期通?？梢钥疾煺埱笕酥鲝埖默F(xiàn)有證據(jù)組合方式是否已經(jīng)涵蓋新權(quán)利要求的全部技術(shù)特征。例如，獨立權(quán)利要求1要求保護一種自行車，權(quán)利要求2和權(quán)利要求3分別從屬于權(quán)利要求1并且分別限定了自行車包括車鈴和車后座。請求人主張證據(jù)1結(jié)合公知常識評價權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，權(quán)利要求2和3的附加技術(shù)特征均被證據(jù)1公開。專利權(quán)人對權(quán)利要求進行修改，刪除權(quán)利要求1，將權(quán)利要求2和3合并形成新的權(quán)利要求1。在這種情況下，請求人所主張的證據(jù)1結(jié)合公知常識的證據(jù)組合方式實際上已經(jīng)涵蓋了通過合并式修改得到的新權(quán)利要求1，也就是說，該新的權(quán)利要求1已經(jīng)落入請求人對權(quán)利要求可能修改方向的預期之中，請求人依據(jù)原有證據(jù)組合方式足以評價新權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。因此，這種情況不宜歸入允許請求人針對合并式修改得到的權(quán)利要求補充證據(jù)的情形。

其次，請求人補充的證據(jù)是否是針對合并式修改所引入的新的技術(shù)內(nèi)容所提出的。例如，合并式修改通常會引入未出現(xiàn)在原權(quán)利要求書中的技術(shù)特征組合，如果這些技術(shù)特征之間具有關(guān)聯(lián)性，通過合并式修改出現(xiàn)在同一技術(shù)方案中時會因為彼此之間的密切聯(lián)系而帶來不同于這些技術(shù)特征單獨具有的作用，并且具有相應的技術(shù)效果，則針對該特征組合補充的證據(jù)通常應當考慮。如權(quán)利要求1為獨立權(quán)利要求，權(quán)利要求2、3均為引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，其附加技術(shù)特征分別為a和b。請求人在提出無效宣告請求時主張權(quán)利要求1相對于證據(jù)1不具有新穎性，權(quán)利要求2、3的附加技術(shù)特征分別被證據(jù)2、3公開，不具備創(chuàng)造性。專利權(quán)人刪除原權(quán)利要求1，將權(quán)利要求2、3合并為新的權(quán)利要求1，并且技術(shù)特征a和b共同形成新的特征組合a+b，該特征組合a+b未被證據(jù)2、3披露并且具有相應的技術(shù)效果。如果請求人針對該合并式修改得到的新權(quán)利要求1引入證據(jù)4，并且該證據(jù)4是針對新出現(xiàn)的特征組合a+b提出，則該證據(jù)4應當被接受；如果證據(jù)4僅是針對新權(quán)利要求1中與特征組合a+b無關(guān)的其他技術(shù)特征提出，則證據(jù)4不宜被接受。

六、關(guān)于本案情形的再討論

就本文第二部分所例舉的案例而言，請求人提出無效宣告請求時主張證據(jù)1結(jié)合公知常識評價權(quán)利要求1的創(chuàng)造性；權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征c被證據(jù)1公開，d為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性；權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征e為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性。就合并式修改得到的新權(quán)利要求2而言，請求人主張的原有證據(jù)組合方式，即證據(jù)1結(jié)合公知常識足以評價新權(quán)利要求2的創(chuàng)造性。因此，專利權(quán)人采用合并式修改對權(quán)利要求可能產(chǎn)生的修改方向已經(jīng)落入請求人在提出無效宣告請求時的預期之內(nèi)。另外，請求人補充提交的證據(jù)2僅用于證明新權(quán)利要求2中的技術(shù)特征c（即，原權(quán)利要求2中的技術(shù)特征c）被該證據(jù)2公開，而對因合并式修改所引入的新的技術(shù)特征組合c+d+e沒有做出任何說明，針對技術(shù)特征d和e的證據(jù)和理由與請求人提交無效宣告請求時的主張相同。綜上所述，請求人補充的證據(jù)2并不屬于審查指南所規(guī)定的針對合并式修改的權(quán)利要求補充并應當被接受的情形。

七、結(jié)論

在無效宣告請求審查程序中，無論《專利法實施細則》還是《審查指南》均對請求人的舉證期限做出了嚴格限制。即使允許請求人針對專利權(quán)人以合并式修改得到的權(quán)利要求補充證據(jù)，也應當嚴格把握相關(guān)證據(jù)的接受標準。在具體判斷中，應當重點考慮專利權(quán)人進行合并式修改所得到的權(quán)利要求是否落入請求人在舉證期限內(nèi)所依據(jù)證據(jù)的預期之內(nèi)，并且請求人補充的證據(jù)是否針對合并式修改所引入的新的技術(shù)內(nèi)容提出，而不應當將《審查指南》中關(guān)于允許請求人針對專利權(quán)人以合并式修改得到的權(quán)利要求補充證據(jù)的情形簡單地理解為程序規(guī)定，應當從實體上對該規(guī)定進行把握。