唐廣良

隨著我國(guó)企業(yè)及其產(chǎn)品逐步走向國(guó)際市場(chǎng)，涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“海外維權(quán)”問題已經(jīng)被提上議事日程。但與美日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)相比，我國(guó)企業(yè)面臨的“維權(quán)”問題不僅涉及如何保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，而且更多的是要考慮如何應(yīng)對(duì)來自海外的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)指控。本文將以近期美國(guó)法院審理的兩起涉及我國(guó)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件為引線，集中討論中國(guó)企業(yè)在海外遭遇知識(shí)侵權(quán)指控時(shí)的應(yīng)對(duì)策略。

一、兩個(gè)參照案例①文中引用的案例來自WESTLAW數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)案件的描述系筆者個(gè)人的歸納，不一定全面和準(zhǔn)確；案件涉及的我國(guó)公司名稱是筆者通過互聯(lián)網(wǎng)查詢后標(biāo)注的。因此，對(duì)相關(guān)案件感興趣者請(qǐng)自行查找案件的源信息。

第一起案件發(fā)生在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域——輪胎產(chǎn)業(yè)。案件起因是我國(guó)山東招遠(yuǎn)的玲瓏輪胎股份有限公司與阿聯(lián)酋迪拜的Al Dobowi, Ltd.公司合作生產(chǎn)一種礦山機(jī)械用橡膠輪胎并銷往美國(guó)，被美國(guó)佛羅里達(dá)州的TIRE ENGINEERING AND DISTRIBUTION, LLC, d/b/a Alpha Tyre Systems, d/b/a Alpha Mining Systems以侵犯版權(quán)、侵犯商標(biāo)權(quán)、商業(yè)共謀等為由訴至美國(guó)弗吉尼亞州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院。在陪審團(tuán)裁定各項(xiàng)指控均成立的前提下，一審法院判決支持了原告的訴訟主張，判令兩被告共同向原告承擔(dān)2600萬美元的賠償及高達(dá)63萬美元的律師費(fèi)。兩被告不服一審判決，上訴至美國(guó)聯(lián)邦第四巡回法院。上訴法院經(jīng)過審理，部分撤銷了一審法院的判決，包括一審法院關(guān)于被告侵犯原告商標(biāo)權(quán)及構(gòu)成商業(yè)共謀的指控，但仍然支持了一審法院判決的2600萬美元的損害賠償判決。

第二起案件發(fā)生在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。原告是美國(guó)的LABTEST INTERNATIONAL, INC., d/b/a Intertek Consumer Goods North America,簡(jiǎn)稱Intertek，是一家在美國(guó)特拉華州注冊(cè)的，向消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)試及認(rèn)證服務(wù)的公司。被告是我國(guó)深圳的CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORP.（深圳華測(cè)鵬程國(guó)際認(rèn)證有限公司，簡(jiǎn)稱“華測(cè)認(rèn)證”或“CTI Certification”，原為CQC深圳評(píng)審中心），簡(jiǎn)稱CTI，與原告同屬于產(chǎn)品檢測(cè)與論證服務(wù)提供商。原告在我國(guó)舉辦的博覽會(huì)上發(fā)現(xiàn)，被告散發(fā)的一些資料實(shí)際上是未經(jīng)許可復(fù)制原告享有版權(quán)的培訓(xùn)資料。與此同時(shí)，被告網(wǎng)站上還聲稱提供一些培訓(xùn)課程，其中使用的教材也是未經(jīng)許可復(fù)制的原告的資料。于是，原告便向美國(guó)康涅狄格地區(qū)的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟，指控被告侵犯了其受美國(guó)版權(quán)法保護(hù)的資料。被告以其行為發(fā)生于中國(guó)，因而美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院沒有管轄權(quán)為由提出異議。法院經(jīng)審理支持了被告的管轄異議。原告不滿康涅狄格州聯(lián)邦地區(qū)法院的一審判決，又以相同訴因向位于美國(guó)伊利諾斯州的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。被告在提出管轄權(quán)異議的同時(shí)提出反訴，以原告的行為構(gòu)成“濫訴（vexatious litigation）”為由，請(qǐng)求法院判決原告賠償其為在康涅狄格州應(yīng)訴而支出的律師費(fèi)。伊利諾斯州聯(lián)邦地區(qū)法院判決支持了被告的管轄異議，但以沒有證據(jù)證明原告的行為構(gòu)成濫訴為由，駁回了被告要求原告承擔(dān)其前訴律師費(fèi)的主張。

以上兩個(gè)案件的被告均涉及我國(guó)企業(yè)，而且被指控的侵權(quán)行為都發(fā)生在我國(guó)。雖然被告均提出了管轄異議，但第一個(gè)案件的管轄異議未獲法院支持，第二個(gè)案件兩次立案后，法院均以美國(guó)法院沒有管轄權(quán)為由駁回了原告的訴訟。針對(duì)兩個(gè)案件的不同結(jié)果，本文將作出以下梳理。

二、美國(guó)關(guān)于對(duì)人管轄的法律與判例

法院的管轄可分為對(duì)人的管轄（或稱“屬人管轄”）和對(duì)物的管轄（或稱“屬地管轄”）兩類。本文只涉及對(duì)人的管轄問題。

美國(guó)法上關(guān)于對(duì)人的管轄的基本原則來源于美國(guó)憲法。根據(jù)美國(guó)《憲法》1791年第5修正案及1886年第14修正案的規(guī)定，非經(jīng)“正當(dāng)?shù)姆沙绦颉?，不得剝奪任何人的生命、自由和財(cái)產(chǎn)。這一原則規(guī)定要求美國(guó)法院審理的任何案件都必須建立在“正當(dāng)程序”基礎(chǔ)之上。

至于何為“正當(dāng)程序”，必須將聯(lián)邦立法、行政條例及相關(guān)的判例結(jié)合在一起方能確定。根據(jù)美國(guó)《聯(lián)邦民事訴訟條例》第12條(b)的規(guī)定，作為被告，除了與原告辯論以爭(zhēng)取勝訴外，還可以對(duì)案件本身提出異議，理由包括：（1）對(duì)標(biāo)的物沒有管轄權(quán)；（2）對(duì)人沒有管轄權(quán)；（3）審理地點(diǎn)不合適；(4) 程序不充分； (5)文書送達(dá)有缺陷；(6) 缺少明確的訴訟請(qǐng)求；(7) 有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的當(dāng)事人未加入訴訟。

就本文涉及的兩個(gè)案件而言，被告均以受案法院沒有“對(duì)人管轄權(quán)”為由提出抗辯。因此，下面將集中討論美國(guó)法院如何確定“對(duì)人管轄權(quán)”。

美國(guó)最高法院在一些判例中②參考判例：Helicopteros Nacionales de Colombia v.Hall, 466 U.S.408, 414-416, 104 S.Ct.1868, 80 L.Ed.2d 404 (1984); 以及Hyatt Int'l, 302 F.3d at 713。將對(duì)人的管轄的確立區(qū)分為一般管轄與具體管轄兩種情況。按照該院的解釋，只要被告與法院地之間有“連續(xù)且系統(tǒng)的聯(lián)系”，一般管轄即可成立。但究竟什么樣的聯(lián)系屬于“連續(xù)且系統(tǒng)的聯(lián)系”，則還要考查多種因素。在一般管轄得以成立的情況下，法院能否對(duì)具體的案件主張“具體管轄”，則除了要求被告與法院地有此種聯(lián)系之外，相關(guān)的訴由還必須是源自這種聯(lián)系，或者與這種聯(lián)系有直接的關(guān)聯(lián)性。

通常情況下，對(duì)人的管轄的確立首先要考查的是被告的國(guó)籍與住所。一旦案件涉及的被告不是法院地的國(guó)民（包括公民及居民），從主體上說，該案就屬于“涉外”案件；法院要主張對(duì)人的管轄，就構(gòu)成了美國(guó)法上的“域外管轄”或“長(zhǎng)臂管轄”。雖然美國(guó)各州關(guān)于長(zhǎng)臂管轄的立法并不完全相同，但都必須與美國(guó)憲法確立的“正當(dāng)程序”原則相一致。某些案件的法官甚至解釋說，判斷長(zhǎng)臂管轄能否成立，最終實(shí)際上就是要看法院行使管轄權(quán)是否符合美國(guó)《憲法》第14修正案確立的“正當(dāng)程序”原則。③參見美國(guó)法院判例：682 F.3d 292, 2012 Copr.L.Dec.P 30,263, 103 U.S.P.Q.2d 1183（682 F.3d 292）。

由于域外管轄或長(zhǎng)臂管轄的初始目的是方便本國(guó)國(guó)民的訴訟，并且通過本國(guó)法院的管轄，最大限度地保護(hù)本國(guó)國(guó)民的利益，所以在傳統(tǒng)上，美國(guó)法院在接到原告起訴后，都會(huì)盡可能找到其得以行使管轄權(quán)的理由。為此，“最低聯(lián)系”原則逐漸被確立。

所謂“最低聯(lián)系”，就是要求法院在行使對(duì)案件的管轄權(quán)時(shí)，至少應(yīng)當(dāng)有一個(gè)起碼的門檻。前面所述的美國(guó)最高法院在相關(guān)案件中確立的標(biāo)準(zhǔn)通常會(huì)被美國(guó)法院援引來認(rèn)定最低聯(lián)系，即“一般管轄”+“具體管轄”的雙重審查。只有當(dāng)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都符合時(shí)，法院才可以行使管轄權(quán)。當(dāng)然，具體到每一個(gè)案件時(shí)，法院判斷最低聯(lián)系時(shí)考慮的因素并不完全一樣。

在前述第一個(gè)案件中，法院并沒有找到被告在當(dāng)?shù)負(fù)碛谢蜃赓U房產(chǎn)，亦或者擁有生產(chǎn)設(shè)施的證據(jù)，也沒有證據(jù)表明被告在當(dāng)?shù)毓陀昧酥苯訌氖律a(chǎn)或銷售的雇員，僅僅發(fā)現(xiàn)被告曾在當(dāng)?shù)嘏c原告的前雇員進(jìn)行接觸，并從其手中獲得了原告的設(shè)計(jì)圖，并發(fā)現(xiàn)該雇員從原告公司離職后自己在當(dāng)?shù)亻_辦了事務(wù)所，且與被告之間存在實(shí)質(zhì)性的聯(lián)系。除此之外，被告與法院地的聯(lián)系就是將侵權(quán)產(chǎn)品銷售給當(dāng)?shù)氐挠脩簟＿@意味著被告與法院地之間的聯(lián)系實(shí)際上并沒有達(dá)到“連續(xù)且系統(tǒng)”的程度。

在第二個(gè)案件中，伊利諾斯州聯(lián)邦地區(qū)法院考慮的因素包括：被告是否在該州擁有或者租賃有房產(chǎn)？被告在該州是否擁有固定的設(shè)施？以及被告在該州是否雇用了雇員？經(jīng)審理，法院認(rèn)定，這三個(gè)問題的答案都是否定的。

當(dāng)然，為了傾向于行使管轄權(quán)，美國(guó)法院還發(fā)展起一種被稱為“影響主義”或稱“后果主義“的標(biāo)準(zhǔn)，即只要發(fā)生在外國(guó)的行為實(shí)際上影響了美國(guó)的商業(yè)，即可認(rèn)定行為人與美國(guó)法院所在地之間具備了最低聯(lián)系。正是基于這樣的理論與相應(yīng)的司法實(shí)踐，美國(guó)法院審理了許多以外國(guó)公司為被告，且以被告在美國(guó)之外實(shí)施的活動(dòng)為審理對(duì)象的案件，并做出了對(duì)外國(guó)被告公司非常不利的判決。④在網(wǎng)絡(luò)搜索引擎中輸入“長(zhǎng)臂管轄”，可搜索到許多與美國(guó)法院長(zhǎng)臂管轄相關(guān)的文獻(xiàn)、案例等。

隨著國(guó)際市場(chǎng)一體進(jìn)程的加快，以及社會(huì)成員跨國(guó)活動(dòng)的日益頻繁，美國(guó)法院的一些法官們發(fā)現(xiàn)，如果按照前述原則行使管轄權(quán)，許多發(fā)生在外國(guó)的案件都有可能會(huì)被提交美國(guó)法院審理。這樣的結(jié)果對(duì)美國(guó)國(guó)民可能是最有利的，但卻因?yàn)橛锌赡軐?duì)外國(guó)人非常不利而遭到其他國(guó)家的反對(duì)。為此，自20世紀(jì)80年代開始，在不涉及國(guó)家和政府利益時(shí)，美國(guó)法院在涉及包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的“侵權(quán)”案件時(shí)，引入了另外一個(gè)考量標(biāo)準(zhǔn)，即“意欲受益（purposefully availment）”標(biāo)準(zhǔn)。

在前述第一個(gè)案件中，美國(guó)上訴法院首先認(rèn)定，兩被告的行為均屬于有意利用在弗吉尼亞開展活動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。而在第二個(gè)案件中，法院認(rèn)定，被告沒有通過借助互聯(lián)網(wǎng)向伊利諾斯州提供侵權(quán)復(fù)制件的方式在該州實(shí)施故意的侵權(quán)行為。結(jié)果，法院不僅對(duì)第一個(gè)案件行使了管轄權(quán)，而且作出了不利于被告的判決；第二個(gè)案件則以不應(yīng)行使管轄為由而被美國(guó)兩個(gè)法院駁回。更重要的是，從兩個(gè)案件的資料上看，是否有意利用法院地的優(yōu)勢(shì)或好處實(shí)際上是法院最終決定是否行使管轄權(quán)考慮的首要因素。

在第一個(gè)案件中，由于法院已經(jīng)認(rèn)定被告有意利用在弗吉尼亞州開展活動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，所以在涉及對(duì)人管轄問題時(shí)，法院特別強(qiáng)調(diào)，被告系外國(guó)公司這一事實(shí)本身并不能說明對(duì)其實(shí)施管轄構(gòu)成對(duì)被告的負(fù)擔(dān)。在這一論斷的前提下，法院又刻意指出，被告是在弗州會(huì)見的原告前雇員；該雇員從弗州竊取了原告的輪胎設(shè)計(jì)；被告還雇用該雇員在弗州開設(shè)了設(shè)計(jì)事務(wù)所，并與該雇員之間有著實(shí)質(zhì)性的往來。這一切都是為了最終認(rèn)定被告具備了與該州的最低聯(lián)系，從而允許該允州的聯(lián)邦地區(qū)法院對(duì)其實(shí)施“屬人管轄”。

而在第二個(gè)案件中，法院認(rèn)為，只有以下三個(gè)條件都具備時(shí)，法院才能對(duì)被告行使“屬人管轄”權(quán)：（1）被告實(shí)施了愿意的侵權(quán)行為；（2）該行為的目標(biāo)明確指向了法院地；（3）被告知道其行為將會(huì)導(dǎo)致原告受傷害。由此可見，法院在該案中對(duì)被告的主觀狀態(tài)給予了非常高度的關(guān)注。審理過程中，原告也曾提供若干證據(jù)，試圖證明被告與法院地存在各種各樣的聯(lián)系，但法院最終卻以沒有管轄權(quán)為由駁回了原告的起訴。

另外，兩個(gè)案件的法院還考慮了另外一個(gè)問題，即對(duì)被告行使“屬人管轄”是否符合“合理原則”或“傳統(tǒng)的公平正義”原則。

如前所述，第一個(gè)案件的法院認(rèn)為，被告系外國(guó)公司這一事實(shí)并不能說明其對(duì)實(shí)施管轄會(huì)給被告造成負(fù)擔(dān)，對(duì)被告實(shí)施管轄并不違反美國(guó)憲法確立的“正當(dāng)程序”原則，且與合理原則的本意并不相悖。法院認(rèn)為，雖然被告是外國(guó)公司，但其完全可以啟用當(dāng)?shù)芈蓭焻⒓釉V訟，從而維護(hù)其自身的正當(dāng)利益。

在第二個(gè)案件中，法院認(rèn)為，即使已經(jīng)認(rèn)定該案件符合具體的屬人管轄要求，且當(dāng)事人與法院地之間具有最低程度的聯(lián)系，法院也不能必然主張行使管轄權(quán)，還要考查這樣做是否符合“公平與實(shí)質(zhì)性正義”的精神。法院進(jìn)一步認(rèn)為，在被告與法院地幾乎沒有聯(lián)系的情況下，僅僅因?yàn)樵媛暦Q自己的利益受到了損害就強(qiáng)迫被告來此參加訴訟是不行的?！耙庥@益”原則作為最低聯(lián)系的標(biāo)準(zhǔn)，可以保證被告不至于因?yàn)槠渑c法院地之間的或然性聯(lián)系（random contacts）而基于原告的單方面起訴就不得不接受管轄。

三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外維權(quán)應(yīng)注意的幾個(gè)細(xì)節(jié)問題

從對(duì)兩個(gè)案件的評(píng)介中可知，雖然兩個(gè)案件的案情確有些不同，但從旁觀者的角度來看，兩個(gè)案件之間的區(qū)別也并非很大，但美國(guó)法院的判決結(jié)果卻大相徑庭。本文認(rèn)為，這兩個(gè)案件的實(shí)質(zhì)性區(qū)別就在于：第一個(gè)案件中被告的行為后果直接影響了美國(guó)的商業(yè)，即被告的侵權(quán)產(chǎn)品直接替代了原告的產(chǎn)品，從而使原告喪失了大量的營(yíng)利機(jī)會(huì)。這也是陪審團(tuán)在法官并不完全同意的情況下支持了原告全部指控的根本原因，并直接導(dǎo)致了法院在駁回原告部分侵權(quán)指控的情況下幾乎全部支持了原告的賠償請(qǐng)求。第二個(gè)案件的被告雖然也未經(jīng)許可而復(fù)制了原告享有著作權(quán)的資料，但這種復(fù)制的后果并沒有直接影響到美國(guó)的商業(yè)，因而法院認(rèn)定被告與法院地之間缺乏足夠的聯(lián)系，對(duì)被告實(shí)施管轄有違公平正義原則。

另外，從現(xiàn)有資料上看，兩個(gè)案件的當(dāng)事人在訴訟過程中向法院提供的證據(jù)都非常細(xì)致和具體，尤其是原告方面的證據(jù)幾乎觸及到被告商業(yè)活動(dòng)的全部細(xì)節(jié)，包括公開的和秘密的活動(dòng)。如第一個(gè)案件中，被告如何與原告的前雇員接觸并獲取原告的設(shè)計(jì)藍(lán)圖，以及兩個(gè)實(shí)行之間系何種關(guān)系、如何各自發(fā)揮自己的作用并最終搶奪原告的市場(chǎng)等情形，均有原告方提供的證據(jù)加以證明。在第二個(gè)案件中，被告在美國(guó)參與何種商業(yè)組織、商業(yè)活動(dòng)等，均屬于原告方面調(diào)查的對(duì)象。與之相對(duì)抗，被告方面之所以在兩個(gè)法院都打贏了管轄權(quán)訴訟，也是因?yàn)槠渥C據(jù)準(zhǔn)備非常充分，包括其在美國(guó)參與活動(dòng)的內(nèi)容、性質(zhì)、規(guī)模等，最終讓法官相信，其與法院地之間的聯(lián)系非常少，幾乎等于不存在。

根據(jù)以上介紹和分析，本文特提醒我國(guó)企業(yè)，當(dāng)遭遇外國(guó)企業(yè)在外國(guó)提起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個(gè)細(xì)節(jié)方面的問題：

一是判斷能否就案件本身的合法性提出質(zhì)疑，尤其是能否打贏管轄權(quán)訴訟。只要我們自己通過評(píng)估確認(rèn)，自身商業(yè)行為的后果并沒有直接影響原告在法院所在地的商業(yè)利益（以具體的州為界⑤所謂有域外管轄或長(zhǎng)臂管轄，最初就是指“跨州”管轄，后來才被延用至“跨國(guó)”管轄。），即使企業(yè)在該地有房產(chǎn)或者其他設(shè)施，或者與該地存在其他商務(wù)聯(lián)系，仍然可以打管轄權(quán)訴訟。當(dāng)然還需要說明的是，打贏國(guó)外的管轄權(quán)訴訟也并不等于萬事大吉，因?yàn)闄?quán)利人在我國(guó)起訴同樣可能勝訴。

二是不論提出何種抗辯，必須做到實(shí)話實(shí)說，不能說謊，也不能隱瞞事實(shí)。西方文化中有兩句話是必須牢記的：一句是講實(shí)話的成本最低；另一句是說出事實(shí)的一半無異于撒謊。而不論是直接撒謊，還是隱瞞部分事實(shí)，一旦被認(rèn)定，都會(huì)給自己帶來直接的不利后果。這一點(diǎn)與中國(guó)的爭(zhēng)議解決機(jī)制完全不同。在中國(guó)，即使一方當(dāng)事人直接撒謊，裁決機(jī)構(gòu)也不能直接據(jù)此作出對(duì)其不利的裁決結(jié)果，而只能是基于現(xiàn)有證據(jù)進(jìn)行裁決。

三是訴訟準(zhǔn)備工作一定要做實(shí)、做細(xì)。更重要的是，各項(xiàng)證據(jù)準(zhǔn)備工作一定要在開庭前完成，而不能像擠牙膏一樣根據(jù)所謂的“需要”臨時(shí)拼湊或分時(shí)提交證據(jù)。在美國(guó)法院審理的案件中，相當(dāng)一部分案件的事實(shí)部分是需要陪審團(tuán)作出裁決的。不但撒謊會(huì)被裁決敗訴，提供的證據(jù)或者闡明的事實(shí)不充分、不及時(shí)，也可能給陪審團(tuán)留下不誠(chéng)實(shí)、不負(fù)責(zé)任的印象，從而在事實(shí)裁決部分作出不利的結(jié)論。

四是根據(jù)實(shí)際需要選擇在海外設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)或開展商業(yè)活動(dòng)。不要盲目進(jìn)入海外市場(chǎng)，尤其是自己沒有足夠的知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備，基本上基于模仿甚至抄襲生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，更不要急于走向所謂的國(guó)際市場(chǎng)。雖然知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)具有嚴(yán)格的地域性，我國(guó)企業(yè)可以理直氣壯地在國(guó)內(nèi)使用那些不受我國(guó)專利法保護(hù)的外國(guó)專利，但如果相關(guān)產(chǎn)品被輸出到專利保護(hù)國(guó)，生產(chǎn)者的行為同樣會(huì)被指控為侵權(quán)。而涉及到著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)時(shí)，在“自動(dòng)保護(hù)”及制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為各國(guó)普遍接受的法律制度的情況下，所謂的“地域性”已經(jīng)變成學(xué)理意義上的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)邊界。加之許多國(guó)家的法院都已經(jīng)開始實(shí)施長(zhǎng)臂管轄制度，在任何國(guó)家完成的侵權(quán)行為都有可能成為權(quán)利人所在地法院審理的對(duì)象。