張凡

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心

引言

說明書是否公開充分對專利申請的授權(quán)前景有著重要的影響。申請人有時做出了一項好的發(fā)明，卻因為專利申請文件撰寫不當(dāng)導(dǎo)致說明書公開不充分而喪失了獲得專利權(quán)的機會，致使申請人利益受損。根據(jù)規(guī)定，一項發(fā)明專利申請必須要經(jīng)過實質(zhì)審查，在實質(zhì)審查過程中，“本領(lǐng)域技術(shù)人員”作為專利實審員在專利審查實踐中所扮演的客觀角色，承擔(dān)著說明書是否公開充分的審查責(zé)任。本文的目的就在于探討“本領(lǐng)域技術(shù)人員”與說明書是否公開充分的關(guān)系，以及如何利用“本領(lǐng)域技術(shù)人員”來克服說明書公開不充分的問題，提高專利申請文件的質(zhì)量。

1 本領(lǐng)域技術(shù)人員與專利法第二十六條第三款

本領(lǐng)域技術(shù)人員，也被稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，是專利法中的一個重要概念?！秾＠麑彶橹改稀穂1]對“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”給出了詳細的解釋：發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進行評價。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力。設(shè)定這一概念的目的，在于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免審查員主觀因素的影響。

專利法第二十六條第三款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。審查指南明確了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果?！吨袊鴮＠ㄔ斀狻穂3]進一步闡明：說明書的記載要達到何種程度，才算滿足“清楚”“完整”和“能夠?qū)崿F(xiàn)的要求？這一點與閱讀者的水平有關(guān)。對于一個本領(lǐng)域的專家來說，或許只要看看附圖，不需要作文字說明，就能夠理解該發(fā)明或者實用新型并予以實施；對于一個外行人來說，獲取還必須補充很多基礎(chǔ)知識，才能理解本發(fā)明或者實用新型的內(nèi)容并予以實施。為了使規(guī)定的要求有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，本條規(guī)定，“以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”，其含義是這樣的人員在閱讀說明書之后，不需要再付出創(chuàng)造性的勞動，就能夠理解并實施該本發(fā)明或者實用新型，解決本發(fā)明或者實用新型要解決的技術(shù)問題，產(chǎn)生其預(yù)期的有益效果。

由此可見，在實審過程中，發(fā)明專利申請是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)基于“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識和能力進行評價，在具體的案件中，“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識和能力的認定就成為了該案件是否符合規(guī)定的關(guān)鍵之一[2]，那么可以想見，如果在專利申請文件的撰寫時，同樣也能站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度撰寫專利申請文件，參照“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識和能力進行專利申請文件的撰寫，則會使其符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，有效提高專利的可授權(quán)性。

2 案例分析

以下將通過兩個案例來分析什么樣的專利申請文件會存在說明書公開不充分的問題，并探討在專利申請文件的撰寫中引入“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的概念來克服該問題。

案例1選自復(fù)審請求審查決定第40188號，名稱為“在無線終端中使用鼠標(biāo)功能來控制數(shù)據(jù)的方法”。案例1 要求保護一種在無線終端中使用鼠標(biāo)功能的數(shù)據(jù)控制方法，該數(shù)據(jù)控制方法可通過使用在無線終端中設(shè)置的鼠標(biāo)功能執(zhí)行各種控制功能，比如數(shù)據(jù)的選擇、輸入和編輯。該數(shù)據(jù)控制方法包括：通過鼠標(biāo)指針從無線終端上顯示的多個字符或數(shù)字中選擇并拖拽任何字符或數(shù)字；如果任何字符或數(shù)字被選擇并被拖拽，則對鼠標(biāo)指針選擇并拖拽的字符或數(shù)字執(zhí)行編輯功能。

合議組在復(fù)審決定中指出，本申請所要解決的技術(shù)問題是如何通過使用無線終端中設(shè)置的鼠標(biāo)功能來執(zhí)行各種控制功能，比如數(shù)據(jù)的選擇、輸入和編輯。為了解決該問題，本申請給出的解決方案是，通過鼠標(biāo)指針在無線終端界面上顯示的內(nèi)容進行選擇和/或拖拽，從而對上述內(nèi)容執(zhí)行編輯和/或顯示。具體而言，無線終端包括控制單元，所述控制單元響應(yīng)于光傳感單元輸出的信號來控制將被顯示在顯示單元上的鼠標(biāo)指針，從而執(zhí)行鼠標(biāo)控制功能；所述無線終端用戶觸摸并移動在所述無線終端中設(shè)置的所述光學(xué)傳感單元來進行相應(yīng)的用戶輸入，并由光學(xué)傳感單元向所述控制單元輸出相應(yīng)的信號。然而，本申請的說明書中并沒有記載所述無線終端的用戶如何通過對所述光學(xué)傳感單元進行觸摸并移動來進行相應(yīng)的用戶輸入，并且也沒有記載設(shè)置在所述無線終端中的所述光學(xué)傳感單元是可移動的，而本領(lǐng)域技術(shù)人員以無法從本領(lǐng)域所采用的常用技術(shù)手段中得出通過對光學(xué)傳感單元進行觸摸并移動來進行輸入的方法。也就是說，本申請說明書只給出了一種技術(shù)上的設(shè)想和愿望，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段，使得本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無法根據(jù)說明書公開的內(nèi)容來實現(xiàn)本發(fā)明。因此，本申請的說明書未對發(fā)明作出清楚、完整的說明，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)本發(fā)明，不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

分析案例1 可以發(fā)現(xiàn)，案例1 即屬于審查指南中列舉的說明書沒有充分公開的情形（1）：說明書中只給出了任務(wù)和/或設(shè)想，或者只表明一種愿望和/或結(jié)果，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段。

案例1 不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的原因，就在于沒有正確理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的含義，夸大或者增加了“本領(lǐng)域技術(shù)人員”所具有的能力。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的定義中明確規(guī)定了，本領(lǐng)域技術(shù)人員不具有創(chuàng)造能力。也就是說，本領(lǐng)域技術(shù)人員是無法僅從說明書提出的一種設(shè)想，通過其自身的發(fā)明創(chuàng)造制造出符合該設(shè)想的產(chǎn)品的。

案例2請求保護的發(fā)明是一種固體燃料，其由石蠟、鋸末、助燃劑1 號等成分組成。說明書中未記載所述助燃劑1 號的具體成分或來源。

說明書中對“助燃劑1 號”的說明是含糊不清的，同時“助燃劑1 號”也不是所屬技術(shù)領(lǐng)域公知的材料，因此所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容不能實施該發(fā)明。

通過分析案例2 可以發(fā)現(xiàn)，案例2 即屬于審查指南中列舉的說明書沒有充分公開的情形（2）：說明書中給出了技術(shù)手段，但對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，該手段是含糊不清的，根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法具體實施。

案例2 不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的原因，同樣在于沒有正確理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的含義，夸大或者增加了“本領(lǐng)域技術(shù)人員”所具有的能力。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的定義中明確規(guī)定了，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)。但是如果請求保護的發(fā)明中涉及的技術(shù)手段沒有被公開，該技術(shù)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，例如本案中的“助燃劑1 號”不是所屬技術(shù)領(lǐng)域公知的材料，那么“本領(lǐng)域技術(shù)人員”是無法實施該技術(shù)手段的。

從以上兩個案例分析可以看出，在撰寫申請文件時如果沒有站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度，而是以另一個“人”，這個“人”不僅擁有“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的所有能力，同時還增加了創(chuàng)造能力，也能夠獲知該領(lǐng)域中那些出于保密或其他原因而沒有公開的技術(shù)，以這樣一個“人”的角度去撰寫申請文件，那么就由可能導(dǎo)致申請文件存在公開不充分的問題。同時，如果沒有站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度撰寫申請文件，而是以本領(lǐng)域的技術(shù)專家所具備的知識和能力撰寫申請文件，也有可能導(dǎo)致說明書的撰寫不清楚、完成、無法實現(xiàn)。那么為了提高專利申請文件的質(zhì)量，使其符合專利法第二十條第三款的規(guī)定，在撰寫專利申請文件時，就應(yīng)當(dāng)將“本領(lǐng)域技術(shù)人員”作為撰寫的主體，充分理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的含義，準(zhǔn)確界定“本領(lǐng)域技術(shù)人員”所具有的能力，在說明書中對要求保護的技術(shù)方案進行清楚、完整的說明，以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。

3 小結(jié)

“本領(lǐng)域技術(shù)人員”是專利法中的一個重要概念，本文將“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的概念引入專利申請文件的撰寫過程中，提出在撰寫專利申請文件時應(yīng)當(dāng)站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度，將“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的作為撰寫的主體，從而使說明書達到充分公開，有效提高專利申請的可授權(quán)性。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.審查指南 [M] .北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010

[2]石必勝. 本領(lǐng)域技術(shù)人員的比較研究 [J]. 電子知識產(chǎn)權(quán)，2012 (3)

[3]尹新天. 中國專利法詳解 [M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011