孫明明 李 皓

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，天津 300304）

0 引言

在專利法中，新穎性是專利授權(quán)核心要件之一，寬限期作為新穎性審查的特殊因素，僅在某些特定案件中被考量。但寬限期相關(guān)法條的背后，充分蘊含著專利法律制度之于創(chuàng)新發(fā)展的引導(dǎo)之力與調(diào)控之功，值得認(rèn)真分析思考，特別是將處于不同發(fā)展階段、分屬不同法系的中美專利法律制度中有關(guān)寬限期的規(guī)定進行對比，更易于獲得感悟和啟發(fā)。

1 寬限期的意義

在技術(shù)創(chuàng)新過程中，創(chuàng)新主體往往經(jīng)過大量研究才能取得一定創(chuàng)新成果，而有些研究需要進行市場調(diào)查或生產(chǎn)試用才能更好地決定專利申請策略，也有可能由于其他特殊原因不得不在申請專利之前提前公開自己的研發(fā)內(nèi)容或被他人泄露了發(fā)明內(nèi)容。如果在這些情形下一概判定在后申請的專利喪失新穎性而無法授權(quán)，將損害創(chuàng)新主體權(quán)益，挫傷社會公眾積極謀求技術(shù)進步的熱情，其后果將與專利制度初衷相悖。

此外，創(chuàng)新主體或其投資者在前期投入了大量研發(fā)資金，在專利申請時可能并未得到回報，專利制度通過向合格的專利申請授予一定期限的獨占權(quán)來補償他們的前期損失，并使其在與對手競爭時處于更加有利的位置［1］。因此，申請人往往希望在不更早公開其技術(shù)的情況下獲得更久的獨占權(quán)，并且擔(dān)心其技術(shù)在申請專利前公開會對隨后的專利審查造成不利影響。若能打消申請人提前公開其技術(shù)內(nèi)容的顧慮，則將促進更多新技術(shù)的盡早公開和轉(zhuǎn)化，從而加快社會整體技術(shù)創(chuàng)新與進步的步伐。

為了更好解決新穎性審查原則與鼓勵加快公開科研成果之間的矛盾關(guān)系，寬限期制度于1883年在《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》中被提出，并被各國專利法廣泛采用。但各國在立法和司法實踐中對于寬限期的具體規(guī)定和執(zhí)行卻顯現(xiàn)出較大差異，這種差異在當(dāng)前重要創(chuàng)新國家中又以中美之間最為明顯。

2 中美專利法中寬限期內(nèi)容對比

中國舊《專利法》第二十四條規(guī)定：申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出的；（二）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的；（三）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。在2020年《專利法》第4次修改中，考慮到新冠肺炎疫情防控等因素，又增加了一種情形，修改后該法條表述為：申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的；（二）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出的；（三）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的；（四）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。

在中國《專利法實施細(xì)則》第三十條及《專利審查指南》第二部分第三章第5 節(jié)中進一步規(guī)定了提出聲明及提交證明文件的時間期限及相關(guān)展會或會議的具體要求，例如：上述中國政府承認(rèn)的國際展覽會，是指國際展覽會公約規(guī)定的在國際展覽局注冊或者由其認(rèn)可的國際展覽會；上述學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議，是指國務(wù)院有關(guān)主管部門或者全國性學(xué)術(shù)團體組織召開的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議；且申請人應(yīng)當(dāng)在提出專利申請時聲明，并自申請日起2 個月內(nèi)提交有關(guān)國際展覽會或者學(xué)術(shù)會議、技術(shù)會議的組織單位出具的有關(guān)發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)展出或者發(fā)表，以及展出或者發(fā)表日期的證明文件。

與大多數(shù)國家的先申請制不同，美國專利制度曾長期堅持先發(fā)明制，直到2011 年美國發(fā)明法（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA，Public Law No:112-29）頒布生效后，才與中國等國家一樣實行先申請制，但其先申請制內(nèi)容又與世界多數(shù)國家存在差別，保留了不少先發(fā)明制的特點，并集中反映在AIA 第102 條（b）款中。其中102(b)(1)(A)規(guī)定，在申請有效提交日期之前1 年內(nèi)，發(fā)明人或共同發(fā)明人，直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人處獲得公開主題的另一人所做出的披露不屬于現(xiàn)有技術(shù)；102(b)(1)(B)規(guī)定，發(fā)明人或共同發(fā)明人與他人于申請有效提交日期之前1 年內(nèi)均有披露，但發(fā)明人或共同發(fā)明人的披露早于他人的披露，則他人的披露也不屬于現(xiàn)有技術(shù)。對于時間上構(gòu)成抵觸申請的情形，102(b)(2)(A)和102(b)(2)(B)的規(guī)定與上述102(b)(1)(A)和102(b)(1)(B)的規(guī)定類似，這兩種情形的披露不構(gòu)成抵觸申請，另外102(b)(2)(C)還規(guī)定了共同所有人的披露也不構(gòu)成抵觸申請的特殊情況。

可見，美國專利制度中寬限期的規(guī)定與中國存在較大差別，主要是：（一）從時間來看，中國為6 個月，美國為1 年；（二）從公開方式來看，中國只限于幾種特殊方式，美國則沒有具體限定；（三）從效力來看，中國寬限期對其間獨立第三人的相同內(nèi)容公開并無效力，其仍然構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，而美國寬限期有與優(yōu)先權(quán)相似的效力，即使第三人獨立做出相同發(fā)明，只要其公開晚于申請人，仍然不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，即相當(dāng)于申請人的申請日前移。

3 對中美寬限期差異的分析與思考

3.1 法律沿革與價值取向

從以上對比可以看出，美國關(guān)于寬限期的規(guī)定相比中國適用范圍明顯更寬，效力明顯更大。這與中美兩國專利制度沿革有著密切關(guān)系。

中國真正意義上的第一部專利法自1984 年通過，其采用了當(dāng)時世界上比較普遍的先申請制度，比較注重發(fā)明人利益與公眾利益的平衡。美國受原英國殖民地及當(dāng)時英國先發(fā)明制的影響，自1790 年美國專利法立法以來即采用先發(fā)明制。而且，美國注重私權(quán)，認(rèn)為發(fā)明人對其發(fā)明享有“天賦”權(quán)利，先發(fā)明者獲得專利權(quán)也更加合理公平［2］，因此美國專利制度始終重視發(fā)明人利益而堅持先發(fā)明制。但是，先發(fā)明制畢竟與世界絕大多數(shù)國家的先申請制不同，堅持獨特的先發(fā)明制與目前國際專利制度協(xié)調(diào)配合的趨勢相悖，并且當(dāng)先發(fā)明者存在爭議時，判斷誰更早做出發(fā)明往往非常困難，需要付出較大成本，這在技術(shù)創(chuàng)新日益活躍、專利數(shù)量顯著增長的情況下更顯效率不足。因此，2011 年AIA 將先發(fā)明制變?yōu)槊x上的“先申請制”或“發(fā)明人先申請制”，與國際通行做法的差異有所縮小。AIA實行后，由于專利有效申請日易于客觀確定,新穎性判斷變得更加簡單高效,也有利于專利權(quán)的穩(wěn)定。同時，AIA的寬限期規(guī)定使得發(fā)明人無論最終是否選擇申請專利,都會盡早向社會公開其發(fā)明內(nèi)容,從而使得社會公眾能夠及時獲知最新技術(shù)進展,從而推動科技和社會的創(chuàng)新發(fā)展［3］。但與此同時，其實際上仍保留了很多先發(fā)明制的內(nèi)涵，仍然十分強調(diào)發(fā)明人的利益，其允許發(fā)明人先將發(fā)明內(nèi)容公開，然后利用最長1年的時間對其進行生產(chǎn)、營銷，對市場和社會反應(yīng)進行觀察，并較為從容地評估專利申請的必要性和申請策略后再行申請，而不必?fù)?dān)心提前公開對后續(xù)申請的不利影響，這也體現(xiàn)出美國較為鮮明的價值取向。

3.2 制度設(shè)計的調(diào)控與補償

從制度設(shè)計對發(fā)明人利益的影響來看，中國等國家所采用的寬限期規(guī)定像是先申請制原則下，對于某些來不及提交申請而提前公開的特殊情形的補償，是基于公平理念的制度修補，是發(fā)明人某些極端情況下的護身盾牌。而美國的寬限期規(guī)定更像是賦予發(fā)明人可以自由選擇、主動使用的常備鑰匙，甚至可能成為市場競爭中的傷敵匕首。

站在國家層面，隨著形勢變化而進行相關(guān)法律或政策的調(diào)控是各國通行的做法，而美國在專利制度方面的主動調(diào)控尤其明顯，也成為其長期領(lǐng)先世界的重要手段之一。即使是歷史上借鑒英國采用先發(fā)明制時，美國也于1839 年在專利制度中增加了英國沒有的寬限期，因為其有利于美國和美國發(fā)明人的利益，特別是在美國的科技創(chuàng)新能力與創(chuàng)新速度居于絕對領(lǐng)先地位時，先發(fā)明制及寬限期能夠最大程度保障美國發(fā)明人獲得盡可能多的專利授權(quán)，最大程度保障美國技術(shù)的壟斷地位，也就最大程度保障了美國的國家利益。隨著各國科技創(chuàng)新能力的提高、專利申請量的增長，以及全球?qū)＠贫葏f(xié)調(diào)同步呼聲的提高，仍游離于世界主流申請制度之外逐漸不符合美國利益，其需要在與他國相關(guān)制度的融合交流中保持和提高影響力，但也仍然需要保留一定的個性或所謂先進性來彰顯對其他各國的引領(lǐng)作用，因此AIA 中的發(fā)明人先申請制即使被一些人認(rèn)為有違美國專利制度傳統(tǒng)，甚至不符合其專利法最初的憲法依據(jù)，卻仍然能夠得到通過并頒布生效也就不難理解。

回到制度本身來看，世界上多數(shù)國家和地區(qū)的專利法在新穎性條件的規(guī)定上，幾乎不存在純粹的先發(fā)明制或先申請制［4］，因為純粹意義上的先申請制或先發(fā)明制都有一定弊端。如果只采用先申請制而不設(shè)寬限期等輔助機制，勢必在某些情況下使真正的發(fā)明人無法得到自己應(yīng)得的權(quán)利，甚至可能使提前得知發(fā)明內(nèi)容的其他人反而獲得權(quán)利，從而進一步損害發(fā)明人的利益。而如果只采用先發(fā)明制而不加條件約束，也有可能使先做出發(fā)明的人自恃擁有權(quán)利而長期不提出專利申請或公開其發(fā)明內(nèi)容，從而無法對社會技術(shù)進步做出更大貢獻(xiàn)，導(dǎo)致與專利制度的初衷背道而馳。從某種意義上來說，中國等國家的先申請制是用寬限期來補償先發(fā)明者；而美國“發(fā)明人先申請制”（有人認(rèn)為其實質(zhì)上是“先公開制”）是同時用寬限期和先公開原則來補償先發(fā)明者，因為判斷先公開者既比判斷先發(fā)明者更容易，也可能比單純判斷先申請者更公平。因此，各國的寬限期規(guī)定都可以看作是單純先申請制與單純先發(fā)明制之間平衡妥協(xié)的產(chǎn)物。從這個角度來看，總體上保持寬限期制度不變，而只根據(jù)形勢變化對其具體要求進行調(diào)整，無論是對于實行先申請制的國家（如中國），還是實行“發(fā)明人先申請制”的美國，在未來較長時間內(nèi)都是相對合理的選擇。

3.3 國際研究的啟示

雖然美國在先申請制上與各主要國家仍有不同，其寬限期的規(guī)定相比其他國家也最為慷慨，然而在寬限期的公開方式上，美國并不孤立，因為日本和韓國也都允許申請人在寬限期內(nèi)以更多形式公開，如日本允許銷售，韓國允許發(fā)表出版物［5］。相比之下，歐洲與中國類似，都只規(guī)定了針對少數(shù)幾種特殊情況的6 個月的寬限期，因而被某些學(xué)者認(rèn)為是沒有意義的寬限期。

鑒于中美歐日韓等國家在寬限期具體規(guī)定上存在較大差異，并且由于這些差異導(dǎo)致不同國家之間相關(guān)申請的處理方式不同，國際上有越來越高的呼聲希望各主要國家在寬限期的具體規(guī)定和執(zhí)行上盡可能趨于一致，以給申請人更多便利。與此同時，由USPTO、EPO、JPO及英國、德國、法國、丹麥等獨立專利局的代表組成的泰根塞（Tegernsee）專家組于2011年組建并重點研究寬限期情況［6］。其中的問卷調(diào)查表明，來自大型企業(yè)的多數(shù)受訪者（美國52%、歐洲59%、日本83%）使用過寬限期，并且大多數(shù)受訪者（美國90%、歐洲85%、日本69%）表示，他們曾因各個國家的寬限期不同而失去了可能獲得的專利權(quán)?？梢?，這些國家的寬限期使用頻率確實較高，也確實對各國寬限期的協(xié)調(diào)統(tǒng)一前景有所期待。

此外，關(guān)于享受寬限期的公開方式中是否應(yīng)該包括論文等出版物公開，75%的美國受訪者和94%的日本受訪者表示，他們在學(xué)術(shù)領(lǐng)域有使用寬限期的經(jīng)驗，而歐洲由于寬限期不涉及論文等出版物公開而在這方面少有經(jīng)驗。因此，有觀點認(rèn)為，如果歐洲采用像美國或日本那樣的寬限期，將消除學(xué)術(shù)研究人員相比于企業(yè)人員的顯著劣勢，并增加歐洲科研機構(gòu)的專利活動。當(dāng)然學(xué)者們也在考慮這種可能發(fā)生的專利增長是否真的能促進歐洲的技術(shù)創(chuàng)新［7］?；蛘叻催^來說，目前對歐洲專利質(zhì)量較高的普遍認(rèn)知是否與其較為嚴(yán)格的寬限期規(guī)定有關(guān)，因為對于很多大專院?；蚩蒲袡C構(gòu)來說，獲得專利權(quán)可能只是研究過程中的另一附加產(chǎn)物或獲得經(jīng)濟資源的另一手段，卻不是最終目標(biāo)。如果過于鼓勵他們的專利行為，可能產(chǎn)生較多不具實際意義的申請，不單純?yōu)榇龠M科學(xué)發(fā)展和技術(shù)進步而做出的專利申請過多出現(xiàn)反而對社會無益，并且會使專利體系陷入尷尬，這可能也是歐洲糾結(jié)于是否放寬寬限期的原因之一。

3.4 對我國寬限期制度的思考

由于目前我國寬限期制度與美日韓等國相比明顯更嚴(yán)，因此國內(nèi)外對我國放寬寬限期規(guī)定的呼聲持續(xù)走高。對此，我們應(yīng)冷靜觀察、認(rèn)真分析，在掌握規(guī)律、借鑒國外經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)我國所處階段和國際形勢變化做出科學(xué)應(yīng)對。

3.4.1 充分重視寬限期的激勵作用。寬限期是專利法給予申請人或發(fā)明人的救濟權(quán)利，用好寬限期對申請人或發(fā)明人的益處是顯而易見的。例如，我國現(xiàn)行的寬限期制度不僅可以彌補申請人由于他人泄密而可能對申請權(quán)益的損害，客觀上也有機會在參加符合條件的展會或?qū)W術(shù)會議上公開發(fā)明成果后，經(jīng)過初步的判斷或準(zhǔn)備再提交專利申請。而如果進一步放開寬限期的限制，如延長時間或允許銷售及出版物公開，則除進一步增加上述權(quán)益外，還可能使企業(yè)在申請前有更多的觀察市場反應(yīng)的時間，也可能使科研院所在發(fā)表學(xué)術(shù)文章后能更從容地進行專利申請?zhí)峤坏臏?zhǔn)備工作，從而一定程度上提升社會各方面從事技術(shù)創(chuàng)新的熱情。

3.4.2 結(jié)合優(yōu)先權(quán)和先用權(quán)考慮寬限期。前文提到美國AIA 后的寬限期有類似優(yōu)先權(quán)的效力，而實際上目前世界各國對寬限期的起點規(guī)定并不完全相同。比如，中國等的寬限期以實際申請日或優(yōu)先權(quán)日（如有優(yōu)先權(quán)日）為起點，而日本僅以實際申請日為寬限期起點［8］，因此在中國如果能利用好優(yōu)先權(quán)制度，申請人也能一定程度上擴大自己與寬限期有關(guān)的權(quán)益。但反過來，恰恰是由于各國間寬限期起算點的不同，中國申請人在優(yōu)先權(quán)日為起點的本國寬限期內(nèi)公開信息，也有可能因不能享受日本等國的寬限期而喪失在這些國家可能得到的權(quán)利，而這些國家的申請人在中國卻有可能同時享受寬限期和優(yōu)先權(quán)，這是我們需要注意的。

此外，先用權(quán)與寬限期同樣可以作為先申請制不足的彌補措施，很多先申請制國家也確有采用。如果發(fā)明人在提交申請前提前使用了發(fā)明內(nèi)容，而第三人獲知后搶先提交了申請，則發(fā)明人可以主張自己的先用權(quán)，這樣能使發(fā)明人減少顧慮，有助于盡早公開使用其發(fā)明，使公眾盡早獲益［9］?？梢?，先用權(quán)可與寬限期結(jié)合使用而達(dá)到更好的效果。但同時也要注意，如果進一步放寬寬限期，則發(fā)明人更早公開所能享受的寬限期，與他人獲知后搶先使用所獲得的先用權(quán)可能產(chǎn)生矛盾［10］，因此，寬限期的調(diào)整須與優(yōu)先權(quán)、先用權(quán)統(tǒng)籌考慮。

3.4.3 考慮寬限期與申請數(shù)量和質(zhì)量之間可能存在的關(guān)系。寬限期作為與申請人利益密切相關(guān)的法律規(guī)定，其調(diào)整自然會對申請人的申請行為產(chǎn)生較大影響。除了前述國外學(xué)者對放寬寬限期后院校申請可能增加有預(yù)期以外，美國歷史上也曾出現(xiàn)專利申請大幅增長的情況，對此有過各種原因分析［11-12］。有學(xué)者認(rèn)為如果一味鼓勵盡早申請，可能使發(fā)明人不花時間去進一步試驗和改進，也來不及充分研究最佳技術(shù)方案，只在僅有某些想法或僅得到初步驗證時就急著去提交專利申請，這樣的申請只會盡可能主張寬泛的權(quán)利［13］，實際上未必能鼓勵高質(zhì)量的創(chuàng)新。因此，如果能有較為寬松的寬限期，反倒可能使申請人的申請行為更加理性，在更充分研究或驗證的基礎(chǔ)上選擇更合理的申請策略，客觀上可能促進申請質(zhì)量的提高。而對于我國當(dāng)前階段調(diào)整寬限期規(guī)則對申請數(shù)量和質(zhì)量可能產(chǎn)生的影響，還須綜合各項因素進行進一步研究和判斷。

3.4.4 結(jié)合國情世情選擇合理策略。美國寬限期制度與中國差別很大，根本原因是兩國社會制度、法律體系、文化傳統(tǒng)、發(fā)展階段等均不相同，但是其立法修法背后所體現(xiàn)出來的理念對我國仍有可參考之處，簡單說就是既靠攏國際潮流，又堅守本國利益，保持自身獨立性的同時，爭取一定的引領(lǐng)性。目前，我國創(chuàng)新創(chuàng)造日益活躍，專利申請快速增長，而國際環(huán)境錯綜復(fù)雜，知識產(chǎn)權(quán)備受關(guān)注，我國在專利新穎性寬限期問題上須密切關(guān)注國際合作與研究的動向，清醒認(rèn)識自身發(fā)展階段，在充分保證現(xiàn)階段國家利益和本國申請人利益的基礎(chǔ)上，適度體現(xiàn)國際性和前瞻性，為達(dá)到國家目標(biāo)和知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)目標(biāo)而進行必要的準(zhǔn)備。

具體來說，寬限期作為平衡申請人利益與公眾利益的制度設(shè)計，對不同創(chuàng)新階段的申請人和社會公眾所具有的意義并不相同。如果一個國家自主創(chuàng)新水平較低，那么過寬的寬限期其實對于處于更高創(chuàng)新發(fā)展階段或運用專利制度更加熟練的外國申請人的進入更加有利，這也是我國一直實行較為嚴(yán)格寬限期的原因之一。而在我國未來自主創(chuàng)新更趨活躍、專利意識普遍提升的情況下，通過放寬寬限期而鼓勵創(chuàng)新主體做出更多更高水平、更具實用價值的研究成果，不失為一種與時俱進的選擇。但是我們目前畢竟處在發(fā)展之中，許多領(lǐng)域的創(chuàng)新程度還不夠，如果直接放至最寬松的寬限期，顯然會帶來很多問題，因此有必要對放寬的節(jié)奏和幅度有所掌握。在當(dāng)前美日韓松緊不一、歐洲尚在爭論之中、世界協(xié)調(diào)呼聲較高的情況下，可以先采取跟隨國際協(xié)調(diào)和小步慢走的策略，因為這與我國的創(chuàng)新水平提高趨勢是相符的。與此同時，我們也應(yīng)同步研究更符合自身利益，有助于提升我國專利申請質(zhì)量、有助于維護國內(nèi)創(chuàng)新主體高質(zhì)量創(chuàng)新熱情、有助于國內(nèi)自主創(chuàng)新成果向國外布局的制度設(shè)計。例如，進一步研究寬限期各限定條件與專利申請數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系，研究創(chuàng)新寬限期與優(yōu)先權(quán)、先用權(quán)等的配合機制等，并通過多種手段提高國內(nèi)申請人合理運用專利相關(guān)制度的意識和能力。相信在各方面共同努力之下，寬限期制度將如專利制度和知識產(chǎn)權(quán)制度一樣，在新時代中國特色社會主義建設(shè)中發(fā)揮更加積極而重要的作用。