徐浩程

沈陽工業(yè)大學，遼寧 沈陽 110870

涉外定牌加工是指境外注冊商標權人選擇授權某一國的國內(nèi)企業(yè)代工生產(chǎn)貼附有境外注冊商標的產(chǎn)品，在生產(chǎn)完成后將該產(chǎn)品運往境外注冊商標人所在國進行銷售的商業(yè)模式。在該模式中，境外注冊商標與境內(nèi)注冊商標存在相同或相似的可能性，且境外注冊商標的貼附行為發(fā)生的國內(nèi)，貼附的產(chǎn)品亦存在相同或相似的可能性，由此引發(fā)了諸多境內(nèi)商標注冊權人與境內(nèi)代加工企業(yè)之間的侵害商標權糾紛案件。由于涉外定牌加工的特殊性，實務界和理論界對是否侵權的爭論一直存在。

一、涉外定牌加工商標侵權判定之爭

2001 年“某克運動品牌滑雪夾克案”（以下簡稱“滑雪夾克案”）被視為涉外定牌加工商標糾紛第一案。該時期的《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）并未就商標法意義上的商標使用進行規(guī)定，即并不要求商標的使用發(fā)揮識別商品來源的功能。該案中法院并不以商標是否發(fā)揮識別商品來源作用為標準，而是以貼附行為符合商標性使用的行為外觀，即符合形式意義上商標的使用進而認定代工者構成侵權。此種裁判觀點引發(fā)了理論界的巨大爭議，在2013 年《商標法》第三次修訂背景下，法院對該類案件的判決依據(jù)逐漸轉(zhuǎn)變到商標性使用的實質(zhì)要件判斷上，傾向認為涉外定牌加工中商標的貼附行為不會在境內(nèi)發(fā)揮識別商品來源的功能，不符合商標性使用的實質(zhì)性要求，以此為依據(jù)認定代工者不構成商標侵權。2019 年，“某田摩托車生產(chǎn)廠商涉外定牌加工案”（以下簡稱“摩托車案”）中，最高人民法院在判決說理部分對商標性使用的實質(zhì)構成要件作出了進一步解釋，認為商標識別商品來源功能的發(fā)揮包括實際發(fā)生與可能發(fā)生兩類情況，代工者商標貼附行為具有識別商品來源的可能性，應屬于商標性使用。

最高法意在通過摩托車案糾正涉外定牌加工類案件不侵犯商標權的裁判現(xiàn)狀，即涉外定牌加工類商標侵權案件應當去表窺里，是否構成侵權不受涉外定牌加工表象所左右，而應回歸到商標侵權一般規(guī)則中去。在審判決說理部分，最高法也秉持了商標侵權認定的一般規(guī)則，首先對摩托車商標貼附行為進行定性，在認定其構成商標性使用的基礎上，通過對相關公眾范圍的重新界定，進而認定其存在混淆可能性，最終判定代工者構成侵權?？梢钥闯?，解決涉外定牌加工類案件侵權與否的關鍵，在于對涉外定牌加工中商標貼附行為的本質(zhì)特征及法律屬性的具體認定，而非對涉外定牌加工這種特殊商業(yè)模式侵權與否的法律判斷。

二、涉外定牌加工侵權判定要點問題

從近二十年來涉外定牌加工侵害商標權糾紛案件的梳理可以總結出司法機關對侵權判定的要點主要經(jīng)歷了四次變化。

（一）滑雪夾克案判定要點

在滑雪夾克案中，深圳市中級人民法院基于《商標法》（1993 年修訂版），認為該案中商標貼附行為滿足商標性使用的形式要件，應認定為商標性使用，并以此判定商標侵權成立。［1］2013 年第三次修正前的《商標法》并未將“用于識別商品或服務來源”規(guī)定為商標性使用行為的實質(zhì)性構成要件，故僅從形式要件對商標性使用的判定模式因法律修改而不再適用，故本文不再將其作為討論對象。

（二）某環(huán)掛鎖案判定要點

在某環(huán)掛鎖再審案中，最高法將2013 年《商標法》關于“識別商品來源”的規(guī)定視為對2002年《中華人民共和國商標法實施條例》中商標使用規(guī)定的解讀，并基于商標識別商品來源功能的前提是產(chǎn)品處于商業(yè)流通環(huán)節(jié)才有實現(xiàn)其功能的可能性，被告將代工產(chǎn)品全部銷往海外，在境內(nèi)不具有發(fā)揮識別商品來源的可能，由此認定不構成商標性使用。本案裁判要點中對商標性使用認定由形式要件轉(zhuǎn)變到實質(zhì)要件上，但在認定邏輯方面存在缺陷。識別商品來源功能是商標性使用的實質(zhì)要件，對商標侵權案件的裁判均以是否構成商標性使用為邏輯起點，在此基礎上再對混淆可能性進行判定。本案判決說理部分，以案涉產(chǎn)品全部銷往海外為由認定在境內(nèi)不發(fā)生識別商品來源功能，實際上將混淆可能性作為邏輯起點，以此推出非商標性使用的結論，在邏輯上存在本末倒置的缺陷。

（三）某風柴油機案判定要點

某風柴油機案（以下簡稱“柴油機案”）中，最高人民法院在判決中梳理了商標識別商品來源功能與混淆可能性之間的關系，即代工產(chǎn)品在境內(nèi)不發(fā)生識別商品來源功能，不具有對商品來源產(chǎn)生混淆的可能。此外，代工者已盡合理注意義務，未給商標權人造成實質(zhì)性損害，不構成商標侵權。該案中，混淆可能性是否可以作為涉外定牌加工商標侵權構成要件有待商榷。根據(jù)現(xiàn)行《商標法》第五十七條第一項規(guī)定的侵權認定中，并未考慮是否存在混淆可能性，只需滿足商標性使用要件即構成侵權。只有在相同產(chǎn)品相似商標、相似產(chǎn)品相同或相似商標類案件中，才需考慮有無混淆可能性問題。由此可見，混淆可能性要件在商標侵權案件中并不具有普適性。此外，混淆可能性是基于商標性使用的結果進行判斷，在判斷上有著嚴格的順序限制。

（四）摩托車案判定要點

摩托車案中，最高人民法院的判定依據(jù)是在商標性使用和混淆可能的一般商標侵權認定模式下，對商標性使用的實質(zhì)要件和相關公眾的范圍重新解讀，以此認定該案中商標貼附行為屬于商標性使用，涉案商標可能導致相關公眾混淆，代工者構成商標侵權。［2］通過梳理，本案的侵權判定要點主要包括：一是對商標性使用實質(zhì)要件的重新解讀，即商標使用不要求實際發(fā)揮識別商品來源之功能，只要符合形式要件且具有識別商品來源的可能性就屬于商標性使用；二是對相關公眾范圍的重新界定，認定運輸者、赴海外的中國游客、案涉商品回流國內(nèi)市場的相關消費者，存在接觸案涉商品而產(chǎn)生混淆的可能。該案的判定要點著重于對商標性使用實質(zhì)要件的解讀，識別商品來源效果由實際發(fā)生標準轉(zhuǎn)變?yōu)榭赡馨l(fā)生標準，在認定商標性使用的前提下再對混淆可能性進行判斷。該案中對商標性使用實質(zhì)要件的解釋，一定程度上造成了商標保護范圍的擴張，對相關公眾范圍的界定，也存在違背商標地域性原則之嫌。

從司法機關對涉外定牌加工商標侵權判定要點的四次變化可以看出，對商標性使用的認定標準，經(jīng)歷了形式符合標準到形式和實質(zhì)雙符合標準的轉(zhuǎn)變。

三、涉外定牌加工貼附行為與商標性使用

現(xiàn)行《商標法》對商標性使用規(guī)定的前半部分屬于形式要件，后半部分屬于實質(zhì)要件，導致涉外定牌加工商標侵權案件不同裁判主要源于對實質(zhì)要件的不同理解。

（一）商標性使用的形式要件與實質(zhì)要件

商標性使用的構成要件規(guī)定在《商標法》第四十八條中，既包括在形式上要求滿足商標使用的各類行為，同時要在實質(zhì)上滿足用于識別來源之功能。在商標侵權認定過程中，因商標使用行為外觀具有客觀性，對商標性使用形式要件進行判斷易于操作，但商標性使用的實質(zhì)要件具有一定的抽象性，在認定上存在一定難度。理論界在實質(zhì)要件的理解上存在不同主張，有學者認為，商標使用符合商標性使用的形式要件，但實際上未發(fā)生商標性使用所意圖達到的識別效果，不能以可能發(fā)生的效果作為商標性使用的判斷標準，否則將不當擴大商標性使用的范圍進而不當擴大商標侵權范圍。亦有學者認為，用于識別商品來源既包括形式上的使用商標行為實際上產(chǎn)生的識別來源作用，也包括可能發(fā)揮的來源識別作用。［3］持此理論的學者更多的是基于商標侵權認定中應當對識別商品來源功能在解釋論上作弱化處理的考慮。

筆者認為，對商標性使用實質(zhì)性要件的理解應符合一致性要求。就商標維持而言，嚴格對商標性使用的實質(zhì)要件進行解釋，即要求實際發(fā)生識別商品來源作用，有利于規(guī)制商標權人為維持商標而象征性使用商標的行為。就商標侵權認定而言，商標專用權并非絕對的排他權，不能排斥他人對商標標志的符號性使用行為。其理論基礎在于符號性使用并不會破壞商標的信息傳遞和商譽展示功能，因而應排除在商標侵權之外。同理，涉外定牌加工中商標貼附行為在境內(nèi)未實際發(fā)揮識別來源功能意味著未產(chǎn)生損害，應屬于符號性使用行為，不能通過對商標性使用實質(zhì)要件做擴大解釋，生硬地將識別來源的可能作為貼附行為符合商標性使用的理論依據(jù)。因此，將商標性使用實質(zhì)要件認定為實際發(fā)揮識別商品來源功能更為妥帖。

（二）涉外定牌加工商標貼附行為性質(zhì)認定

如前文所述，在商標侵權認定中，混淆的可能性是基于構成商標性使用的前提而言進行判斷，因此是否造成混淆不是商標侵權判定的首要問題。涉外定牌加工案件侵權與否的核心是代工者的商標貼附行為是否構成商標性使用。

涉外定牌加工中境外注冊商標系在境外發(fā)揮其識別功能而非境內(nèi)，對其特殊性應當單獨作出法律評價。第一，商標權的功效在于識別商品來源，《商標法》排斥以識別商品來源為目的的使用行為而非對商標標志符號性使用；第二，境外注冊商標其發(fā)揮識別商品來源功效的領域范圍是境外，并不會對境內(nèi)注冊商標識別商品來源功能造成損害；第三，商標貼附性使用行為在境內(nèi)不會產(chǎn)生與境內(nèi)注冊商標權人之間的競爭，亦不會損害其商譽和市場份額。因此，涉外定牌加工商標貼附行為的性質(zhì)應是對商標標識符號性使用行為而非商標性使用。

四、涉外定牌加工貼附行為與商標地域性

商標的地域性原則是基于《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》中對商標獨立性的規(guī)定，即商標權僅及于締約國內(nèi)。同一商標可以在不同國家申請注冊商標并以此獲得該國領域內(nèi)對商標權的保護。就涉外定牌加工類案件是否侵權的判定，應遵循地域性原則，僅就境內(nèi)發(fā)生的事實為基礎作出判定。［4］

（一）商標侵權認定不應突破地域性原則

摩托車案中，最高法關于相關公眾有接觸案涉商標的可能性進而認定具有混淆可能性的做法值得商榷。對相關公眾范圍的界定規(guī)定在《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條中，相關公眾包含兩類主體，一類是有關消費者，另一類是與營銷有關的經(jīng)營者，除此之外，都非商標法意義上的相關公眾。摩托車案中，最高法將運輸環(huán)節(jié)的經(jīng)營者納入相關公眾的范圍并不妥當，對于與營銷密切相關的經(jīng)營者應作文義解釋，即與商品的經(jīng)營與銷售有關的經(jīng)營者，運輸者并非商品的經(jīng)營者與銷售者，不應納入商標法意義上的相關公眾的范圍之內(nèi)。此外，將境外中國游客視作相關公眾有突破商標地域性原則之嫌。涉外定牌加工貿(mào)易中，案涉商標識別商品來源功能系發(fā)生在進口國，而案涉商標在進口國屬于合法注冊商標，此種情況下，國內(nèi)赴外游客屬于進口國市場的消費者而非境內(nèi)相關消費者。最后，不能將案涉商品存在回流境內(nèi)可能性作為混淆可能性判斷依據(jù)。［5］案涉商品回流系形成了新的商標使用行為，而非商標貼附行為的延續(xù)，不能偷換概念，將商品回流可能產(chǎn)生的商標侵權責任歸咎于代工者。

（二）境外管轄的例外

由于在實踐中，可能存在委托方在境外惡意搶注境內(nèi)注冊商標的情形，如不對境內(nèi)注冊商標加以保護，可能導致判決不公，如何針對個案作出相應處理同樣值得討論。基于商標權地域性原則，境外的惡意搶注境內(nèi)注冊商標的行為發(fā)生在境外，如境內(nèi)商標權人需尋求保護，可以在搶注行為發(fā)生國提起訴訟以尋求救助。如境內(nèi)商標權人訴諸境內(nèi)法院，則司法機關可以在對境內(nèi)加工行為和境外搶注行為統(tǒng)一考量的基礎上，為域內(nèi)管轄尋求管轄權基礎，并嚴格按照相關境外管轄制度，如基于屬人管轄原則，例外地認定涉外定牌加工行為侵害商標權。

五、結語

涉外定牌加工類案件是否侵害商標權的認定并非基于此種商業(yè)模式的特殊性，而是應回歸到商標侵權的基本規(guī)則體系中，剝離出該類案件中的法律事實進行判斷。一是應堅持商標獨立性和地域性原則，境外商標的實際情況不能作為境內(nèi)貼牌行為是否侵權的裁判依據(jù)，司法機關應堅持僅就境內(nèi)法律事實進行裁判；二是堅持商標性使用作為商標侵權裁判的先決條件，涉外定牌加工中商標貼附行為雖符合商標性使用的形式要件，但貼附的境外商標在境內(nèi)并無識別商品來源之可能，不滿足商標性使用的實質(zhì)要件，故不構成商標性使用，不能認定其商標侵權的成立。此外，不能忽視認定侵權的例外存在，對符合境內(nèi)外整體行為損害境內(nèi)商標權人的實際利益的案件，境內(nèi)司法機關應綜合考量境內(nèi)外因素尋求恰當?shù)墓茌犚罁?jù)，以行為整體作為案件事實進行裁判。