潘圓圓 王振宇

自從美國(guó)專(zhuān)利法1790 頒布以來(lái)，美國(guó)國(guó)會(huì)曾經(jīng)對(duì)專(zhuān)利法進(jìn)行數(shù)次修改，對(duì)于美國(guó)專(zhuān)利制度的每一次變革以及該變革對(duì)美國(guó)社會(huì)的發(fā)展所起到的影響深刻，而最近一次關(guān)于專(zhuān)利法的修改是2011 年通過(guò)的《美國(guó)發(fā)明法案》（America Invents Act，以下簡(jiǎn)稱(chēng)AIA）。AIA 是對(duì)美國(guó)專(zhuān)利制度的一次重大變革，以下主要從三個(gè)方面的變革談?wù)凙IA 對(duì)于美國(guó)現(xiàn)有專(zhuān)利制度的影響。

一、變革一：由先發(fā)明制到修改的先申請(qǐng)制

自美國(guó)專(zhuān)利法頒布以來(lái)，美國(guó)專(zhuān)利制度一直采用的是先發(fā)明制（First to invent）。那么為何美國(guó)專(zhuān)利制度要修改其一直采用的先發(fā)明制呢？下面就談?wù)勱P(guān)于該變革的原因。

首先，在AIA 頒布之前，在先發(fā)明制下，專(zhuān)利申請(qǐng)日仍作為一種假定的發(fā)明日而存在，在實(shí)際審查實(shí)踐中，絕大部分的申請(qǐng)都是在以申請(qǐng)日為基礎(chǔ)進(jìn)行審查授權(quán)的，并且在實(shí)際爭(zhēng)議中，相比舉證更早的發(fā)明日來(lái)說(shuō)，較早的申請(qǐng)日會(huì)讓專(zhuān)利權(quán)人處于更有利的位置①LANDERS A L.Understanding Patent Law[M].Matthew Bender &Company,Inc.,2012.。

其次，相對(duì)于發(fā)明日來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)日是清楚并且客觀的。通常，在發(fā)明權(quán)屬有爭(zhēng)議的情況下，真正發(fā)明日的確定需要經(jīng)過(guò)透徹的事實(shí)調(diào)查，這不僅導(dǎo)致了專(zhuān)利權(quán)的不確定性，還增加了引入證人及保存證據(jù)文件等相關(guān)的費(fèi)用。相反的，申請(qǐng)日標(biāo)記在每一份美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)文件和授權(quán)文件的首頁(yè)，清楚且客觀，在專(zhuān)利審查和后續(xù)的訴訟中，以申請(qǐng)日為基礎(chǔ)的審查存在的爭(zhēng)議較小。

再次，采用先申請(qǐng)制可以省略“抵觸程序”（Interference Proceedings）。在先發(fā)明制下，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）的專(zhuān)利申訴與抵觸委員會(huì)（BPAI）通過(guò)“抵觸程序”判斷兩個(gè)以上發(fā)明人關(guān)于誰(shuí)是最先發(fā)明的權(quán)屬問(wèn)題，而“抵觸程序”的裁定是昂貴并且繁瑣的。因此，在采用先申請(qǐng)制的情況下，可以撤銷(xiāo)“抵觸程序”，這樣不僅可以簡(jiǎn)化程序，也鼓勵(lì)發(fā)明人在發(fā)明完成之后盡早提交專(zhuān)利申請(qǐng)。

最后，先申請(qǐng)制已經(jīng)被世界上其他專(zhuān)利體系使用，因此對(duì)于許多在全球申請(qǐng)以尋求專(zhuān)利保護(hù)的發(fā)明人來(lái)說(shuō)，統(tǒng)一的先申請(qǐng)制能夠簡(jiǎn)化申請(qǐng)的流程。

然而，美國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)使用的都是先發(fā)明制，最先發(fā)明人應(yīng)當(dāng)享有專(zhuān)利權(quán)的思想根深蒂固，因此即使在AIA 頒布之后，美國(guó)的專(zhuān)利制度由先發(fā)明制轉(zhuǎn)向先申請(qǐng)制，美國(guó)專(zhuān)利法的條款中仍然體現(xiàn)了很多先發(fā)明制的思想。也就是說(shuō)，AIA 之后，美國(guó)專(zhuān)利制度的先申請(qǐng)制仍然不同于大多數(shù)國(guó)家的先申請(qǐng)制，是一種修改的先申請(qǐng)制。例如，AIA 中還包括一年的寬限期、“溯源程序”（Derivation Proceedings）等相關(guān)程序和規(guī)定，通過(guò)這些程序和規(guī)定，既保護(hù)了發(fā)明人在專(zhuān)利申請(qǐng)之前的一些市場(chǎng)行為，也鼓勵(lì)發(fā)明人盡早公開(kāi)其發(fā)明并及時(shí)申請(qǐng)，以使得該技術(shù)更早進(jìn)入公共視野，促進(jìn)并啟發(fā)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，同時(shí)避免了某些申請(qǐng)人在真正發(fā)明人之前搶先申請(qǐng)而導(dǎo)致真正發(fā)明人的專(zhuān)利權(quán)被剝奪的情形。

二、變革二：授權(quán)后程序的變化

在AIA 頒布之前，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提供的授權(quán)后程序有再審、更正、再頒。其中，再審程序還包括單方再審（Ex Parte Reexamination）和多方再審（Inter Partes Reexamination）。

AIA 頒布之后，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局取消了原有的再審程序，增設(shè)了補(bǔ)充審查（Supplemental Examination）、授權(quán)后復(fù)審（Post Grant Review）和多方復(fù)審（Inter Partes Review）三個(gè)程序，三個(gè)程序均由AIA 之后新設(shè)的專(zhuān)利審判和上訴委員會(huì)（PTAB）審理。另外，在2012 年9 月16 日至2020 年9 月15日期間設(shè)立和實(shí)施過(guò)渡的商業(yè)方法授權(quán)后復(fù)議程序（Covered Business Method，CBM），旨在提供一種相對(duì)低成本、短周期可無(wú)效存在質(zhì)量問(wèn)題商業(yè)方法專(zhuān)利的方式，以解決美國(guó)商業(yè)方法專(zhuān)利訴訟泛濫的問(wèn)題。

補(bǔ)充審查程序類(lèi)似于AIA 之前的單方再審程序，請(qǐng)求人只能是專(zhuān)利權(quán)人，通過(guò)該補(bǔ)充審查程序，可以使得其專(zhuān)利文件中的一些錯(cuò)誤信息被糾正，也可以提供一些在之前審查中被忽略的現(xiàn)有技術(shù)供審查員參考，以尋求專(zhuān)利權(quán)的更加穩(wěn)定。

授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）是為第三方提供的挑戰(zhàn)專(zhuān)利權(quán)有效性的程序，取代的是AIA 頒布之前的多方再審程序。其中，授權(quán)后復(fù)審程序在授權(quán)后9 個(gè)月內(nèi)提出，該程序可以審理任何無(wú)效條款，采納的證據(jù)范圍廣泛，不僅包括專(zhuān)利及印刷出版物，還包括專(zhuān)家意見(jiàn)等證言類(lèi)證據(jù)。而多方復(fù)審程序在授權(quán)后復(fù)審程序到期之后提出，僅基于專(zhuān)利及印刷出版物審理新穎性和非顯而易見(jiàn)性②同注釋①。。

自新設(shè)的授權(quán)后程序出臺(tái)以來(lái)，其受歡迎程度一直在增加，尤其是授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR），探究其原因，主要有以下幾方面：

第一，關(guān)于AIA 頒布之前的多方再審程序，其建立之初的目的就是為第三方提供一種價(jià)格較為低廉的、能夠挑戰(zhàn)專(zhuān)利權(quán)有效性的專(zhuān)利訴訟的替代方式。然而由于該程序僅采納專(zhuān)利及印刷出版物作為證據(jù)，第三方一般較少采用，反而更愿意進(jìn)行專(zhuān)利訴訟。在本次變革中，多方再審程序由于未能成功運(yùn)行而被取消，而增設(shè)的授權(quán)后復(fù)審程序分為兩個(gè)階段，在第一階段的PGR 全面覆蓋所有無(wú)效理由且證據(jù)采納范圍廣，在第二階段IPR 則專(zhuān)注于采用爭(zhēng)議較小的公開(kāi)文獻(xiàn)證據(jù)來(lái)審理新穎性和非顯而易見(jiàn)性。修改后的兩階段復(fù)審程序既克服了原有的單一多方再審程序證據(jù)采納范圍窄的缺點(diǎn)，又兼顧了審理效率。

第二，不同于專(zhuān)利訴訟中的無(wú)效請(qǐng)求要求采用清楚且具有說(shuō)服力的證據(jù)，授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）中均采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)原則。具體而言，在專(zhuān)利訴訟中，由于法院是在假定專(zhuān)利權(quán)有效的前提下進(jìn)行審理的，因此對(duì)于當(dāng)事人所提供的關(guān)于主張專(zhuān)利權(quán)無(wú)效的證據(jù)，通常只有在法官認(rèn)為80%甚至90%以上的概率能夠使得專(zhuān)利權(quán)無(wú)效，才會(huì)判決當(dāng)事人勝訴。而在授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）中，審理并不是在假定專(zhuān)利權(quán)有效的前提下進(jìn)行的，因此當(dāng)事人所提供的證據(jù)如果能讓PTAB的法官認(rèn)為有大于50%的概率使得專(zhuān)利權(quán)無(wú)效，就會(huì)勝訴。

第三，在專(zhuān)利訴訟中，法院對(duì)于權(quán)利要求的解讀通常按照“字面解釋”原則，較少對(duì)保護(hù)范圍進(jìn)行擴(kuò)展，而PTAB 主導(dǎo)的復(fù)審程序中，權(quán)利要求是采用“最寬合理解釋”原則，在該原則下，專(zhuān)利權(quán)更容易被無(wú)效。

可見(jiàn)，對(duì)于無(wú)效請(qǐng)求人來(lái)說(shuō)，采用授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR），比起采用專(zhuān)利訴訟的方式，能夠獲得更大的勝訴可能性。并且，授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）通常都在1 年內(nèi)結(jié)案，并且相較于專(zhuān)利訴訟費(fèi)用極大降低，對(duì)于許多中小企業(yè)是較為經(jīng)濟(jì)的選擇。

基于以上理由，AIA 的出臺(tái)，尤其是關(guān)于授權(quán)后程序的變革，對(duì)專(zhuān)利糾紛的處理帶來(lái)了持續(xù)性的改變，許多公司已經(jīng)將上述復(fù)審程序作為一種管理和解決專(zhuān)利糾紛的有效工具。

三、變革三：被控侵權(quán)時(shí)的優(yōu)先使用權(quán)抗辯

在侵權(quán)訴訟中，會(huì)遇到被控侵權(quán)人在專(zhuān)利權(quán)人的發(fā)明之前已經(jīng)實(shí)施過(guò)該發(fā)明的情形。在AIA 頒布之前的專(zhuān)利法采用先發(fā)明制的情況下，根據(jù)新穎性條款§102(g)，先發(fā)明的人就是先將發(fā)明的思想轉(zhuǎn)化為實(shí)際使用的人，先使用的發(fā)明無(wú)論是否被公開(kāi)，后發(fā)明的人都不可以獲得專(zhuān)利權(quán)。因此，在AIA 頒布之前，侵權(quán)訴訟中，即使在前的實(shí)施行為并不是公開(kāi)行為，被控侵權(quán)人仍可以以在先的使用來(lái)無(wú)效在后獲得的專(zhuān)利權(quán)。

但實(shí)際情況中，由于需要考慮的因素過(guò)多，解決爭(zhēng)議的復(fù)雜程度和成本過(guò)高，因此，AIA 頒布之后，美國(guó)專(zhuān)利法轉(zhuǎn)變?yōu)橄壬暾?qǐng)制，舊法中的§102(g)被刪除，在先的非公開(kāi)使用，將不能再作為無(wú)效專(zhuān)利權(quán)的理由。

然而，這樣又違背美國(guó)一直以來(lái)對(duì)于在先發(fā)明人的認(rèn)可，也使得將創(chuàng)新技術(shù)以商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)提高。因此，AIA 雖然將先發(fā)明制改為先申請(qǐng)制，但仍然考慮了先發(fā)明人的利益，規(guī)定了在一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)的申請(qǐng)日之前，獨(dú)立研發(fā)出發(fā)明并且在商業(yè)上使用的人享有優(yōu)先使用權(quán)。在侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)人如果屬于以上這種情況，可以以?xún)?yōu)先使用權(quán)作為抗辯理由③同注釋①。。

AIA 頒布之后的美國(guó)專(zhuān)利法，不僅允許最先發(fā)明人能夠從更早的商業(yè)行為中獲利，也支持了先申請(qǐng)制下的專(zhuān)利權(quán)的有效性。

總體來(lái)說(shuō)，AIA 對(duì)于專(zhuān)利法的修改，首先期望在先申請(qǐng)制和先發(fā)明制之間達(dá)到平衡，既想要符合國(guó)際專(zhuān)利體系的普遍做法，也要貫徹美國(guó)對(duì)于專(zhuān)利制度一直以來(lái)的指導(dǎo)思想；其次也期望減少繁雜且昂貴的專(zhuān)利審理程序和訴訟案件，減輕當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的同時(shí)也盡量維護(hù)各方的利益。但正是由于美國(guó)的專(zhuān)利制度對(duì)于平衡和公平的權(quán)衡考慮，反而導(dǎo)致美國(guó)專(zhuān)利制度的復(fù)雜化，爭(zhēng)議多，行政效率也無(wú)法顯著提高。不過(guò)，即使如此，對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，科技創(chuàng)新仍然是美國(guó)政府關(guān)注的重點(diǎn)，每一次關(guān)于專(zhuān)利制度的變革也是往往是國(guó)會(huì)立法的一個(gè)閃光點(diǎn)，值得我國(guó)借鑒。

專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)

本文從《美國(guó)發(fā)明法案》對(duì)美國(guó)專(zhuān)利制度的改革出發(fā)，討論了由先發(fā)明制到先申請(qǐng)制的轉(zhuǎn)變、授權(quán)后程序的變化、被控侵權(quán)時(shí)的優(yōu)先使用權(quán)抗辯等三個(gè)重要修改的原因及對(duì)于美國(guó)現(xiàn)有專(zhuān)利制度的影響，為知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者更好理解美國(guó)專(zhuān)利制度提供了借鑒。