■徐衍修 尹明明 姚興

商標(biāo)是一個(gè)企業(yè)（以及產(chǎn)品或服務(wù)）在市場(chǎng)上的差異化可識(shí)別符號(hào)。對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言，如何在起步階段就做好自己的商標(biāo)保護(hù)，對(duì)企業(yè)后續(xù)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。正因?yàn)槿绱?，一家初?chuàng)企業(yè)一旦有了自己的經(jīng)營(yíng)特色而未及時(shí)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，如商標(biāo)被他人搶注，其在相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)上的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)將會(huì)被剝奪，無(wú)法正常使用該品牌或者遭遇使用障礙，如果繼續(xù)使用，還可能遭受搶注者主張商標(biāo)侵權(quán)。初創(chuàng)企業(yè)如何預(yù)防和應(yīng)對(duì)商標(biāo)被惡意搶注以及不良企業(yè)惡意囤積、傍名牌的行為，保護(hù)好自身品牌，是關(guān)系到初創(chuàng)企業(yè)的生存和發(fā)展的重要問(wèn)題。

初創(chuàng)企業(yè)預(yù)防商標(biāo)被搶注的必要性

初創(chuàng)企業(yè)往往由于認(rèn)知不足，加上資金、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等方面的缺乏，一般僅專注于產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，忽視對(duì)商標(biāo)的保護(hù)?；诔鮿?chuàng)企業(yè)自身的特點(diǎn)，其商標(biāo)保護(hù)最關(guān)鍵、最核心的是避免他人對(duì)其經(jīng)營(yíng)模式的復(fù)制，包括對(duì)其商標(biāo)的搶注和摹仿。之所以出現(xiàn)大量的商標(biāo)搶注行為，歸根結(jié)底是誰(shuí)先注冊(cè)商標(biāo)誰(shuí)就擁有了排斥他人使用相同或類似商標(biāo)的權(quán)利。初創(chuàng)企業(yè)必須隨時(shí)對(duì)一些惡意囤積、搶注商標(biāo)的企業(yè)提高警惕，做好預(yù)防商標(biāo)被搶注工作顯得非常必要。

為了遏制商標(biāo)搶注行為，我國(guó)《商標(biāo)法》 第32 條規(guī)定“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)……不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。商標(biāo)搶注人成功獲準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)后，其目的往往并非是為了使用，而是囤積商標(biāo)待價(jià)而沽。對(duì)此，我國(guó) 《商標(biāo)法》 第4 條規(guī)定“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，該條規(guī)定的是商標(biāo)不予注冊(cè)的絕對(duì)理由之一。商標(biāo)注冊(cè)的意義在于讓注冊(cè)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中取得在特定范圍內(nèi)排斥他人使用注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利，從而使得消費(fèi)者可以通過(guò)不同的商標(biāo)辨識(shí)商品或者服務(wù)的來(lái)源。但在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)階段，審查員往往無(wú)法確定申請(qǐng)人是否是以使用為目的申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，一般還是按正常程序進(jìn)行審查，主要是審查是否存在他人在同一種商品或者類似商品上申請(qǐng)了相同或近似的商標(biāo)。這就使得有些專注搶注商標(biāo)的個(gè)人或企業(yè)有了可乘之機(jī)，其利用各種渠道、合理運(yùn)用法律規(guī)則專職從事商標(biāo)搶注、囤積，從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，令人防不勝防。實(shí)踐中，不少初創(chuàng)企業(yè)在前期不重視商標(biāo)保護(hù)，直到發(fā)覺被第三方惡意搶注后方幡然醒悟，隨即走上了艱難的維權(quán)道路。

為了應(yīng)對(duì)惡意搶注商標(biāo)的情況，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年3月15日印發(fā)《打擊商標(biāo)惡意搶注行為專項(xiàng)行動(dòng)方案》，加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)搶注、囤積現(xiàn)象的規(guī)制，意在彰顯政府遏制這些違反誠(chéng)實(shí)信用原則的行為的決心，也給初創(chuàng)企業(yè)在商標(biāo)保護(hù)乃至整個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)方面增強(qiáng)了信心。

初創(chuàng)企業(yè)如何預(yù)防商標(biāo)被搶注

初創(chuàng)企業(yè)為了預(yù)防該符號(hào)被他人搶注為商標(biāo)，可以從以下幾個(gè)方面展開工作：

（一）商標(biāo)的個(gè)性化選擇

初創(chuàng)企業(yè)在考慮企業(yè)（以及產(chǎn)品）的識(shí)別性標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡量選用具有顯著特征的標(biāo)識(shí)，避開商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者其他可以直接表述產(chǎn)品特點(diǎn)的標(biāo)識(shí)，否則后期申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，可能無(wú)法獲準(zhǔn)注冊(cè)。如羅永浩的關(guān)聯(lián)公司北京交個(gè)朋友公司申請(qǐng)了一系列“交個(gè)朋友”商標(biāo)（目前顯示共申請(qǐng)過(guò)471 件“交個(gè)朋友”商標(biāo)），其中的部分商標(biāo)已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以缺乏顯著性為由駁回。雖然北京交個(gè)朋友公司就駁回的商標(biāo)申請(qǐng)了駁回復(fù)審和行政訴訟，并提交了證據(jù)證明“交個(gè)朋友”商標(biāo)在直播服務(wù)上具有極高的知名度和影響力，經(jīng)過(guò)使用取得了顯著特征，但最終仍被認(rèn)定為缺乏顯著性，故未獲準(zhǔn)注冊(cè)。

(二)商標(biāo)使用證據(jù)的管理

這里的證據(jù)是指為了證明某一商標(biāo)從設(shè)計(jì)到使用都是先于其他任何申請(qǐng)相同或者相似的商標(biāo)。初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)該非常重視這部分證據(jù)的收集和保存，因?yàn)楹罄m(xù)要針對(duì)搶注的商標(biāo)提起異議、無(wú)效宣告程序，這方面的證據(jù)就是啟動(dòng)程序的理由。

1.商標(biāo)設(shè)計(jì)的證據(jù)

商標(biāo)設(shè)計(jì)過(guò)程，尤其是設(shè)計(jì)完成后的標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄，可以用帶有時(shí)間痕跡的照片、視頻等方式記錄，也可以用發(fā)送郵件、上傳至網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、編輯在企業(yè)宣傳冊(cè)等方式記錄。這個(gè)證據(jù)是用于證明商標(biāo)圖樣的原始來(lái)源，并非盜用或摹仿他人的商標(biāo)。

初創(chuàng)企業(yè)的商標(biāo)如果是以圖案的形式呈現(xiàn)，還可以嘗試申請(qǐng)版權(quán)登記。版權(quán)登記證書上載明了創(chuàng)作完成日，可以用來(lái)初步證明創(chuàng)作完成的時(shí)間，這在證明“在先權(quán)利”方面是有重要作用的。如遇到他人搶注商標(biāo)，企業(yè)可以用結(jié)合版權(quán)登記證書，引用《商標(biāo)法》 第32 條以搶注人損害在先權(quán)利進(jìn)行維權(quán)。

2.商標(biāo)使用的證據(jù)

這里不僅需要證明商標(biāo)在實(shí)際使用，而且要證明商標(biāo)由申請(qǐng)人“最先”使用。我國(guó) 《商標(biāo)法》 雖然遵循注冊(cè)在先原則，但是也對(duì)使用在先的商標(biāo)在一定條件下進(jìn)行保護(hù)。我們可以使用以下證據(jù)來(lái)證明：（1）印有商標(biāo)的產(chǎn)品圖片；（2）新聞媒體的報(bào)道視頻/圖片，需要能清晰地看到商標(biāo)；（3）帶有商標(biāo)的廣告、宣傳冊(cè)；（4）初創(chuàng)企業(yè)自己的社交媒體平臺(tái)上使用商標(biāo)的情況。

(三)商標(biāo)監(jiān)控

初創(chuàng)企業(yè)一般規(guī)模不大，設(shè)置專門的部門管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)的可能性不大，但可以設(shè)置專人進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)控，因?yàn)檫@方面的工作量并不大。如對(duì)企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品所屬的商標(biāo)類別，不定期檢索最新的商標(biāo)情況，看是否有新的主體申請(qǐng)了與本企業(yè)相同或近似的商標(biāo)，如發(fā)現(xiàn)有企業(yè)或者個(gè)人申請(qǐng)注冊(cè)了與自身相同或者近似的商標(biāo)，則需要重點(diǎn)監(jiān)控。檢索的時(shí)間間隔，可以設(shè)置為半個(gè)月，不宜超過(guò)一個(gè)月。建議初創(chuàng)企業(yè)選擇信任的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，將商標(biāo)監(jiān)控的事務(wù)委托代理機(jī)構(gòu)處理，由代理機(jī)構(gòu)定期提供商標(biāo)監(jiān)控的書面報(bào)告，則會(huì)更為妥當(dāng)。

初創(chuàng)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)商標(biāo)被搶注

初創(chuàng)企業(yè)如果發(fā)現(xiàn)自己的商標(biāo)不幸被搶注，可以采取如下的應(yīng)對(duì)方式：

(一)對(duì)于初審公告的商標(biāo)，啟動(dòng)商標(biāo)異議程序

如果監(jiān)控發(fā)現(xiàn)他人搶注的商標(biāo)已經(jīng)通過(guò)實(shí)質(zhì)審查進(jìn)入初審公告階段的，初創(chuàng)企業(yè)可以依據(jù) 《商標(biāo)法》 第33 條的規(guī)定，以他人用不正當(dāng)手段搶注已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)為理由向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出異議，異議期為3 個(gè)月，自初審公告日開始起算。

(二)對(duì)于核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，啟動(dòng)商標(biāo)無(wú)效或撤銷程序

如果企業(yè)錯(cuò)過(guò)了上述的3 個(gè)月異議期，搶注人的商標(biāo)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)，初創(chuàng)企業(yè)還可申請(qǐng)宣告該商標(biāo)無(wú)效。申請(qǐng)無(wú)效的理由為他人用不正當(dāng)手段搶注企業(yè)自身已經(jīng)具有一定影響的商標(biāo)，申請(qǐng)的時(shí)間為自系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)。根據(jù) 《商標(biāo)法》 第49 條的規(guī)定，若商標(biāo)連續(xù)3年不使用，任何人都可以申請(qǐng)撤銷該商標(biāo)。因此，如果搶注的商標(biāo)注冊(cè)期滿3年，還可以提起撤銷程序。需要說(shuō)明的是，無(wú)論提起商標(biāo)無(wú)效程序還是商標(biāo)撤銷程序，同時(shí)應(yīng)當(dāng)注冊(cè)該商標(biāo)，避免搶注人發(fā)現(xiàn)有人提起無(wú)效或撤銷程序后再次注冊(cè)，導(dǎo)致無(wú)效或者撤銷起不到預(yù)期效果。

如果搶注的商標(biāo)注冊(cè)期滿3年，未滿5年，可以同時(shí)啟動(dòng)商標(biāo)無(wú)效和撤銷程序。

(三)購(gòu)買商標(biāo)

搶注人搶注成功后往往急于牟利，這時(shí)候可以試探性的聯(lián)系搶注人購(gòu)買商標(biāo)。購(gòu)買的時(shí)候需要關(guān)注商標(biāo)核定使用的小類，若這些小類與該初創(chuàng)企業(yè)旗下的商品/服務(wù)類別不同，則購(gòu)買的意義不大。筆者曾遇到客戶在水杯類商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)受阻，原因是他人已在先注冊(cè)了相同的商標(biāo)，我們給客戶的建議是提起商標(biāo)撤銷，然后嘗試與注冊(cè)人溝通購(gòu)買其商標(biāo)，最終經(jīng)過(guò)反復(fù)磋商，成功幫客戶購(gòu)買到該商標(biāo)。

(四)更換商標(biāo)后注冊(cè)“防御型”商標(biāo)

如果初創(chuàng)企業(yè)因他人搶注商標(biāo)，因時(shí)間和精力等更方面的原因，不得不更換商標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)吸取教訓(xùn)，就更換后的商標(biāo)注冊(cè)一系列近似的“防御型”商標(biāo)，或者同一商標(biāo)進(jìn)行全品類注冊(cè)。初創(chuàng)企業(yè)必須意識(shí)到，“防御型”商標(biāo)在注冊(cè)后的初期的確可有效防止他人傍名牌，但若一直不使用也可能遭遇被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。

(五)以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由起訴搶注者

商標(biāo)搶注行為嚴(yán)重?fù)p害市場(chǎng)秩序和擠壓商標(biāo)資源，隨著我國(guó)司法實(shí)踐對(duì)商標(biāo)搶注行為的打擊力度越來(lái)越大，初創(chuàng)企業(yè)面臨商標(biāo)被搶注的情況，可以嘗試起訴搶注者，請(qǐng)求人民法院判令搶注者停止繼續(xù)搶注商標(biāo)，并要求賠償經(jīng)濟(jì)損失等。

本欄目由寧波發(fā)改委與本刊聯(lián)合主辦