吳雪健 蔣海軍 胡鋒鋒 王 歡

一、引言

我國《專利法》第31 條第1 款規(guī)定，專利申請應(yīng)該滿足單一性原則，單一性原則是世界大多數(shù)國家專利制度中廣泛采用的重要原則，該原則不僅防止申請人將多項發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容囊括在一份專利申請中，進(jìn)而通過支付一件專利的相關(guān)費用而取得多項不同的技術(shù)保護(hù)①尹新天.新專利法詳解[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2001.，而且便于專利申請的分類、管理和審查②傅琦.分案申請制度研究[J].科技與法律,2015,7(6):1170-1205.③付懷,王俊德,李敏,等.從實際專利申請案例探討對特殊分案申請的處理策略[J].中國發(fā)明與專利,2014(1):94-97.。

但是，專利申請和審查的過程中會出現(xiàn)申請文件不滿足單一性的情形，如果申請人的專利申請僅因為不滿足單一性而被迫放棄相應(yīng)的發(fā)明創(chuàng)造，將使得申請文件中的部分創(chuàng)新成果未能給予專利保護(hù)而“捐獻(xiàn)”給公眾②④宋揚,陳臘梅,熊瑜.我國分案制度的探討[J].中國發(fā)明與專利,2015 (10):114-118.⑤歐陽石文.專利法研究(2006) [M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2007.。上述情況不僅不符合專利法的立法本意，而且會損害申請人的利益，并嚴(yán)重打擊申請人通過公開換取規(guī)定時間獨占性的積極性。因此，為充分保護(hù)申請人對創(chuàng)新成果的權(quán)益，分案申請作為解決單一性問題的司法救濟(jì)手段引入到專利制度中，使申請人能夠?qū)ζ鋭?chuàng)新的技術(shù)方案加以有效保護(hù)。因此，作為解決單一性問題的救濟(jì)程序，分案申請制度的合理應(yīng)用能夠充分保證創(chuàng)新者的合法權(quán)益。本文通過對分案申請制度的深入分析，探討分案申請的制度和應(yīng)用策略，以期為專利代理同仁和申請人提供參考與借鑒。

二、我國分案申請制度的發(fā)展歷程

1984 年在我國首部《專利法》立法之初就對分案申請制度進(jìn)行了規(guī)定，其中首部《專利法》第31條和《專利法實施細(xì)則》（以下簡稱《細(xì)則》）第42條、第43 條和第53 條第5 項中的相關(guān)規(guī)定共同構(gòu)建了我國最初的分案申請制度。加入《巴黎公約》之后，為了滿足公約的相關(guān)要求并同時解決原有《專利法》中存在的問題，1992 年全國人大常委會對《專利法》和《細(xì)則》進(jìn)行了修改，在此次修改的《細(xì)則》的第42 條第3 款中增加了“分案申請不得改變原申請的類別”的規(guī)定。除此之外，此次修改還規(guī)定了分案申請不得作為本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，同時進(jìn)一步明確了分案申請可以享有原申請的優(yōu)先權(quán)和優(yōu)先權(quán)日⑥。

在此之后，《專利法》《細(xì)則》和《專利審查指南》又歷經(jīng)多次修改，其中2006 版《專利審查指南》補(bǔ)充了駁回案件的分案申請時機(jī)的相關(guān)規(guī)定。針對以分案申請作為基礎(chǔ)再次進(jìn)行分案的分案申請（以下簡稱“多級分案”），提出“多級分案”時原申請可能已經(jīng)結(jié)案，“多級分案”往往難以符合原申請分案的時間要求，并造成分案申請難以通過再次進(jìn)行分案而克服單一性的缺陷。

因此，2006 版《專利審查指南》對上述的問題提出“除外情況”，該“除外情況”規(guī)定對分案申請再次進(jìn)行分案的“多級分案”只要是克服了審查員提出的“不具有單一性的審查意見”并提供相關(guān)證據(jù)，即可不受原申請的審查狀態(tài)限制。

此后，2010 年《專利審查指南》及其修訂版對于分案申請的時機(jī)未作實質(zhì)性的修改，僅對與分案申請相關(guān)的核實規(guī)定進(jìn)行了整合⑥朱峰.我國專利分案申請制度研究[D].上海:華東政法大學(xué),2012.⑦梁然,歐陽平,劉碩.試論分案濫用與分案申請?zhí)岢鰰r機(jī)的關(guān)系及應(yīng)對策略[J].中國發(fā)明與專利,2014 (7):57-60.。2019 年9 月發(fā)布的《<專利審查指南>修改的公告》再次提出關(guān)于分案申請的修改，內(nèi)容為“因?qū)彶閱T發(fā)出分案通知書或?qū)彶橐庖娡ㄖ獣兄赋龇职干暾埓嬖趩我恍缘娜毕?，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)審核”。此項規(guī)定限制了分案申請中的再分案狀態(tài)，有效避免了申請人進(jìn)行隨意地分案申請。

經(jīng)過數(shù)次修訂，我國的分案申請制度已經(jīng)逐步完善。其中《專利法》第31 條和《細(xì)則》第34 條、35條、42 條、43 條和第54 條的第1 款及《專利審查指南》的相關(guān)部分最終共同構(gòu)建了我國現(xiàn)行的分案申請制度。上述的法條和規(guī)定之間相互交叉彼此支撐，這是目前我國分案制度的主要法律依據(jù)①-⑧。

三、分案申請制度探討

在專利申請實務(wù)中，具體的分案申請類型主要可以分為兩種，其中申請人為克服單一性的缺陷，依據(jù)審查員“不具有單一性的審查意見通知書”進(jìn)行分案的情形被稱為被動分案。此外，在專利申請、審查的過程中，申請人同時也可以主動向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出分案，該種情況稱為主動分案③⑧孫婷婷,廖文勇,孫興春.分案申請審查中應(yīng)特別關(guān)注的幾個問題[J].2013 年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨第四屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文匯編第二部分,2013.⑨李鋒祥,葉衛(wèi)華,程茜.適應(yīng)專利法實施細(xì)則第四十條的分案及優(yōu)先權(quán)處理方式探討[J].中國發(fā)明與專利,2011（12）:30.。

（一）分案申請的時機(jī)探討

分案申請的權(quán)利主要集中在對原申請的申請日、優(yōu)先權(quán)日等日期的享有，保留原申請的申請日是分案申請最本質(zhì)和最必要的特征。但是，如果不對分案申請的時機(jī)加以限制，申請人能夠隨時對原申請進(jìn)行分案，則明顯會損害公眾的利益。因此，2010 版《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1 節(jié)（3）對分案申請作出了具體的規(guī)定。根據(jù)上述規(guī)定，原申請?zhí)幱凇拔礇Q定狀態(tài)（pending）”時方可以進(jìn)行分案，而當(dāng)原申請由“未決定狀態(tài)”變?yōu)椤皼Q定狀態(tài)”時，不可再進(jìn)行分案申請，其中“決定狀態(tài)”包含以下幾種形式：授權(quán)、駁回、撤回、復(fù)審決定和行政訴訟判決。為更好地厘清與理解申請人可進(jìn)行分案申請的情形⑩思博網(wǎng).從審查指南的最新修改再談無限分案與主動分案[EB/OL].(2019-09-25)[2020-07-23].https://bbs.mysipo.com/thread-1082461-1-1.html?楊敏,郭佳欣,張雅涵.分案申請常見問題解答[J].中國發(fā)明與專利,2013 (3):64-65.，本文對此進(jìn)行了梳理與歸納，如圖1 所示。

1.以一般專利申請為母案提交分案申請的時機(jī)

（1）原申請?zhí)幱诔鯇?、實審等審查狀態(tài)時，申請人可以隨時對原申請進(jìn)行分案，大多數(shù)分案申請也是在這個時期提出的。

（2）原申請下發(fā)專利權(quán)通知書后，在專利授權(quán)的辦理登記手續(xù)的期限屆滿之前可以進(jìn)行分案。值得注意的是，即使辦理了專利授權(quán)的登記手續(xù)，申請人仍然可以在上述期限截止之前提出分案申請。例如，分案申請：照明裝置（申請?zhí)枮?015207587685）的分案申請?zhí)峤蝗諡?015 年9 月28 日?李海霞,沈敬亭.專利申請分案期限[J].專利代理,2018(1):12-17.，而原申請：照明裝置（申請?zhí)枮?015200954289）于2015 年7月13 日下發(fā)授權(quán)通知書，并且于2015 年9 月24 日辦理登記手續(xù)；雖然，初審的審查員認(rèn)為該分案申請不是在《細(xì)則》第54 條第1 款規(guī)定的期限屆滿前提出的，并認(rèn)為針對分案申請照明裝置（申請?zhí)枮?015207587685）下發(fā)了分案申請視為未提出的通知書，但是經(jīng)過復(fù)議，最終在“修改更正通知書”中撤銷了上述的通知書。因此，提交分案申請的期限屆滿日與辦理登記手續(xù)的具體時間無關(guān)。

（3）原申請在處于撤回狀態(tài)時不能針對其提交分案申請。其中，專利撤回又可以分為主動撤回和視為撤回。針對主動撤回專利申請的情形，申請人在收到主動撤回手續(xù)合格通知書之前仍然可以提交分案申請；針對視為撤回情形，申請人在對視為撤回通知書遞交恢復(fù)權(quán)利的請求并收到手續(xù)合格通知書之后仍然可以遞交分案申請。無論是主動撤回還是視為撤回，在專利撤回過程中的手續(xù)合格通知書是由“未決定狀態(tài)”變?yōu)椤皼Q定狀態(tài)”的重要節(jié)點。

（4）原申請在駁回決定生效之前均可以提出分案申請。即原申請在收到駁回決定之日起三個月內(nèi)，不論申請人是否向?qū)＠麖?fù)審和無效審理部提出復(fù)審請求，均可以針對母案提交分案申請。

（5）申請人針對駁回決定提出復(fù)審請求后，在復(fù)審程序終止之前可以提交分案申請，處于復(fù)審狀態(tài)專利的也是“未決定”狀態(tài)。如果復(fù)審決定撤銷了駁回決定，原申請返回到審查狀態(tài)后同時恢復(fù)了提交分案申請的權(quán)利；即使復(fù)審決定維持了駁回決定，申請人對復(fù)審決定不服時，在三個月內(nèi)可以向人民法院提起行政訴訟的期間仍然可以提交分案申請。復(fù)審程序的視為撤回或者請求人主動撤回復(fù)審請求時復(fù)審程序也同時終止，同時會使得在復(fù)審程序終止后喪失分案申請的時機(jī)。

（6）針對復(fù)審決定不服提的行政訴訟期間，由于人民法院最終的審判結(jié)果尚未確定，而且原有的審查決定同時也有可能被人民法院的生效判決撤銷，人民法院此時的專利仍然處于“未決定”狀態(tài)。因此，在收到復(fù)審決定之日起的訴訟時效內(nèi)無論是否向人民法院起訴，均可以提出分案申請。在后續(xù)的行政訴訟過程中，如果請求人對一審的判決再次不服的，則請求人仍然有上訴的權(quán)利；在上訴期間專利的最終狀態(tài)仍然不能確定，無論當(dāng)事人是否上訴，則當(dāng)事人在一審判決之日起的上訴期間仍然可以對專利進(jìn)行分案；當(dāng)然，如果請求再次選擇上訴，那么在二審行政判決之前請求人仍然具有分案的權(quán)利⑩。

2.以在先的分案申請為母案再次提交“多級分案”的時機(jī)

申請人針對在先的分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核。即如圖1 所示，申請人針對一代分案1#再次提出二代分案1-1#和三代分案1-1-1#；要求二代分案1-1#和三代分案1-1-1#的提出時間均滿足原申請?zhí)岢龇职傅臅r間；二代分案1-2#由于分案申請日晚于原申請未決定截止日則不滿足分案申請的要求。

但是，《專利審查指南》同時還規(guī)定：“因?qū)彶閱T發(fā)出分案通知書或?qū)彶橐庖娡ㄖ獣兄赋龇职干暾埓嬖趩我恍缘娜毕?，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)審核”。即如圖1 所示，一代分案2#如果不具有單一性，則針對一代分案2#進(jìn)行分案的二代分案2-2#的提出時間受到一代分案2#申請狀態(tài)的影響，從而避免出現(xiàn)因特爾超過20 年的專利授權(quán)案的情形，其中分案申請的（申請?zhí)枺?012101610922）分案申請日為：2012 年05 月14 日，其中原申請（申請?zhí)枺?5974300）已經(jīng)早在2002 年已經(jīng)結(jié)案?歐陽石文.知產(chǎn)力：再說英特爾超20 年專利授權(quán)案[EB/OL].(2017-04-10)[2018-06-18].http://www.sohu.com/a/133134288_221481.。

圖1 分案申請的時間節(jié)點

（二）分案申請的應(yīng)用探討

分案申請制度不僅可以克服原申請不符合單一性的規(guī)定，而且也是專利申請策略中的重要手段，合理地利用分案申請制度可以增強(qiáng)申請人的專利保護(hù)力度和市場應(yīng)對能力。

1.及時調(diào)整策略，優(yōu)先獲得保護(hù)

專利申請文件往往包含多個技術(shù)方案，因此經(jīng)常會遇到審查員認(rèn)為部分技術(shù)方案已經(jīng)滿足授權(quán)條件，而對另一部分技術(shù)方案存有疑慮的情景。此時，申請人可以積極調(diào)整方案，根據(jù)審查意見進(jìn)行內(nèi)容修改，并通過放棄審查員認(rèn)為不滿足專利性的技術(shù)方案，使?jié)M足專利性的技術(shù)方案盡快獲得授權(quán)，以優(yōu)先獲得該部分技術(shù)方案的專利保護(hù)權(quán)。但是，這種情形往往會限縮原專利申請的保護(hù)范圍，為了充分保證申請人的利益，申請人可針對放棄的技術(shù)方案提出分案申請，并在后續(xù)的流程中有充足的時間與審查員進(jìn)行辯駁和論證技術(shù)方案專利性。因而，分案申請不僅加速了申請人對部分技術(shù)方案的專利授權(quán)保護(hù)，又能夠為申請人爭取充足時間對其他技術(shù)方案進(jìn)行再創(chuàng)造、再完善。

2.完善申請內(nèi)容，擴(kuò)大保護(hù)范圍

如果專利申請文件在撰寫與申請之前未對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行充分檢索，可能導(dǎo)致專利撰寫人在對技術(shù)要點總結(jié)與提煉時產(chǎn)生偏差，從而使其撰寫的獨立權(quán)利要求中引入非必要的技術(shù)特征。而且，專利申請文件一旦申請即失去了修改時機(jī)或者修改余地，進(jìn)一步造成授權(quán)專利的范圍與申請人期望的保護(hù)范圍不相符的情況。此時，分案申請能夠有效解決以上問題，申請人可以根據(jù)審查員檢索的對比文件重新界定現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)邊界，通過分案申請對專利權(quán)的保護(hù)范圍重新布局，進(jìn)而獲得期望的保護(hù)范圍?馮劍明.如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護(hù)[J].專利代理,2017 (1):67-70.。

此外，原申請與分案申請可能會由兩個不同的審查員進(jìn)行獨案審查，而不同的審查員對于法條的理解和法條尺度的把握存在一定差異，這也會導(dǎo)致分案申請與原申請的審查結(jié)果不盡相同，進(jìn)而可能通過分案擴(kuò)大專利的授權(quán)范圍?張立泉.試析專利分案的不當(dāng)?shù)美捌鋵Σ遊J].2010 年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨首屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文集.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010.，擴(kuò)大其技術(shù)保護(hù)范圍。

3.延長審查時間，限制競爭對手

專利權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)的重要組成部分，是專利首創(chuàng)者所具有的獨享保護(hù)權(quán)益。如果一項專利申請具有極高的市場價值，能夠覆蓋競爭者未 來上市的產(chǎn)品卻又不被競爭對手預(yù)先察覺，在關(guān)鍵時刻給予對手致命一擊。在此情境下，申請人可以選擇將盡可能多的技術(shù)方案與權(quán)利要求寫入申請文件中，增加母案的審查時間。在此過程中，申請人具備足夠時間進(jìn)行調(diào)研，并獲取對手的相關(guān)情報。此時，申請人能夠在母案“未決定”狀態(tài)下形成覆蓋競爭者新產(chǎn)品的分案申請，間接延長該項技術(shù)相關(guān)專利的審批時間，并使得競爭對手難以判斷該項技術(shù)相關(guān)的專利申請的法律狀態(tài)?？紤]到侵權(quán)風(fēng)險，競爭對手不敢輕易實施類似的技術(shù)方案，從而對競爭對手的生產(chǎn)、經(jīng)營以及研發(fā)策略產(chǎn)生有效限制。

4.隱藏核心技術(shù)，增大權(quán)益保護(hù)

時至今日，全球已公開的專利文獻(xiàn)數(shù)量已經(jīng)超過1 億項，主流的專利檢索策略往往是針對主題名稱、摘要和權(quán)利要求書中的關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索?；诜职干暾堉贫鹊奶匦?，申請人可以在較長的一段時間內(nèi)，將需要保護(hù)的技術(shù)方案隱藏在說明書中，避免競爭對手輕易地檢索到相關(guān)的技術(shù)信息，增大競爭對手獲取技術(shù)情報的難度，并可以在恰當(dāng)?shù)臅r間通過分案申請，將隱藏在說明書中的技術(shù)方案重新寫入權(quán)利要求書中，進(jìn)而增大了競爭對手對專利文獻(xiàn)監(jiān)控的成本和負(fù)擔(dān)?，避免競爭對手準(zhǔn)確判斷我方的研發(fā)方向和核心技術(shù)內(nèi)容。

5.完善專利布局，獲取專利許可

專利實施許可指專利的權(quán)利人允許其他的自然人或法律實體，在一定的地域范圍和專利有效期間內(nèi)實施一項或者數(shù)項專利權(quán)利的行為?漆蘇.專利實施許可中的風(fēng)險及其控制研究[J].電子知識產(chǎn)權(quán),2009(9):005.?粟源.知識產(chǎn)權(quán)的哲學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)和法學(xué)分析[J].知識產(chǎn)權(quán),2008,18(5):3-32.。我國的專利制度中尚不存在對一件專利的部分權(quán)利要求的保護(hù)范圍獨立的進(jìn)行許可的方式。此時，申請人通過分案申請完善企業(yè)專利布局，以獲得多項不同保護(hù)范圍的專利權(quán)，例如可以通過分案將發(fā)明的產(chǎn)品和方法進(jìn)行拆分獲得多項專利權(quán)，專利權(quán)人可以分別獨立的對方法或者產(chǎn)品進(jìn)行專利許可，不僅方便專利權(quán)人收取專利的許可使用費，而且增大了專利權(quán)人在商業(yè)談判過程中的主動性。

6.搶占專利申請日，靈活保護(hù)技術(shù)

某一技術(shù)方向具有多個難以進(jìn)行上位概況的平行技術(shù)方案，平行的技術(shù)方案之間不具有單一性。因此專利撰寫過程中需要不斷地完善與再提煉，以盡可能達(dá)到所期望的保護(hù)范圍，這無疑增加了企業(yè)的等待時長與沉沒成本。但由于市場的不穩(wěn)定性與多變性，申請人往往被各種突發(fā)狀態(tài)打斷原有安排。此時，申請人可以先將所有相關(guān)的技術(shù)方案都寫入申請文件中，后期可根據(jù)市場動態(tài)變化，對原有申請在恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)提出分案申請，為可能存在的多個技術(shù)方案搶占申請日，從而選擇性地確定對某些技術(shù)方案尋求專利保護(hù)，提高了專利利用的靈活度。

四、結(jié)語

在原申請?zhí)幱凇拔礇Q定狀態(tài)”時均可以進(jìn)行分案申請。不同階段的分案時機(jī)如下：在專利申請審查期時，原申請在授權(quán)辦理登記截止、駁回生效、視為撤回和主動撤回手續(xù)合格之前可以提出分案申請；在復(fù)審期間的復(fù)審決定生效之前，也可以提出分案申請；針對復(fù)審不服的行政訴訟一審判決生效和行政訴訟二審判決之前，同樣可以提出分案申請。

分案申請在享有原申請的申請日、優(yōu)先權(quán)日的同時，可以對原申請的權(quán)利要求進(jìn)行改寫，但是分案申請不得改變專利的申請類型，不得超出原申請的記載范圍；在提交分案申請的申請文件時，應(yīng)該在請求書中填寫原申請的申請?zhí)柡蜕暾埲?，并要提交原申請的申請文件副本以及原申請中與該分案申請有關(guān)的其他文件副本。

分案申請可以克服原申請不符合單一性的規(guī)定，除此之外，分案申請制度還具有加速部分技術(shù)方案的專利授權(quán)、完善專利的保護(hù)范圍、延長審查時間、隱藏核心技術(shù)方案、便于專利許可和靈活的保護(hù)創(chuàng)新技術(shù)等作用，合理利用分案申請制度可以增強(qiáng)申請人的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度和應(yīng)對策略。