于 洋

（青海民族大學(xué)，青海 西寧810007）

商標(biāo)淡化理論下的侵權(quán)制度有別于基于商標(biāo)混淆理論建立的傳統(tǒng)商標(biāo)侵權(quán)制度，主要體現(xiàn)在保護(hù)重心的轉(zhuǎn)移和構(gòu)成要件的差異，在適用范圍上由競爭性領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到非競爭性領(lǐng)域（相同或相類似的產(chǎn)品或服務(wù)轉(zhuǎn)移到不相同或者不相類似的產(chǎn)品或服務(wù)），保護(hù)意圖上由保護(hù)消費者轉(zhuǎn)移到保護(hù)商標(biāo)權(quán)人等方面。我國商標(biāo)法及相關(guān)的司法解釋并沒有商標(biāo)淡化理論的明文規(guī)定，但是在實務(wù)中確實出現(xiàn)了很多有關(guān)淡化理論下的侵權(quán)問題，所以本文著重在訪談了法院、商評委、知名企業(yè)法務(wù)及律所工作人員的基礎(chǔ)上，將目前關(guān)于該理論的分歧問題加以整理匯總，找出問題的關(guān)鍵即淡化行為的定性及商標(biāo)淡化理論下的侵權(quán)制度的構(gòu)成要件并加以分析。

一、商標(biāo)淡化理論現(xiàn)狀

商標(biāo)淡化理論是由美國學(xué)者弗蘭克·斯科在十九世紀(jì)二十年代最先提出的。商標(biāo)淡化理論側(cè)重的是在商標(biāo)專用權(quán)范圍之外對商標(biāo)的損害，進(jìn)一步損害商標(biāo)所有者的正當(dāng)利益。目前的商標(biāo)侵權(quán)理論不能夠全面地保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益。[1]而且隨著市場經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)，商標(biāo)由誕生之初僅被用以標(biāo)示商品來源逐漸成為商品品質(zhì)的象征，不同商標(biāo)標(biāo)示的商品預(yù)示其具有不同的產(chǎn)品質(zhì)量，代表不同的文化理念，更有甚者還會將購買者區(qū)分為不同的等級，而這種不同源自商標(biāo)權(quán)利人對商業(yè)活動的認(rèn)真態(tài)度并持續(xù)不斷的廣告投入。由此，商標(biāo)除了具有本質(zhì)功能的同時也具有了輔助廣告宣傳和銷售的功能，這些新功能是市場經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下自由競爭出現(xiàn)的結(jié)果也是商標(biāo)淡化侵權(quán)理論存在的基礎(chǔ)。所以，市場經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)，使淡化理論得以迅速生根發(fā)芽，給商標(biāo)所有人也帶來了新的挑戰(zhàn)。

二、商標(biāo)淡化行為的性質(zhì)認(rèn)定

在理論界關(guān)于商標(biāo)淡化的性質(zhì)認(rèn)定有不同的理解，有的學(xué)者認(rèn)為是不當(dāng)?shù)美?、不正?dāng)競爭，還有的主張是商標(biāo)侵權(quán)。筆者更加傾向于其屬于商標(biāo)侵權(quán)，通過侵權(quán)法和商標(biāo)法對商標(biāo)權(quán)利人加以救濟(jì)。商標(biāo)淡化侵權(quán)行為與傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)行為不同，主要體現(xiàn)在適用對象、損害行為、損害結(jié)果證明標(biāo)準(zhǔn)的不同上。另外更重要的一點是，傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有明確的法條可以依據(jù)，而淡化下的侵權(quán)目前只能根據(jù)一些模糊不清的法律、法律精神以及學(xué)術(shù)界的主流觀點進(jìn)行衡量救濟(jì)。對于商標(biāo)權(quán)利人來說，如果競爭者將訴爭商標(biāo)用于商標(biāo)專用權(quán)范圍之外的商品或服務(wù)上，商標(biāo)權(quán)利人難以通過傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)加以維權(quán)。所以為了解決實務(wù)界出現(xiàn)的針對商標(biāo)專用權(quán)范圍之外的案件以及更加全面地保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利，將淡化行為定性為一種商標(biāo)領(lǐng)域的侵權(quán)行為有其合理之處。

三、商標(biāo)淡化侵權(quán)存在的問題

傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)指的是侵犯商標(biāo)法第51條52條。商標(biāo)淡化侵權(quán)在商標(biāo)法中并沒有明確的規(guī)定，但學(xué)術(shù)界將我國2014年實施的《商標(biāo)法》第13條第3款及2009年的《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下文簡稱《司法解釋》）第9條看成是我國商標(biāo)淡化理論在立法上的首次亮相。[2]盡管立法并沒有明確將“淡化”出現(xiàn)在立法的條文中，但是實務(wù)中確實出現(xiàn)了許多侵犯商標(biāo)顯著性的案件，而且由于法條沒有關(guān)于淡化侵權(quán)的構(gòu)成要件的明確規(guī)定，使得法院、商評委的做法不一，爭議較大。那么商標(biāo)淡化理論下的侵權(quán)案件構(gòu)成要件究竟是什么，只有明確權(quán)利的邊界才能有效避免對權(quán)利的傷害。

（一）侵權(quán)對象是否必須是馳名商標(biāo)

隨著時間的積累和商標(biāo)權(quán)人金錢廣告精力的投入，使得一般的商標(biāo)逐漸演變?yōu)榇硪欢ㄉ套u(yù)的馳名商標(biāo)。然而普通商標(biāo)并不具有顯著性被削弱或商譽(yù)被損壞的風(fēng)險，所以商標(biāo)是否具有一定的知名度成為判定是否為侵權(quán)對象的前提。歐盟的標(biāo)準(zhǔn)是享有一定知名度的注冊商標(biāo)，即首先這個商標(biāo)得是注冊商標(biāo)，其次該商標(biāo)享有一定的知名度。該知名度包含兩層意思，一是滿足馳名商標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，另外的意思是該知名度只是具有該知名度的判定標(biāo)準(zhǔn)即可，無需滿足馳名商標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)。美國的標(biāo)準(zhǔn)是注冊或者未經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)，即首先必須是馳名商標(biāo)，只要滿足是馳名商標(biāo)，不管是注冊商標(biāo)還是未經(jīng)注冊的商標(biāo)。[3]目前我國關(guān)于該商標(biāo)是否具有一定知名度的判斷標(biāo)準(zhǔn)是認(rèn)定該商標(biāo)是否是經(jīng)過注冊的馳名商標(biāo)，實務(wù)界的做法也是如此，只有首先是馳名商標(biāo)接下來才會討論它是否受到侵害，但是這樣的做法使得一些享有一定程度知名度但是尚沒有達(dá)到馳名商標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利受到侵害卻得不到救濟(jì)，另外也不利于我們國家自主品牌強(qiáng)國的發(fā)展。

（二）侵權(quán)行為是否要求商標(biāo)近似

要構(gòu)成侵權(quán)首先要有侵權(quán)行為，對于淡化侵權(quán)同樣也是一樣，即競爭者將訴爭商標(biāo)用于商標(biāo)專用權(quán)范圍之外，那么問題的關(guān)鍵是，訴爭商標(biāo)是否要求與商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)構(gòu)成近似。有的學(xué)者主張淡化侵權(quán)不要求商標(biāo)間構(gòu)成近似，這樣有利于對馳名商標(biāo)的保護(hù)力度，但是這樣強(qiáng)度的保護(hù)不利于現(xiàn)在的市場經(jīng)濟(jì)模式。市場經(jīng)濟(jì)的主旨是用市場調(diào)控競爭，其他力量不得多加干預(yù)。市場主體可以按照內(nèi)心的喜好選擇自己喜歡的商標(biāo)，只有當(dāng)這種選擇侵犯到他人的權(quán)利時才受到限制。另外馳名商標(biāo)具有普通商標(biāo)沒有達(dá)到的顯著性和商譽(yù)，如果侵權(quán)商標(biāo)與馳名商標(biāo)既不相同也不類似，那就說明該商標(biāo)的功能并沒有受到破壞，也沒有侵犯到商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利。[4]所以筆者認(rèn)為商標(biāo)淡化侵權(quán)的行為要以競爭商標(biāo)近似為侵權(quán)行為的前提。[5]

（三）侵權(quán)結(jié)果是“實際淡化”還是“淡化可能性”

作為商標(biāo)法領(lǐng)域?qū)嵺`豐富的美國便經(jīng)歷了從“實際淡化”到“淡化的可能性”的轉(zhuǎn)變。[6]在美國的法律規(guī)定中并沒有明確證明標(biāo)準(zhǔn)是實際淡化還是淡化的可能，只是寫了淡化，所以在司法實踐中，各州法院的做法不一樣，后來美國聯(lián)邦法院為統(tǒng)一司法適用標(biāo)準(zhǔn)，在TDRA中，寫明“淡化可能性”。我國關(guān)于此問題，理論界爭論不休，部分學(xué)者認(rèn)為要以實際的淡化為侵權(quán)結(jié)果。他們主張，既然涉及訴訟，就要體現(xiàn)出程序正義的精神，而淡化侵權(quán)案件中的原告如果要主張侵權(quán)成立，則需要舉證證明淡化侵權(quán)的結(jié)果，如果原告能拿出證據(jù)，這就是實際的淡化，何談淡化的可能。另一部分則持相反的態(tài)度，他們認(rèn)為只要存在淡化的可能性結(jié)果即可。他們的立足點是從商標(biāo)的特性出發(fā)。從商標(biāo)的顯著性角度看，普通商標(biāo)逐漸獲得馳名商標(biāo)的顯著性并不是一蹴而就的，而是通過商標(biāo)所有者不斷完善自己的服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、戰(zhàn)略措施，輔助持續(xù)的廣告不斷積累起來的，這是一個十分漫長的過程。同樣，淡化侵權(quán)也是一樣，該種行為像是慢性毒藥一樣發(fā)揮作用，最后形成從量變到質(zhì)變的變化，致使商標(biāo)權(quán)人幾十年的心血付之東流，等到救濟(jì)的時候只能要求賠償，而馳名商標(biāo)的品牌價值卻喪失殆盡。所以，考慮到個案的特殊性，筆者認(rèn)為，作為侵權(quán)的結(jié)果還是采用淡化可能性更加符合目前的發(fā)展形勢和法律原理。

（四）淡化侵權(quán)是否要以混淆為前提

我國2014年實施的《商標(biāo)法》第13條第3款，及2009年的《司法解釋》第9條被學(xué)術(shù)界定義為我國商標(biāo)淡化理論的首次出世，但是其實只是明確了馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)。它規(guī)定對于馳名商標(biāo)在“不相同或者不類似”商品上的保護(hù)需以“誤導(dǎo)公眾”為前提。這樣的法律規(guī)定使得理論界爭論不休，實務(wù)界也做法不一。其實將混淆作為淡化的前提究其原因是對傳統(tǒng)混淆理論的過度依賴。淡化理論適用的對象是不相同不類似的產(chǎn)品，這與混淆理論的適用對象相同或類似的產(chǎn)品有明顯的區(qū)別，沒有必要在面向新的理論實踐時畏首畏尾。另外美國雖然經(jīng)歷了幾次立法修改，但是一直認(rèn)為“淡化”是獨立于“混淆”的起訴原因。所以淡化侵權(quán)并不需要以消費者造成混淆為前提。淡化侵權(quán)與混淆侵權(quán)侵犯的是商標(biāo)領(lǐng)域中不同的維度，我國也應(yīng)該在立法上明確該點，不然在實際的應(yīng)用過程中會造成商評委與法院之間的沖突加深。

四、我國商標(biāo)淡化理論下侵權(quán)問題完善建議

（一）立法方面

我國立法經(jīng)過幾次的修改仍然沒有出現(xiàn)“淡化”的字眼，《商標(biāo)法》第13條也只是擴(kuò)大了馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，但是依然沒有說清楚在滿足哪些構(gòu)成要件時構(gòu)成侵權(quán)。由于規(guī)定不明確，常常會引發(fā)法院和商評委之間的沖突，許多商標(biāo)異議的案件在商標(biāo)復(fù)審委員會被駁回，然而又在法院得到了支持，從而造成了商標(biāo)行政和司法的內(nèi)部沖突。[7]歸根到底這些問題都是商標(biāo)淡化理論定位不夠準(zhǔn)確、立法語言模糊、構(gòu)成要件不夠明確造成的。未來可以通過制定司法解釋或者商標(biāo)法修正案的形式對商標(biāo)淡化問題進(jìn)行精準(zhǔn)定位，將淡化侵權(quán)與混淆侵權(quán)在立法上做好嚴(yán)格區(qū)分，讓淡化侵權(quán)作為獨立的侵權(quán)制度，而不是以造成混淆為淡化侵權(quán)的前提，從而為商標(biāo)權(quán)人尋的明確得法律救濟(jì)依據(jù)。

（二）擴(kuò)大淡化侵權(quán)的適用對象

目前就我國的商標(biāo)法體系而言，主要適用淡化侵權(quán)救濟(jì)的是經(jīng)過注冊的馳名商標(biāo)。經(jīng)過注冊的商標(biāo)這點沒有異議，這樣做可以加強(qiáng)商標(biāo)權(quán)人的維權(quán)意識，對于是否是馳名商標(biāo)，可以試著采取歐盟的標(biāo)準(zhǔn)，即采用具有一定知名度的商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，這樣有利于對一些知名商標(biāo)但沒有達(dá)到馳名商標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的商標(biāo)的生存，進(jìn)一步有利于我國自主品牌的壯大，早日實現(xiàn)由商標(biāo)強(qiáng)國變?yōu)槠放茝?qiáng)國的目標(biāo)。

（三）侵權(quán)結(jié)果認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的完善

可以采用“淡化可能性”為主，“實際淡化”為輔的標(biāo)準(zhǔn)。這樣既滿足了部分學(xué)者主張的關(guān)于證據(jù)問題的程序正義，也符合目前其他國家關(guān)于淡化侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。任何一種理論的轉(zhuǎn)變不是理論上說采用哪種更合適便采用哪種。理論指導(dǎo)實踐，同樣理論也是來源于實踐，所以我們國家的標(biāo)準(zhǔn)要立足中國的實際。既然實務(wù)界已經(jīng)出現(xiàn)了向“淡化可能性”過渡的趨勢，為防止錯案的出現(xiàn)可以兼顧兩種標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)案件性質(zhì)，選擇合適的標(biāo)準(zhǔn)予以適用。

五、結(jié)語

盡管目前我國還沒有關(guān)于商標(biāo)淡化侵權(quán)的相關(guān)立法，但并不影響我們基于現(xiàn)存立法、法學(xué)原理及其他國家關(guān)于此類問題的立法經(jīng)驗對我國出現(xiàn)的商標(biāo)淡化侵權(quán)問題加以分析。本文著重分析了淡化行為的定性及淡化侵權(quán)目前存在的爭議問題，并給予完善意見，相信未來我們國家會出現(xiàn)完整的立足我國實際的商標(biāo)淡化侵權(quán)理論。